[1] 상표법 제7조 제1항 제9 , 10호 및 제6호 에 해당하기 위한 요건

[2] 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정한 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 의미

[3] 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제2조 제3항 에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 서비스표'의 의미 및 국내에서 주지·저명하지 아니한 비교대상서비스표를 모방한 동일한 서비스표를 같은 지정서비스업에 출원한 것 자체만으로 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하는지 여부(소극)

[4] 외국의 서비스표권자와 특별한 경제적 견련관계 있는 자가 그 서비스표를 모방한 상표를 자신의 서비스표로서 국내에 출원하는 것이 상표법 제7조 제1항 제4호 에서 정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 서비스표'라고 볼 수 있는지 여부(소극)

[5] 비교대상서비스표 " "는 국내에서 주지·저명하다고 할 수 없으므로, 이를 모방한 동일한 서비스표를 같은 지정서비스업에 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하지 않는다고 한 사례.

[1] 상표법 제7조 제1항 제9 , 10호 에 해당하기 위해서는 서비스표 등록 출원시를 기준으로 대비되는 기존의 서비스표가 국내에서 타인의 서비스업을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되는 정도의 주지성 또는 그 이상의 저명성이 인정되어야 하며, 또한 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제6호 에 해당하기 위해서는 위 제9호 소정의 주지성, 현저성보다도 훨씬 비교대상상호의 주지도가 높아야 할 뿐만 아니라 오랜 전통 내지 명성을 지닌 경우에 해당하여야 한다.

[2] 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위해서는 기존의 서비스표가 반드시 주지, 저명해야 하는 것은 아니지만 등록서비스표의 등록결정시를 기준으로 적어도 국내의 일반거래에 있어 수요자나 거래자에게 그 서비스업이나 서비스표라고 하면 특정인의 서비스업이나 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이다.

[3] 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제2조 제3항 에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 서비스표'라 함은 서비스표의 구성 자체 또는 그 서비스표가 그 지정서비스업에 사용되는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말하는 것이므로, 비교대상서비스표가 국내에서 주지·저명하지 아니하다면 비록 비교대상서비스표가 창작성 있는 것이라 하여도 이를 모방한 동일한 서비스표를 같은 지정서비스업에 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하지 아니하고, 여기서 비교대상서비스표가 주지·저명하다는 것은 국내에서 주지·저명한 것을 말한다.

[4] 외국의 서비스표권자와 특별한 경제적 견련관계 있는 자가 그 서비스표를 모방한 상표를 자신의 서비스표로서 국내에 출원하는 것이 국제적 신의에 반하는 것으로 지양되어야 할 행위임에는 분명하나, 이를 모두 상표법 제7조 제1항 제4호 에서 정한 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 서비스표라고 보는 것은 상표법이 가지는 표지법으로서의 성격, 그리고 그 보호의 범위에 관한 속지주의적 원칙에 반하는 것으로서 허용될 수 없는 것이라 할 것이다.

[5] 비교대상서비스표 " "는 국내에서 주지·저명하다고 할 수 없으므로, 이를 모방한 동일한 서비스표를 같은 지정서비스업에 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하지 않는다고 한 사례.

[1] 상표법 제7조 제1항 제6호 , 제9호 , 제10호 [2] 상표법 제7조 제1항 제11호 [3] 상표법 제7조 제1항 제4호 [4] 상표법 제7조 제1항 제4호

[3] 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후546 판결(공1999하, 2507)

후터스 잉크 (소송대리인 법무법인 해마루 종합법률사무소 담당변호사 김미경)

오진상사 주식회사 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박미정 외 1인)

2004. 12. 17.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2004. 8. 30. 2003당2826호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 심결의 경위

가. 원고는 아래 나.항 기재의 서비스표(이하 '이 사건 등록서비스표'라고 한다)의 권리자인 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표가 주지·저명한 아래 다.항 기재 원고의 서비스표(이하 '원고 서비스표'라고 한다)를 모방하여 출원한 서비스표로서 건전한 상거래질서 및 국제적인 신의를 해쳐 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란케 하는 표장이므로 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하고, 또한 이 사건 등록서비스표의 'HOOTERS'는 세계적으로 널리 알려진 원고의 법인 명칭이므로 같은 항 제6호 에 해당하며, 또한 이 사건 등록서비스표는 우리 나라의 일반수요자 사이에 널리 알려진 원고 서비스표와 함께 사용되는 경우 일반수요자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 크므로 같은 항 제9호 내지 제11호 에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유를 내세워 서비스표등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2002. 2. 27. 이전에 원고 서비스표가 국내에서 사용되었거나 광고, 선전되었음을 인정할 아무런 자료가 없어 이 사건 등록서비스표 출원시나 등록결정시에 국내에서 주지·저명하였다거나 국내의 일반수요자들 사이에서 특정인의 서비스표라고 인식되었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제6호 , 제9호 내지 제11호 에 해당한다고 볼 수 없다는 이유로, 2004. 8. 30. 원고의 심판청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록서비스표

(1) 구성 :

(2) 출원일/등록일 : 1996. 6. 7./2002. 3. 27.

(3) 등록번호 : 제74644호

(4) 지정상품 : 구 서비스업류구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제112류의 "카페테리아업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업, 스넥바아업, 간이식당업, 서양음식점경영업, 식당체인업"

다. 원고 서비스표

(1) 구성 : HOOTERS,

(2) 사용서비스 : 레스토랑업

[증 거 : 다툼 없음]

2. 심결의 당부에 관한 판단

가. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제6호 또는 제9호 내지 제11호 에 해당하는지

이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제9 , 10호 에 해당하기 위해서는 그 출원시를 기준으로 대비되는 원고 서비스표가 국내에서 타인의 서비스업을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되는 정도의 주지성 또는 그 이상의 저명성이 인정되어야 하며, 또한 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제6호 에 해당하기 위해서는 위 제9호 소정의 주지성, 현저성보다도 훨씬 당해 상호의 주지도가 높아야 할 뿐만 아니라 오랜 전통 내지 명성을 지닌 경우에 해당하여야 하며, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위해서는 원고 서비스표가 반드시 주지, 저명해야 하는 것은 아니지만 이 사건 등록서비스표의 등록결정시를 기준으로 적어도 국내의 일반거래에 있어 수요자나 거래자에게 그 서비스업이나 서비스표라고 하면 특정인의 서비스업이나 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이다.

그러므로 과연 원고 서비스표가 위에서 말하는 주지, 저명한 서비스표이거나 특정인의 서비스표로서 널리 알려져 있었는지에 관하여 보건대, 갑 제2호증, 갑 제3호증의 1 내지 5, 7, 9, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1 내지 175, 갑 제6호증의 1 내지 6, 갑 제7호증의 1 내지 6의 각 기재에 변론전체의 취지를 종합하면, 원고는 1983. 4. 1. 미국에서 설립된 회사로서 플로리다 주를 기점으로 영업망을 확대해 온 레스토랑업 전문업체인데, 그 영업방식에 있어 기존의 레스토랑업이나 요식업의 서비스 형태와 다르게 이 사건 원고 서비스표가 표시된 티셔츠 등 유니폼을 착용한 젊고 성적으로 어필하는 여성(HOOTERS GIRL)을 영업장 내에 등장시켜 서빙, 댄스 등의 서비스를 제공하는 독특한 방식을 채택함으로써 주로 미국에서의 남성 고객들 사이에 원고 서비스표 및 그 사용서비스업이 알려지게 된 사실, 원고 서비스표는 1985. 2. 12. 미국에서 등록되었으며, 원고는 현재 미국 43개주를 비롯하여 미국 외 14개국에서 356개의 프랜차이즈를 설립하여 운영하고 있고, 25,000명 정도의 직원을 두고 각종 스포츠 대회를 후원하는 한편 기부금 재단을 설립하여 각 지역에 있는 자선단체를 원조하는 등의 활동을 하고 있는 사실, 원고는 제공하는 서비스를 광고하기 위하여 스포츠 카레이스, 골프 등 스포츠에 스폰서 역할을 하고 있고, "USAR PROCUP RACING", "IHRA DRAG RACING"의 카레이스 경기 및 "NGA HOOTERS GOLF TOUR"라는 골프 선수권 대회를 개최하고 있으며, "후터스 매거진(HOOTERS Magazine)"이라는 잡지를 발간하여 매장 등에 비치하여 각지에 있는 영업소 및 이에 근무하는 종업원들에 관하여 홍보를 해 오고 있고, 원고 서비스표에 관한 기사가 "뉴욕타임즈(New York Times)", "타임(Time)", "헤럴드(Herald)", "플레이보이(Playboy)", "뉴스위크(Newsweek)", "월스트리트저널(Wall Street Journal)", "데일리뉴스(Daily news)", "포브스(Forbes)", "포천(Fortune)" 등의 미국 간행물에 1990년대 초반부터 최근까지 보도되어 오고 있는 사실, 원고는 "www.hooters.com"이라는 웹사이트를 운영하고 있고 위 웹사이트에는 원고에 관한 최근기사와 함께 원고 회사의 약력, 제공되는 서비스의 특징, 내용 등이 게시되어 있는 사실, 한편 국내에서는 1995. 11. 16.자 및 18.자 연합뉴스에 "미서 남성호스티스 논쟁가열", "미 레스토랑체인점, 연방정부와 성차별 대결"이라는 제하로 남성호스티스 채용과 관련하여 원고와 미연방정부기구와의 갈등이 있다는 내용의 기사가, 1997. 7. 3.자 한국경제신문에 "섹스어필 레스토랑체인점"이라는 제하의 기사가, 1998. 11. 18.자 한국일보에 "해외비지니스…후터스 레스토랑"이라는 제하의 기사가, 1999. 11. 21.자 조선일보에 "해외뉴프랜차이즈 섹스어필레스토랑"이라는 제하의 기사가, 2000. 4. 21.자 인터넷판 네이트 뉴스에 "레스토랑 '후터스 어브 아메리카'"라는 제하에 후터스 레스토랑은 해외여행시 가 볼 만한 특이하고 흥미로운 곳이라는 내용의 기사가, 2001. 7. 23.자 연합뉴스에 "미 법조계 광고지 팩스 집단소송 논란"이라는 제하에 "불법 광고지 팩스 전송으로 1천 200만 달러 배상 판결을 받은 원고가 법원에 파산신청을 하고 항소를 제기하였다."는 내용의 기사가 각 게재된 사실, 피고를 비롯하여 제임스코리아 주식회사, T&G; 주식회사, 한라자원 주식회사 등 국내업자들이 원고 회사와 접촉하여 프랜차이즈 개설을 허가받고자 시도한 바 있는 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 원고 서비스표가 미국 내에서 그 사용서비스업의 독특한 영업방식, 광고, 선전 등으로 일반수요자들 특히 남성 고객들 사이에 어느 정도 알려져 있는 사정은 엿볼 수 있으나, 국내에서는 이 사건 등록서비스표 출원일(1996. 6. 7.) 전에 2차례, 등록결정일(2002. 2. 27.)까지 7차례 간헐적으로 보도되었을 뿐이고 그 기사 내용도 해외의 화제거리를 흥미위주로 보도한 정도에 불과하여 원고 서비스표가 그 사용서비스업에 관하여 국내에서 사용되고 있거나 광고, 선전되었음을 인정할 아무런 자료가 없는 이 사건에서 일반수요자들이 위와 같은 보도기사만으로는 원고 서비스표나 그 사용서비스업을 특정인의 식별표지로 인식하였을 가능성은 매우 희박하다고 보아야 할 것이고, 그 외 원고의 인터넷 웹사이트 운영사실이나 피고나 국내 다른 업체들과 원고와 사이에 있었던 프랜차이즈 계약 협상 사실은 원고 서비스표의 사용실적이나 국내 일반수요자들의 인지도와는 직접적인 관련이 있다고 보기 어렵다 할 것이므로, 원고 서비스표나 그 사용서비스업이 국내 수요자들 사이에 주지, 저명하거나 특정인의 서비스업 표지로 널리 알려져 있었다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

그렇다면 원고 서비스표 또는 "HOOTERS"란 원고의 상호가 이 사건 등록서비스표의 출원시 또는 등록결정시 국내에서 주지, 저명하거나 특정인의 서비스 표지로서 널리 알려져 있었음을 전제로 하여 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제6호 , 제9호 내지 제11호 에 해당한다는 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

나. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하는지

(1) 원고의 주장

피고 회사의 대표이사인 승만호가 한편으로는 원고 서비스표에 대한 프랜차이즈 계약을 체결하기 위하여 원고와 협상을 하면서, 다른 한편으로는 이 사건 등록서비스표를 출원하여 원고 서비스표 등록을 사전에 차단하고, 원고 서비스표의 가치를 이용하여 사업을 영위하는 등 부정한 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원하였을 뿐 아니라, 프랜차이즈 계약에 관한 국제간의 신뢰관계를 파괴한 행위를 하였으므로, 피고의 이 사건 등록서비스표 출원행위는 명백히 '공공의 질서 또는 선량한 풍속'에 위반되는 것임에도 불구하고, 원고 서비스표가 국내에서 주지·저명하지 아니하다는 이유만을 내세워 피고에게 이 사건 등록서비스표에 대한 독점권을 부여하는 것은 공정한 경쟁질서에 반하는 것으로 사회적 타당성을 결여한 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 원고 서비스표가 국내에서 주지·저명한지를 불문하고 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하여 무효가 되어야 한다.

(2) 판 단

상표법 제7조 제1항 제4호 , 제2조 제3항 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 서비스표'라 함은 서비스표의 구성 자체 또는 그 서비스표가 그 지정서비스업에 사용되는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말하는 것이므로, 비교대상서비스표가 국내에서 주지·저명하지 아니하다면 비록 비교대상서비스표가 창작성 있는 것이라 하여도 이를 모방한 동일한 서비스표를 같은 지정서비스업에 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하지 아니하고( 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후546 판결 참조), 여기서 비교대상서비스표가 주지·저명하다는 것은 국내에서 주지·저명한 것을 말한다 할 것이며( 대법원 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결 참조), 한편 외국의 서비스표권자와 특별한 경제적 견련관계 있는 자가 그 서비스표를 모방한 상표를 자신의 서비스표로서 국내에 출원하는 것이 국제적 신의에 반하는 것으로 지양되어야 할 행위임에는 분명하나, 이를 저작권법이나 일반 민사법 등 별도의 법리에 의하여 규제하고 그로 인한 피해구제를 도모하거나 상표법 제73조 제1항 제7호 , 제23조 제1항 제3호 소정의 등록취소심판제도에 의하여 해결하는 것은 별론으로 하고, 이를 모두 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 서비스표라고 보는 것은 상표법이 가지는 표지법으로서의 성격, 그리고 그 보호의 범위에 관한 속지주의적 원칙에 반하는 것으로서 허용될 수 없는 것이라 할 것이다.

이 사건에 대하여 보건대, 이 사건 등록서비스표의 구성 자체나 그 의미가 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다고 볼 수 없음은 분명하고, 비교대상서비스표인 원고 서비스표가 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록 당시 국내에서 주지·저명한 서비스표가 아닌 이상 비록 피고가 원고 서비스표를 모방한 이 사건 등록서비스표를 같은 지정서비스업에 출원한 것 자체만으로는 사회 공공의 질서나 선량한 풍속에 반한다고 볼 수 없으며, 또한 설령 원고가 주장하는 바와 같이 피고 회사의 대표이사인 승만호가 원고를 방문하여 수 차례에 걸쳐 원고와 프랜차이즈에 관한 협상을 진행하였다 하더라도 이러한 사실만으로는 피고의 이 사건 등록서비스표의 출원행위가 일반 민법상의 신의성실의 원칙 등에 위반되는지 여부는 별론으로 하고 상표법 제7조 제1항 제4호 에서 말하는 '공공의 질서 또는 선량한 풍속'에 반한다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당한다는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소 결

그렇다면 이 사건 등록서비스표에는 원고가 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제6호 , 제9호 내지 제11호 소정의 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없는바, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.