‘모기퇴치기, 모기유인퇴치기’ 등을 사용상품으로 하고 “블랙홀”, “BLACK HOLE”로 구성된 선사용상표들의 사용자인 갑 주식회사가 지정상품에 ‘전기모기채취기, 초음파살충기’ 등을 포함하고 있는 등록상표 “ ”의 상표권자 을을 상대로 등록무효심판을 청구하였는데 특허심판원이 인용하는 심결을 한 사안에서, 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 등록무효로 되어야 한다고 한 사례

‘모기퇴치기, 모기유인퇴치기’ 등을 사용상품으로 하고 “블랙홀”, “BLACK HOLE”로 구성된 선사용상표들의 사용자인 갑 주식회사가 지정상품에 ‘전기모기채취기, 초음파살충기’ 등을 포함하고 있는 등록상표 “ ”의 상표권자 을을 상대로 등록무효심판을 청구하였는데 특허심판원이 인용하는 심결을 한 사안이다.

선사용상표들의 사용 기간, 방법, 태양 및 이용범위, 광고 내역 등을 종합하여 거래실정 또는 사회통념에 비추어 보면, 선사용상표들은 등록상표의 출원일 당시 국내 수요자들 사이에서 갑 회사의 모기퇴치기 제품을 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었다고 보이고, 등록상표와 선사용상표들의 외관이 동일하지 않더라도 등록상표가 요부인 “BLACK HALL” 및 “블랙홀” 부분만으로 호칭·관념될 경우 등록상표와 선사용상표들은 호칭 및 관념이 동일·유사하며, 선사용상표들이 사용상품과 관련하여 “모기 등 해충을 빨아들여 빠져나올 수 없도록 하는 장치”라는 이미지를 연상시킴으로써 우수한 효능을 강조하거나 암시하는 표장인 점, 등록상표를 출원하면서 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사한 전기모기채취기 등을 지정상품에 포함한 점, 등록상표가 출원되기 전 이미 모기퇴치기 등 관련 업계에 선사용상표들이 알려져 있는 상황에서 을이 선사용상표들의 존재를 전혀 알지 못하였다고 보기 어려운 점, 을이 제작한 카탈로그에는 초음파해충퇴치기 등의 상품에 선사용상표들과 동일·유사한 표장이 부착된 자료가 게재되어 있는 점 등에 비추어, 을이 선사용상표들을 모방하여 그와 호칭 및 관념에서 어떠한 차이를 발견할 수 없을 정도로 매우 유사한 등록상표를 출원함으로써 선사용상표들에 축적된 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 보이므로, 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 등록무효로 되어야 한다고 한 사례이다.

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 (현행 제34조 제1항 제14호 참조)

원고 (소송대리인 법무법인 서상 담당변호사 박준용)

바이오트랩 주식회사 (소송대리인 특허법인 아주김장리 담당변리사 이혜린)

2018. 6. 28.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2017. 8. 23. 2016당3730호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: (상표등록번호 생략)/ 2013. 7. 3./ 2014. 8. 14.

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제9류의 모래시계, 타이머, 수영용 안면마스크, 수영용 귀마개, 구명보트, 전기모기채취기, 이어폰, 마우스, USB메모리, 방호용 장갑, 방호용 귀마개, 스포츠용 헬멧, 계산기, 초음파살충기, 전기살충기, 전기파리퇴치기, 전기해충박멸기

4) 상표권자: 원고

나. 선사용상표들

1) 선사용상표 1

가) 구성: 블랙홀

나) 사용상품: 모기퇴치기, 모기유인퇴치기 등

다) 선사용자: 피고

2) 선사용상표 2

가) 구성: BLACK HOLE

나) 사용상품: 모기퇴치기, 모기유인퇴치기 등

다) 선사용자: 피고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2016. 11. 25. 특허심판원 2016당3730호 로 원고를 상대로 “이 사건 등록상표는 국내 등지에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 널리 알려진 선사용상표들과 동일·유사하고, 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하는 것으로서, 선사용상표들에 축적된 신용과 양질감 등 무형적 가치에 무임승차하고자 하는 부정한 목적으로 출원된 상표에 해당한다.”라는 등의 사유를 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2017. 8. 23. “이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 동일·유사한 상표로서 부정한 목적으로 출원된 상표에 해당하므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라는 이유로 피고의 위 무효심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장 요지

1) 이 사건 등록상표는 아래와 같은 사유로 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다.

가) 이 사건 등록상표는 전체적으로 그 외관, 관념에서 선사용상표들과 뚜렷하게 차이가 나고, 한글 4음절인 “블랙호울”로 발음되기 때문에 한글 3음절이면서 종결어미가 달라 선사용상표들과 호칭에 있어서도 차이가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 동일·유사한 표장이라고 할 수 없다.

나) 피고의 선사용상표들 사용 기간, 선사용상표들이 사용된 피고 제품의 판매량, 판매금액, 조달청 납품 규모, 광고 기간 및 규모 등에 비추어 볼 때 선사용상표들이 사용된 피고 제품이 시장에서 차지하는 비중이 매우 낮고, 광고된 횟수가 적으며, 광고 방법들 또한 전파력이 극히 낮은 매체나 수단에 한정되어 있으므로, 선사용상표들은 국내의 수요자들 사이에서 원고의 상품을 표시하는 상표로 인식되어 있다고 볼 수 없다.

다) 원고는 이 사건 등록상표의 출원 이전인 2009. 8. 13. 주방용품 등을 지정상품으로 하여 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 상표출원하여 이를 등록받아 사업을 영위하여 왔고, 점차 사업 범위를 확장하면서 이 사건 등록상표의 지정상품에 관한 사업도 준비하여 온 점, 선사용상표들의 창작성이 높지 않은 점, 원고와 피고 사이에 상표를 둘러싼 교섭이나 분쟁이 없었던 점 등에 비추어 보면, 원고가 이 사건 등록상표를 출원한 데에 부정한 목적이 있었다고 할 수 없다.

2) 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장 요지

1) 이 사건 등록상표는 아래와 같은 사유로 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다.

가) 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 그 표장의 외관·칭호·관념에 있어서 동일·유사한 상표에 해당한다.

나) 선사용상표들이 사용된 상품의 매출액 및 판매처 규모, 카탈로그 배포 및 광고 내역, 수상 내역 등을 종합하여 보면, 선사용상표들은 국내는 물론, 미국, 일본, 홍콩 등에서 그 거래계 및 수요자에게 피고의 상표로 널리 인식되어 있다.

다) 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 이미 국내외에 널리 알려져 있었고, 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 표장이 동일하거나 매우 유사하며, 지정상품 내지 사용상품이 동일한 제품이 포함되어 있는 점 등에 비추어 이 사건 등록상표는 선사용상표들에 축적된 피고의 영업상 신용 및 고객 흡인력 등의 무형적 가치에 편승하여 경제적 이익을 취득할 목적으로 출원된 상표에 해당한다.

2) 따라서 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

구 상표법 제7조 제1항 제12호 는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용 기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다( 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

나. 선사용상표들이 알려진 정도

1) 인정 사실

갑 제1, 7, 8호증, 을 제1 내지 23호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

가) 주식회사 한국아이템개발의 대표 소외인은 2001년경 자외선과 이산화탄소를 발산하여 모기를 원통 형상의 기구 내로 유인한 후 흡입팬으로 빨아들여 모기를 죽이는 모기유인퇴치기를 개발하였고, 2001. 7. 20. 위 모기퇴치기에 관한 발명을 특허출원하여 2005. 5. 18. 특허등록을 받았다.

나) 피고는 2002. 5. 7. 모기 및 파리 방충업을 영위할 목적으로 설립된 회사로서, 2006. 2. 8. 주식회사 한국아이템개발로부터 위 특허권을 양수하여 이전등록을 마쳤고, 그 무렵부터 선사용상표들이 표시된 모기퇴치기(이하 ‘피고 제품’이라 한다)를 생산하여 모기퇴치코리아, 대양라이프, 웰리노 등의 업체를 비롯하여 보건복지부 질병관리본부, 보건소 등 국가기관에 판매하여 왔다.

다) 피고는 2007. 8. 31. 대한노인회나주시지회에 피고 제품 503개(4,024만 원 상당), 2008. 3. 28. 대한노인회 화순군지부에 피고 제품 386개(3,088만 원 상당), 2008. 7. 18. 장성군 보건의료원에 피고 제품 388개(약 3,026만원 상당)를 각 판매하였고, 2008년에는 주식회사 팜클을 통해 1년 동안 국내 전국 보건소에 피고 제품을 판매하는 계약을 체결하였으며, 주식회사 이레그린과는 전국보건소를 제외한 국내 모든 지역에 대한 총판으로서 피고 제품 1만 개 이상을 판매하는 계약을 체결하였다. 또한 피고는 2009. 2. 2. 현대동물약품을 통해 2009. 1. 1.부터 2011. 12. 31.까지 경기 지역 국가 기관 및 농협에 피고 제품의 납품과 관련한 “관납판매장려금 약정”을 체결하였고, 2010년에는 주식회사 에스이랜드, 주식회사 가전나라, 신용공조시스템 등과 피고 제품 판매와 관련하여 “블랙홀 판매가격 준수 약정”을 체결하였으며, 2011. 11. 8. 디지엠테크(DGM Tech)와 2012년부터 3년간 피고 제품을 포함하여 모기퇴치기의 연간 판매목표를 25,000~30,000개로 정한 제조 및 생산에 관한 계약을 체결하였고, 2013. 1. 9. 주식회사 웰리노와 연간 12,000개 이상의 피고 제품 판매를 조건으로 인터넷 판매와 관련하여 독점권을 부여하는 “블랙홀 모기퇴치기 공급 및 인터넷판매 계약”을 체결하기도 하였다.

라) 피고는 2010. 6. 16. 피고 제품을 비롯한 블랙홀골드 유해동물퇴치기 7,000개(계약금액 518,000,000원 상당)와 블랙홀에어크린 유해동물퇴치기 1,500개(계약금액 150,000,000원 상당)를 조달청에 납품하는 계약을 체결하여 이를 납품하였고, 2011. 6. 24. 및 2012. 6. 20. 각각 피고 제품을 비롯한 블랙홀 포충기 10,000개(계약금액 720,000,000원 상당)를 조달청에 납품하는 계약을 체결하고 이를 납품하였으며, 납품된 피고 제품은 시·군·구 보건소(보건의료원), 군부대, 노인종합복지관 등에 보급되었다.

마) 피고 제품의 매출액은 2010년도에 약 10억 6천만 원, 2011년도에 약 11억 7천만 원, 2012년도에 약 6억 9,800만 원, 2013년도에는 7월까지 약 2억 2천만 원을 기록하였다.

바) 피고는 2006년경부터 지속적으로 축산신문, 노년시대, 한국경제신문, 방역협회, 농축환경신문 등 모기퇴치기의 주된 수요자들이 구독하는 매체에 각 100만 원 내지 190만 원가량의 광고비를 지불하고 피고 제품을 광고하였는데, 구체적인 내용은 다음과 같다.

① “모기 해충 하루 2만 마리도 잡는다! 설치와 동시 10m 반경 모기 해충 싹쓸이 인기열풍!(2013. 5. 15.자 미상의 신문 A30면)”

② “모기퇴치. 공기정화 일석이조 효과. 국제 품질인증 수출 본격화. 화제의 제품 ‘블랙홀’(2007. 7. 13.자 축산신문)”

③ “해충퇴치·냄새제거 한방에. 국내·국제특허받은 ‘블랙홀골드’ 인기(2008. 8. 25.자 아침신문)”

④ “모기퇴치기 블랙홀골드 경로당서 큰 인기(2008. 6. 6.자 노년시대신문)”

⑤ “모기포집장치 ‘블랙홀’ 사람·가축 괴롭히는 모기 포집망 속으로 ‘쏘옥~’(2009년 6월호 월간축산)”

⑥ “블랙홀의 명성 그대로, 실내용으로 업그레이드 된 블랙홀 에어크린(2008. 7. 25.자 한국경제신문)”

사) 인터넷 포털사이트 네이버와 다음에는 피고 제품과 관련하여 총 531건의 블로그 글이 게시되어 있는데, 대표적인 것으로는 아래와 같다.

① “모기퇴치기 중에서 블랙홀이라는 모기퇴치기는 모기도 잡고 날파리도 잡아준다고 하더라구요. 그래서 블랙홀로 선택했어요.(2011. 6. 17.자)”

② “저는 인터넷 쇼핑에서 ‘블랙홀’이라는 것을 작년에 샀습니다. …블랙홀은 효과 훌륭합니다.(2007. 9. 17.자)”

③ “블랙홀이라는 모기를 유인해서 잡아들이는 기구도 하나 장만하고…(2011. 6. 13.자)”

④ “벌레 제거용 기기 -- 블랙홀 ＆ 버그킬러(2010. 9. 15.자)”

⑤ “모기퇴치기의 강자. 실내에 설치된 것과 같은 회사의 실외용 최강 퇴치기 ‘블랙홀’입니다.(2013. 5. 13.자)”

아) 피고는 2013. 7. 이전에 피고 제품이 우리나라 지상파 MBC 방송 프로그램 ‘모닝 스페셜’을 비롯하여 태국, 일본의 방송에도 소개된 적이 있다는 내용, 피고 제품이 우리나라에서뿐만 아니라 중국 및 PCT 국제특허를 취득하였고 독일국제발명대회 동상을 수상한 제품(IENA2000)이라는 내용 등이 실린 카다로그를 제작하여 배포하였다.

자) 피고의 홈페이지(홈페이지 주소 생략)를 방문하는 접속자 수는 2013. 6.에 매일 평균 약 380명 정도에 달하였고, 피고 제품의 판매대행업체인 모기퇴치코리아의 홈페이지에서 선사용상표들이 검색어로 입력된 빈도는 2009년 2위(1위는 ‘모기퇴치’), 2010년 3위(1위와 2위는 각각 ‘모기퇴치’, ‘모기퇴치기’), 2011년 2위(1위는 ‘모기퇴치기’), 2012년 4위(1~3위는 ‘모기퇴치기’, ‘모기퇴치용품’, ‘해충퇴치기’), 2013. 6.까지는 4위(1~3위는 ‘모기퇴치기’, ‘해충퇴치기’, ‘벌레퇴치기’)를 기록하였다.

차) 인터넷 포털사이트 네이버 검색창에 “BLACK HOLE”을 입력할 경우 블랙홀 모기퇴치기 관련 광고와 함께 G마켓, 11번가 등에 파워링크로 연결되어 있다.

2) 구체적 판단

가) 위 인정 사실로부터 알 수 있는 선사용상표들의 사용 기간, 방법, 태양 및 이용범위, 광고 내역 등을 종합하여 거래실정 또는 사회통념에 비추어 보면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2013. 7. 3. 당시 국내 수요자들 사이에서 피고의 모기퇴치기 제품을 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었다고 봄이 상당하다.

나) 이에 대하여 원고는, 피고의 선사용상표들 사용 기간, 선사용상표들이 사용된 피고 제품의 판매량, 판매금액, 조달청 납품 규모, 광고 기간 및 규모 등에 비추어 볼 때 선사용상표들이 사용된 피고 제품이 시장에서 차지하는 비중이 매우 낮고, 광고된 횟수가 적으며, 광고 방법들 또한 전파력이 극히 낮은 매체나 수단에 한정되어 있으므로, 선사용상표들은 국내의 수요자들 사이에서 원고의 상품을 표시하는 상표로 인식되어 있다고 볼 수 없다고 주장한다.

살피건대, 앞서 인정한 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 피고 제품에 대한 광고가 모기퇴치기의 주된 수요자들이 구독하는 매체를 중심으로 꾸준히 이루어져 온 점, 피고 제품은 다양한 업체를 통하여 지속적으로 판매되어 그 매출액이 2010년도 이후 이 사건 등록상표의 출원일까지 일정 수준을 계속 유지하였고, 조달청과 납품계약을 체결하여 축산농가 등에 상당한 규모로 보급되어 있는 점, 피고 제품이 1년 중 일정 시기에 집중적으로 사용되는 특성을 갖고 있는 점 등을 감안할 때 피고 제품의 매출액이 적다고 볼 수 없고, 언론 매체 등에 보도된 회수, 오프라인 광고 횟수 및 광고비 등이 결코 적은 규모라고 볼 수 없으므로, 원고 주장과 같이 축산 관련 모기퇴치기 시장보다 규모가 큰 일반적인 모기퇴치기 거래 시장을 기준으로 판단하더라도 일반수요자들 사이에서 선사용상표들이 피고의 상품을 표시하는 것으로 알려지지 않았다고 단정하기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

다. 표장의 유사 여부

1) 외관, 호칭 및 관념의 대비

가) 이 사건 등록상표 “ ”은 최상단에는 한글로 된 “세계로 수출되는 대한민국 우수상품”이 작은 글씨로 표기되어 있고, 중앙 부분에는 영문으로 된 “BLACK HALL”이 굵은 글씨로 표기되어 있으며, 그 아래에는 한글로 된 “블랙홀”이 배치되어 있는 상하 3단으로 결합되어 있는 표장이다. 그런데 선사용상표들은 한글로 된 “블랙홀”로만 이루어져 있거나 영문으로 된 “BLACK HOLE”로만 이루어져 있으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 문자의 구성과 모양, 글자수, 글자체, 도안의 유무 등에 차이가 있어 외관이 동일·유사하다고 할 수 없다.

나) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 최상단의 한글 부분, 중앙의 영문 부분 및 최하단의 한글 부분이 상하 3단으로 결합되어 있는 표장으로, 각 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없는바, 그중 최상단의 한글로 된 “세계로 수출되는 대한민국 우수상품” 부분은 상품의 원산지, 품질 등을 보통으로 표시하는 표장에 해당하여 식별력이 없고, 중앙 부분에 굵은 글씨의 영문으로 된 “BLACK HALL” 및 그 한글 음역에 해당하는 “블랙홀”은 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 있고, 그 부분이 표장의 중심에 부각되어 있어 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 볼 수 있으므로, 그 부분이 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

그렇다면 이 사건 등록상표가 요부인 “BLACK HALL” 또는 그 한글 음역에 해당하는 “블랙홀” 부분으로 약칭될 경우 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 모두 한글로 “블랙홀”이라고 호칭 및 관념될 수 있으므로, 양자는 그 호칭 및 관념이 동일·유사하다.

다) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표 중 “BLACK HALL” 부분은 한글로 “블랙홀”로 발음되지만, 선사용상표 2는 “블랙호울”로 발음되므로, 양자는 음절수에서 차이가 있고 끝음절 어미의 발음이 달라 그 호칭이 상이하다고 주장하나, 우리나라 일반 국민의 영어보급수준에 비추어 “BLACK HALL”과 “BLACK HOLE”을 달리 발음하는 경우가 통상적이라고 할 수 없을 뿐만 아니라 “블랙홀”과 “블랙호울”을 각기 한글로 발음하였을 때 양자의 차이를 구분하여 다른 영어 단어임을 인식할 수 있는 사람이 다수라고 보기도 어렵다. 또한 선사용상표 1은 한글로 된 “블랙홀” 부분만으로 이루어져 있으므로 이 사건 등록상표의 요부의 호칭과 아무런 차이가 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 소결

오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것인바( 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조), 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 비록 그 외관이 동일하지 않다고 하더라도 이 사건 등록상표가 요부인 “BLACK HALL” 및 “블랙홀” 부분만으로 호칭·관념될 경우 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 그 호칭 및 관념이 동일·유사하므로, 결국 동일·유사한 표장에 해당한다고 봄이 타당하다.

라. 부정한 목적의 존재 여부

1) 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일인 2013. 7. 3. 당시 국내 수요자들 사이에서 피고의 제품을 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었는데, 이 사건 등록상표가 선사용상표들과 매우 유사하다는 점은 앞서 본 바와 같다.

2) 앞서 든 증거, 갑 제12호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 선사용상표들인 “블랙홀” 및 “BLACK HOLE”은 우리나라 국민들의 보편적인 교육수준에 비추어 대부분이 알고 있는 “강한 중력으로 인해 빛을 포함해 어떤 것도 빠져나올 수 없는 시공간 영역”을 일컫는 말로, 선사용상표들의 사용상품과 관련하여 “모기 등 해충을 빨아들여 빠져나올 수 없도록 하는 장치”라는 이미지를 연상시킴으로써 우수한 효능을 강조하거나 암시하는 표장이고, 그 사용상품은 위와 같은 이미지가 매출에 중요한 영향을 미치는 제품인 점, 그럼에도 선사용상표들이 그 사용상품에 흔히 사용되는 표장이 아니므로 창작성이 낮다고 볼 수 없는 점, 원고는 다양한 생활용품을 개발하여 판매하는 소규모 사업자로, 이 사건 등록상표의 출원 이전인 2009. 8. 13. 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사하지 않은 주방용품, 보온냉수통, 보온병, 가스밥솥, 식기 등을 지정상품으로 하여 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 상표출원하여 등록받았는데, 이 사건 등록상표를 출원하면서 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사하여 일반 소비자들로 하여금 출처의 오인·혼동을 초래할 가능성이 높은 전기모기채취기, 초음파살충기, 전기살충기, 전기파리퇴치기, 전기해충박멸기를 지정상품에 포함한 점, 이 사건 등록상표가 출원되기 전 이미 모기퇴치기 등 관련 업계에 선사용상표들이 알려져 있는 상황에서 원고가 선사용상표들의 존재를 전혀 알지 못하였다고 보기 어려운 점, 원고가 초음파해충퇴치기, 모기포충기, 모기퇴치기(모기채) 등의 상품에 이 사건 등록상표를 사용하였음을 증명하는 증거는 제출되지 않은 반면, 오히려 원고가 제작한 카탈로그에는 위 상품에 선사용상표들과 동일·유사한 “ ”, “ ”, “ ”과 같은 표장이 부착된 자료가 게재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 선사용상표들을 모방하여 그와 호칭 및 관념에서 어떠한 차이를 발견할 수 없을 정도로 매우 유사한 이 사건 등록상표를 출원함으로써 선사용상표들에 축적된 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 봄이 상당하다(그러므로 이와 달리 원고에게 부정한 목적이 없었다는 취지의 원고 주장은 받아들이지 아니한다).

4. 결론

이상과 같은 제반 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.