가. 전국에 걸친 판매조직을 통하여 다년간 판매해 온 상품이나 영업의 저명여부를 판단함에 있어서 그 상품에 사용한 상표의 사용량과 상품거래량 등이 특정되어야 하는지 여부(소극)

나. 일정한 상표를 사용하여 상품을 제조판매하고 있는 자가 의뢰한 선전광고의 구체적인 내용이 확인되지 않는다고 하여 그 상표의 저명여부를 판단함에 있어서 배척할 수 있는지 여부(소극)

다. 저명상표가 사용되는 상품과 다른 종류의 상품을 지정상품으로 한 유사상표의 등록가부(소극)

가. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 법률) 제9조 제1항 제10호 에 규정된 상품이나 영업의 저명 여부에 대한 판단의 기초가 되는 상표 또는 상호의 사용량이나 상품의 거래량 등은 반드시 구체적으로 그 수치를 특정하지 않더라도 수요자간에 그 상표나 상호를 널리 인식케 할 정도의 것이라고 인정할 수 있으면 족하다고 할 것인바, 심판청구인이 전국에 걸친 판매조직과 판매장을 다년간에 걸쳐 유지하면서 인용상표를 사용한 상품을 판매하여 왔다면 그 상표 및 상호를 수요자간에 널리 인식시킬 수 있을 정도의 사용량과 거래량임을 추정하기에 어렵지 않다.

나. “아가방”이라는 상표와 상호를 사용하여 신생아 및 육아용품을 제조판매하고 있는 심판청구인이 선전광고를 의뢰하였다면 그것은 특단의 사정이 없는 한 자기의 상표 또는 상호를 사용하여 그 제품이나 영업을 선전광고하는 내용일 것으로 추정하는 것이 마땅하므로 텔레비젼방송 등을 통한 수십회의 선전광고 중에 구체적으로 어떤 상품과 내용의 선전광고인지를 확인할 자료가 없는 것이 있더라도 수요자간에 널리 알려진 저명상표인지 여부를 인정함에 있어서 가볍게 배척할 것이 아니다.

다. 한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 여러가지의 다른 상품을 생상, 판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조하에서는 저명상표의 유사상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표주 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 그 사용상품이 생성, 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업에 관한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 것인바, 만일 인용상호나 인용상표가 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 것이라면 이와 유사한 이 사건 등록상표가 인용상표의 지정상품인 신생아 및 육아용품과는 다른 지정상품인 책가방에 사용될 경우에도 일반수요자들에게 상품의 출처의 오인 또는 혼동을 불러 일으킬 우려가 있다고 보아야 할 것이므로 등록받을 수 없다고 보아야 할 것이다.

구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제10호

주식회사 아가방 소송대리인 변리사 김연수

이덕재 소송대리인 변호사 오성환

특허청 1989.11.27.자 87항당264 심결

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

심판청구인 소송대리인의 상고이유 제2점을 본다.

1. 원심결 이유에 의하면 원심은 피심판청구인의 이 사건 등록상표(상표등록번호 제124945호)는 “아가방”이라는 한글문자로 구성된 상표로서 책가방을 지정상품으로 하여 1984.5.4. 출원하여 1986.3.26. 등록된 상표이고 한편 인용상표는 심판청구인이 1979.4.2. 보라유통산업주식회사를 설립하여 신생아 및 육아용품을 제조판매하여 오다가 1980.3.4. 주식회사 “아가방”이라는 상호로 변경하면서 상호인 “아가방”이라는 문자가 들어간 상표를 등록하여 그 상품의 사용하여 온 것으로서 이 사건 등록상표와 유사함을 알 수 있으나, 첫째로 인용상표를 사용한 상품이 이 사건 등록상표출원 이전에 얼마나 생산판매된 것인지 객관적인 사용량을 인정할 자료가 없고, 둘째로 심판청구인이 광고선전비로 금 14,519,000원을 지출하였다고 하나 어떠한 태양 및 상품에 대한 광고선전인지 알 수 없으며, 셋째로 인용상표가 이 사건 등록상표출원 전에 다수 등록되었다고 하나 출원전 등록되어 있다는 사실만으로 저명상표라고 할 수 없고, 다만 인용상표가 이 사건 등록상표출원일보다 4년 2개월 앞서 상호등기되었고 1982년, 1983년에 3개의 직매장을 개업한 외에 1980년에 3개, 1981년에 12개, 1982년에 11개, 1983년에 21개, 1984년에 14개, 총 61개의 대리점을 개설하였음이 인정되나 그 직매장 및 대리점에서 어떠한 상품을 어느 정도의 규모로 판매하였는지를 알 수 없으며, 또 이사건 등록상표출원 전에 인용상호 및 인용상표를 동아일보, 조선일보 등 일간지 14회, 월간지“여원”에 1회 등 선전광고하였으나 이런 사정만으로는 이 사건 인용상호 및 상표가 객관적으로 수요자간에 현저하게 인식되어 있다고 단정하기 어렵고 달리 이를 인정할 수 있는 증거가 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제9조 제1항 제10호 에 규정에 해당하지 않는다고 판단하였다.

2. 그러나 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 법률) 제9조 제1항 제10호 에 규정된 상품이나 영업의 저명여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태등 제반사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 수요자간에 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 할 것인바, 그 판단의 기초가 되는 상표 또는 상호의 사용량이나 상품의 거래량 등은 반드시 구체적으로 그 수치를 특정하지 않더라도 수요자간에 그 상표나 상호를 널리 인식케 할 정도의 것이라고 인정할 수 있으면 족하다고 할 것이다.

원심결이 배척하지 아니한 갑제5호증, 같은 9, 10호증, 같은 16 내지 29호증, 같은 80호증, 같은 82호증, 같은 84호증의 각 기재에 의하면 심판청구인이 설립한 주식회사 아가방은 서울과 지방에 1980년에 3개, 1981년에 12개, 1982년에 11개, 1983년에 21개, 1984년에 17개의 대리점과 1982년 및 1983년에 3개의 직매장을 각 개설하여 인용상표를 사용한 육아용품을 판매하여 온 사실이 인정되는바, 위와 같은 전국에 걸친 판매조직과 판매장의 수가 다년간에 걸쳐 유지되어 온 실정에 비추어 보면 위 상표의 사용량과 상품의 거래량의 수치가 구체적으로 특정되지 않는다고 하더라도 심판청구인의 상표 및 상호를 수요자간에 널리 인식시킬 수 있을 정도의 사용량과 거래량임을 추정하기에 어렵지 않다.

또 위 갑제16 내지 29호증과 원심이 채용한 갑제11내지 14호증의 각 기재에 의하면 심판청구인은 이 사건 등록출원전인 1981년부터 1984년까지 사이에 월간여성잡지, 동아일보, 조선일보 등 일간지 및 텔레비젼 방송 등을 통하여 수십회 제품의 선전 또는 광고를 해 온 사실이 인정되는 바, 위 선전광고 중에 구체적으로 어떤 상품과 내용의 선전광고인지를 확인할 자료가 없는 것이 있다고 하더라도 “아가방”이라는 상표와 상호를 사용하여 신생아 및 육아용품을 제조판매하고 있는 심판청구인이 선전광고를 의뢰하였다면 그것은 특단의 사정이 없는 한 자기의 상표 또는 상호를 사용하여 그 제품이나 영업을 선전광고하는 내용일 것으로 추정하는 것이 마땅하므로 선전광고의 구체적인 내용을 확인할 자료가 없다하여 가볍게 배척할 것이 아니다.

결국 원심결의 인정사실과 위 각 증거에 의하여 인정되는 인용상품 및 영업에 사용된 상표 및 상호의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 및 그 광고선전의 실태등 제반사정에 비추어 보면 인용상표는 이 사건 등록상표 출원당시(1984.5.4.)있어서 수요자간에 널리 알려진 저명상표라고 볼 여지가 있다고 할 것이다.

한편 한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 여러 가지의 다른 상품을 생산, 판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조하에서는 저명상표의 유사상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표주 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 그 사용상품이 생산, 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출저나 영업에 관한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 것인바, 만일 이 사건 인용상호나 인용상표가 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 것이라면 이와 유사한 이 사건 등록상표가 인용상표의 지정상품과는 다른 지정상품인 책가방에 사용될 경우에도 일반 수요자들에게 상품의 출처의 오인 또는 혼동을 불러일으킬 우려가 있다고 보아야 할 것이므로 구 상표법 제9조 제1항 제10호 의 규정에 의하여 등록받을 수 없다고 보아야 할 것이다.

3. 결국 원심결의 심판청구인의 이 사건 인용상표 및 상호가 수요자 간에 널리 알려져 있지 않다고 판단하여 심판청구인의 이 사건 무효심판청구를 배척한 조치에는 채증법칙위반과 심리미진으로 심결결과에 영향을 미친 위법이 있으므로 그 점을 지적하는 상고논지는 이유없다.

그러므로 나머지 상고 이유에 대한 판단을 생략하고, 원심결의 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.