[1] 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원에 관한 특례를 정하고 있는 특허법 제202조 제1항 의 규정 취지

[2] 특허협력조약에 따라 우리나라를 지정국으로 하고 국내출원을 기초로 한 우선권주장을 수반하는 국제특허출원을 한 경우, 우선권주장의 기초가 된 선출원의 취하간주 시기(=출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때)

[3] 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원서 제출시 특허법 제6조 가 적용되는지 여부(소극)

[1] 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원에 관한 특례를 정하고 있는 특허법 제202조 제1항 이 같은 법 제55조 제2항 의 규정을 적용하지 아니한다고 정한 취지는 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원에 관하여는 특허협력조약 제8조(1), 특허협력조약규칙 제4조1(b), 제4조10 등에서 공업소유권의 보호를 위한 파리협약의 당사국에서 또는 같은 조약의 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권주장을 수반하는 절차에 관하여 규정하고 있어서, 특허협력조약에서 정하고 있는 절차에 따라 우선권주장을 하면 국내에서 별도로 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 할 필요 없이 특허법 제55조 제1항 의 국내 우선권주장을 한 것으로 보기 위함이다.

[2] 특허협력조약에 따라 우리나라를 지정국으로 하고 국내출원을 기초로 한 우선권주장을 수반하는 국제특허출원을 한 경우에는 특허협력조약 제8조(2)(b)에 따르면 그 이후의 우선권주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의하는데, 특허법 제56조 제1항 은 같은 법 제55조 제1항 의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 선출원이 특허출원인 경우에는 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하된 것으로 본다고 규정하고 있다.

[3] 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원서 제출시에는 특허법이 적용되지 않고 특허협력조약이 적용되어 특허협력조약에서 정하고 있는 우선권주장의 절차 이외에 국내에서 별도로 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 할 필요가 없으므로, 대리인이 국내에서 우선권주장을 하기 위해서는 특별수권을 얻어야 한다는 특허법 제6조 가 적용될 여지가 없고, 국제특허출원서 제출시에 적용되는 국제특허출원 절차를 규정한 특허협력조약규칙 제90조3(a)에서는 대리인에 의한 행위는 출원인에 의한 행위로서의 효과를 가진다고 규정하고 있어서 대리인에게 별도의 특별수권이 필요한 것은 아니다.

[1] 특허법 제55조 제2항 , 제202조 제1항 [2] 특허법 제56조 제1항 , 특허협력조약 제8조(2)(b)[3] 특허법 제6조

박봉래 (소송대리인 변리사 김상우 외 1인)

특허청장

2005. 6. 17.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2004. 11. 29. 2003원495호 사건 에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 이 사건 심결의 경위

가. 원고는 1998. 8. 26. 발명의 명칭을 '모드전환기능을 갖는 휴대용 통신기기 및 모드전환 제어시스템'으로 하는 이 사건 원출원을 하였다가(출원번호 10-1998-34681호) 2000. 9. 29. 이 사건 원출원에서 같은 명칭으로 이 사건 모출원을 분할출원하였고(출원번호 10-2000- 57452호), 2002. 1. 4.에는 이 사건 모출원에서 같은 명칭으로 별지 제1 기재의 이 사건 출원발명을 분할출원 하였으나, 2003. 1. 17. 특허청으로부터 이 사건 출원발명이 별지 제2, 3 기재의 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 받았다.

나. 이 사건 출원발명은 정숙이 요구되는 장소에 출입하는 경우 휴대용 통신기기를 소리모드에서 진동모드로 자동 전환시킬 수 있는 모드전환 제어시스템 및 이러한 기능을 갖는 휴대용 통신기기에 관한 것인데, 특허심판원은 원고가 1999. 8. 26. 특허협력조약에 따라 우리나라를 지정국으로 하는 이 사건 국제특허출원을 하면서 국내출원인 이 사건 원출원에 기초한 우선권주장을 수반한 이상 이 사건 원출원에는 국내 우선권주장에 따른 선출원의 취하간주에 관한 특허법 제56조 제1항 이 적용되어 이 사건 원출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과함에 따라 취하간주 되었고, 이 사건 원출원이 이 사건 모출원의 출원 전에 취하간주 된 이상 이 사건 출원발명은 이 사건 모출원의 출원일에 출원된 것으로 밖에 볼 수 없어 이 사건 모출원의 출원 전에 반포된 간행물인 비교대상발명 1, 2는 이 사건 출원발명의 선행기술이 되어서 이 사건 출원발명을 비교대상발명 1, 2와 비교하여 보면, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)은 비교대상발명 1, 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없으므로 특허를 받을 수 없고, 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있을 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 할 것이어서 원고의 특허출원을 전부 거절한 특허청의 거절결정은 정당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

[증 거 : 당사자 사이에 다툼이 없음]

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건 원출원이 취하간주 되었는지 여부

(1) 원고의 주장

국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원에 관한 특례를 정하고 있는 특허법(이하 '법'이라 한다) 제202조 제1항 이 법 제55조 제2항 의 규정을 적용하지 아니한다고 정한 취지는 별도로 법 제55조 제2항 에서 요구하고 있는 국내 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 요구하지 않는 것이 아니라, 국제특허출원 이후 국내진입단계 등의 별도의 절차에서 국내 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 하도록 한 것이라고 해석하여야 하고, 위와 같은 별도의 절차에서의 국내 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시가 없었던 이상 이 사건 국제특허출원은 법 제55조 제1항 에 따른 국내 우선권주장을 한 경우에 해당하지 아니하여 법 제56조 제1항 이 적용되지 않으므로, 이 사건 원출원은 취하간주 되지 않았다.

(2) 판 단

이 사건 국제특허출원이 특허협력조약에 따라 우리나라를 지정국으로 하는 국제특허출원을 하면서 국내출원인 이 사건 원출원에 기초한 우선권주장을 수반하는 경우임은 위에서 본 바와 같은바, 이와 관련하여 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원에 관한 특례를 정하고 있는 법 제202조 제1항 이 법 제55조 제2항 의 규정을 적용하지 아니한다고 정한 취지는 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원에 관하여는 특허협력조약 제8조(1), 특허협력조약규칙 제4조1(b), 제4조10 등에서 공업소유권의 보호를 위한 파리협약의 당사국에서 또는 동 조약의 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권주장을 수반하는 절차에 관하여 규정하고 있어서, 특허협력조약에서 정하고 있는 절차에 따라 우선권주장을 하면 국내에서 별도로 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 할 필요 없이 법 제55조 제1항 의 국내 우선권주장을 한 것으로 보기 위함이고, 한편 이와 같이 특허협력조약에 따라 국내출원을 기초로 한 우선권주장을 수반한 국제특허출원을 한 경우에는 특허협력조약 제8조(2)(b)에 따라 그 이후의 우선권주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의하는데, 법 제56조 제1항 은 법 제55조 제1항 의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 선출원이 특허출원인 경우에는 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하된 것으로 본다고 규정하고 있으므로, 이 사건 원출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 1999. 11. 27. 취하간주 되었다.

이에 대하여 원고는 이와 같이 해석하면 우리나라를 지정국으로 하는 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원의 경우에는 출원인의 의사에 반하여 선출원의 취하간주라는 결과가 발생하게 될 뿐만 아니라, 외국인에 비하여 내국인이 지나치게 불리하여 불합리하고, 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원이 대리인에 의해 행하여지는 경우에는 법 제6조 에 따라 국제특허출원시에 특별수권이 명시된 위임장이 제출되어야 하는데, 국제특허출원은 특허협력조약에 따라 이루어지는 출원이어서 국제특허출원시에 특별수권이 명시된 위임장을 제출하는 것은 불가능하므로, 법 제6조 의 적용을 배제하는 별도의 규정이 없는 이상 대리인에 의한 국제특허출원이 불가능하여 불합리하다고 주장한다.

그러나 국내출원을 기초로 한 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원에 관하여는 우선권주장의 기초가 된 선출원이 국제특허출원 또는 결정에 의해 특허출원으로 되는 국제출원인 경우와 달리 그 취하간주시기를 뒤로 하는 별도의 규정이 없는 상태에서 법 제56조 제1항 이 법 제55조 제1항 의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 선출원이 특허출원인 경우에는 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하된 것으로 본다고 명문으로 정하고 있고, 출원인이 선출원의 취하간주라는 결과를 피하기 위하여 국내출원을 기초로 한 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원을 하면서 우리나라를 지정국에서 배제하지 않은 이상 선출원의 취하간주라는 결과가 출원인의 의사에 반한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 외국인도 국내출원을 기초로 한 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원을 하는 경우에는 그 국내출원이 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하간주 될 것이어서 내국인이 외국인에 비하여 불리한 것도 아니며, 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원서 제출시에 특허법이 적용되지 않고 특허협력조약이 적용되어 대리인에게 특별수권이 필요하지 않음은 아래에서 보는 바와 같다. 한편, 법 제202조 제1항 을 원고 주장과 같이 국제특허출원 이후 국내진입단계 등의 별도의 절차에서 국내 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 하도록 한 것이라고 해석한다면, 법 제201조 제1항 에 의한 국내서면제출기간이 2년 6개월이어서 우선권주장의 시기를 선출원의 출원일부터 1년으로 한정한 법 제55조 제1항 제1호 를 회피하는 것이 되어 오히려 불합리하다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

나. 국제특허출원에 특허법 제6조 가 적용되는지 여부

(1) 원고의 주장

법 제6조 에서는 대리인이 특별수권을 얻지 않으면 국내 우선권주장을 할 수 없도록 규정하고 있는데, 국내 우선권주장을 수반한 이 사건 국제특허출원을 하면서 대리인이 국내 우선권주장에 관한 특별수권을 얻지 않았으므로, 이 사건 국제특허출원은 무권대리 행위로 출원인에 대하여 효력이 없다.

(2) 판 단

이 사건 국제특허출원이 법 제55조 제1항 에 의한 국내 우선권주장으로 의제되기는 하나 특허협력조약에서 정하고 있는 우선권주장의 절차 이외에 국내에서 별도로 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 할 필요가 없음은 위에서 본 바와 같아 대리인이 국내에서 우선권주장을 하기 위해서는 특별수권을 얻어야 한다는 법 제6조 가 적용될 여지가 없고, 이 사건 국제특허출원서 제출시에 적용되는 국제특허출원 절차를 규정한 특허협력조약규칙 제90조3(a)에서는 대리인에 의한 행위는 출원인에 의한 행위로서의 효과를 가진다고 규정하고 있어서 대리인에게 별도의 특별수권이 필요한 것은 아니며, 이 사건 국제특허출원이 적법하게 선임된 대리인에 의한 행위임은 당사자 사이에 다툼이 없다. 원고의 위 주장도 이유 없다.

다. 특허청의 이 사건 원출원에 대한 취하간주가 신뢰보호의 원칙에 반하는지 여부

(1) 원고의 주장

특허청이 이전 10년 동안은 국내출원을 기초로 한 국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원을 하는 경우에도 그 우선권주장의 기초가 되는 국내출원을 1년 3개월이 경과하였다고 하여 취하간주처리 하지 않고 심사절차를 진행하다가 2002. 1. 이후에 아무런 경과조치 없이 소급하여 우선권주장의 기초가 되는 국내출원을 취하간주처리 하는 것은 지나치게 가혹하고, 이 사건 원출원이 취하간주 된 이후에도 출원공개와 의견제출통지서 발송 등의 심사절차를 진행하여 원고로서는 이 사건 원출원이 취하간주 되지 않고 계속중인 것으로 신뢰하게 되었으므로, 이 사건 원출원이 취하간주 되었다고 보아 이 사건 출원발명의 출원일을 소급하지 않는 것은 신뢰보호의 원칙에 반한다.

(2) 판 단

일반적으로 행정상의 법률관계에 있어서 행정청의 행위에 대하여 신뢰보호의 원칙이 적용되기 위하여는, 첫째 행정청이 개인에 대하여 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명을 하여야 하고, 둘째 행정청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데에 대하여 그 개인에게 귀책사유가 없어야 하며, 셋째 그 개인이 그 견해표명을 신뢰하고 이에 상응하는 어떠한 행위를 하였어야 하고, 넷째 행정청이 그 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 그 견해표명을 신뢰한 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래되어야 하며, 마지막으로 위 견해표명에 따른 행정처분을 할 경우 이로 인하여 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우가 아니어야 하는바( 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001두1512 판결 참조), 특허청이 우선권주장의 기초가 되는 국내출원이 취하간주 되었음에도 이를 간과하고 심사절차를 진행한 것을 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명이라고 보기 어렵고, 설령 공적인 견해표명이라고 보더라도 법 제56조 제1항 에서 법 제55조 제1항 의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 선출원이 특허출원인 경우에는 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하된 것으로 본다고 명문으로 정하고 있어서 특허청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데에 대하여 출원인에게 귀책사유가 없다고 보기도 어려워 이 사건 원출원에 대한 취하간주가 신뢰보호의 원칙에 반하는 것은 아니다. 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

라. 이 사건 제1항 발명이 진보성이 있는지 여부

이 사건 제1항 발명은 별지 제1 기재에서 보는 바와 같이 크게 외부 송신장치와 휴대용 통신단말로 이루어져 있는데, 그 특허청구범위에서 각 구성이 어떻게 이루어져 있는지에 대한 기재 없이 각 구성이 가지는 기능을 열거하는 방식으로 청구범위를 기재하고 있어서, 이 사건 제1항 발명이 가지는 기능을 비교대상발명 1, 2와 비교하여 보면, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 모두 정숙이 요구되는 장소에 설치된 외부 송신장치에서 소리모드를 전환시키기 위한 모드전환신호를 보내면 휴대용 통신기기가 이를 수신한 다음 입력된 모드전환신호에 따라 소리모드를 진동모드로 전환시키는 기능을 하는 점에서 같고, 다만 이 사건 제1항 발명이 기지국에서 사용하지 않는 특수주파수대의 모드전환신호를 사용하고 이를 위해 별도의 안테나를 두고 있는 점에서 차이가 있으나, 비교대상발명 2에는 모드신호를 전자기파 대신에 초음파, 극저음파, 가청음파 등과 같은 음파, 적외선 등과 같은 빛, 또는 자석과 같은 자력을 이용한다는 기재가 있고 이러한 주파수대역의 신호를 수신하기 위하여 별도의 안테나를 구비하여야 함은 자명하다(을 제4, 5, 6호증, 변론 전체의 취지).

마. 소결론

따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없고 이에 따라 이 사건 출원은 그 전부가 거절되어야 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결 론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.