당초 출원서 기재의 범위내에서의 증가감소가 요지의 변경에 해당하는지 여부(소극)

특허출원 당초에 제출한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경하는 경우는 구 특허법시행규칙(1973.12.31 상공부령 제401호) 제15조 제3항 소정의 요지의 변경에 해당되지 않고 보정에 불과하다.

구 특허법시행규칙(1973.12.31 상공부령 제401호) 제15조 제3항 , 특허법 제10조의 3

알.씨.에이 코오포레이숀

특허청장

특허청 1983.1.27자 1981년항고심판 절528 심결

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

심판청구인 소송대리인의 상고이유를 본다.

1. 원심결 이유에 의하면, 원심은 심판청구인의 1980.11.22자 명세서의 보정이 당초의 특허청구의 범위로부터 편향요크대에 관한 부분의 기재를 삭제하고 전자총의 공통전극(G3) 및 (G4)의 구조에 관한 사항을 추가하고 있으나 이는 최초의 분할출원서의 특허청구범위에 기재되지 아니하였던 사항을 추가한 것으로서 그 요지를 변경한 것이라고 판단하여 위 보정의 효력을 부인한 다음, 보정전의 편향요크대에 관한 기재는 명세서에 상세한 설명이 없어 그 청구요지가 불명하므로 결국 이 사건 출원은 특허의 요건을 충족하지 못한 것이라 하여 피심판청구인의 거절사정을 유지하고 있다.

2. 그러나 위 보정당시 시행되던 구 특허법시행규칙(1973.12.31 공포, 상공부령 제401호로 개정된 시행규칙) 제15조 제3항 에 의하면, 출원인은 출원공고의 결정전에 한하여 그 출원서, 명세서 및 도면을 보완할 수 있으되 보완의 내용이 그 요지를 변경하는 것이어서는 아니된다고 규정하고 있는바, 위에서 요지의 변경이라 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것이나 다만 출원 당초에 제출한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경하는 경우에는 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다. 그 이유는 출원공고 결정전에 있어서는 출원당초의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구범위의 증가, 감소 또는 변경을 인정하더라도 일반 제3자에게 불이익을 주지 않을 뿐 아니라, 선원주의를 채택한 특허제도하에서 출원을 서두를 수 밖에 없는 출원인에게 위와 같은 정도의 보정의 기회는 주어져야 할 것이기 때문이다. 이러한 점에서 현행 특허법 제10조의 3 이 " 출원공고 결정등본의 송달전에 출원서에 최초에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 명세서의 요지를 변경하지 아니한 것으로 본다" 고 규정한 것은 당연한 이치를 확인한 것에 불과하므로 위와 같은 규정이 없는 구 특허법 당시라 하여 달리 해석할 것이 아니다.

3. 그렇다면 원심결이 심판청구인의 이 사건 1980.11.22자 보정이 당초의 특허청구범위에 들어있지 아니한 사항을 특허청구의 범위에 추가한 것이라 하여 바로 요지의 변경에 해당한다고 판단하였음은 명세서의 요지변경에 관한 법리오해와 심리미진의 위법을 범한 것이라고 보지 않을 수 없다. 원심으로서는 위 보정에서 추가한 전자총의 공통전극(G3), (G4)의 구조가 심판청구인의 주장(항고심판청구이유서참조)과 같이 출원당초의 명세서와 도면에 이미 기재된 사항인지의 여부를 심리하여 만일 기재된 사항이라면 이 사건 보정은 당초의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구의 범위를 변경한 것으로서 유효한 보정으로 받아들였어야 할 것이다.

결국 논지는 이유있으므로 원심결을 파기하고, 사건을 다시 심리케 하고자 특허청 항고심판소로 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.