원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항에 관한 상고이유에 대하여

가. 원심의 판단 원심은 그 판시 특허무효심판절차에서의 정정청구 전 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항은 선행기술 1에 의하여 진보성이 부정되고, 위 정정청구가 적법한 것으로 인정되어 받아들여지고 확정될 것임을 전제로 그 정정 후 특허청구범위를 대상으로 삼더라도 정정 후 특허청구범위 제2항은 선행기술 1 및 2에 의하여 진보성이 부정되어 결국 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 보았다.

나아가 원심은 이러한 특허권에 기초한 원고들의 이 사건 특허권 또는 전용실시권 침해금지, 침해물건 폐기 및 손해배상의 각 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다는 취지로 판단하였다.

나. 당원의 판단 (1) 정정 전 특허권에 기초한 부분에 관하여 기록에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

원고

쓰리엠컴퍼니는 이 사건 특허발명에 대한 별개 특허무효심판절차에서 특허청구범위 제1항의 기재 중 ‘제1프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제2영역’을 ‘제2프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제2영역’으로 정정하고, 그 종속항인 특허청구범위 제2항(이하 ‘이 사건 제2항 발명’이라고 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)에 ‘제1영역은 폭이 대략 300 미크론 미만이고 프리즘 요소들은 실질적으로 동일한 2면각을 가진다’는 구성을 부가하는 등의 내용으로 정정청구를 하였다.

위 정정청구는 특허무효심판절차 중에 적법한 것으로 인정되어 받아들여지고 무효심판의 심결이 최종 확정된 2012....