[1] 명칭이 “한자교재 및 애니메이션 한자교재를 기록한 기록매체”인 특허발명의 제1항 내지 제12항 정정발명은 시각적 배치를 유기적으로 구성하여 학습효과를 높일 수 있다는 자연법칙을 이용한 발명에 해당한다고 한 사례

[2] 명칭이 “한자교재 및 애니메이션 한자교재를 기록한 기록매체”인 특허발명의 정정발명은 발명의 실시자에 따라 반복실시가 어렵다고 할 정도로 그 정정발명의 효과가 달라진다고 볼 수 없다고 한 사례

[3] 박람회 출품과 직접적인 관련 없이 불특정다수인을 상대로 이루어진 상업적 판매행위의 경우, 구 특허법 제30조 제1항 에서 정한 ‘공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우’로 볼 수 있는지 여부(소극)

[4] 특허발명의 제품이 상업적으로 성공하였다거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정이 있다는 이유만으로 그 발명의 진보성을 인정할 수 있는지 여부(소극) 및 특허발명의 진보성의 판단 방법

[5] 명칭이 “한자교재 및 애니메이션 한자교재를 기록한 기록매체”인 특허발명의 제8항 내지 제11항 정정발명은, 그 구성요소들이 ‘마법천자문’이란 제호의 한자학습용 교재인 비교대상발명 1과 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있으므로, 진보성이 인정되지 않는다고 한 사례

[1] 명칭이 “한자교재 및 애니메이션 한자교재를 기록한 기록매체”인 특허발명의 제1항 내지 제12항 정정발명은 한자학습교재를 읽는 학습자가 만화이미지 등을 통한 효과적인 한자학습을 할 수 있도록 교재의 본문에 학습할 한자와 관련된 만화이미지를 스토리와 연관되게 삽입하고 그 한자만화 이미지 도시면의 각 부분을 공간적·물리적으로 배치·형성하는 구성을 취하고 있으므로, 시각적 배치를 유기적으로 구성하여 학습효과를 높일 수 있다는 자연법칙을 이용한 발명에 해당한다고 한 사례.

[2] 명칭이 “한자교재 및 애니메이션 한자교재를 기록한 기록매체”인 특허발명의 정정발명은 학습만화에 관한 것으로 그 기술분야는 만화 및 애니메이션 산업분야이므로, 이 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자라면 그 정정발명에 개시된 기술적 수단을 이용하여 그 정정발명을 용이하게 반복실시할 수 있을 것으로 보이고, 발명의 실시자에 따라 그 효과에 있어서 어느 정도의 차이가 발생할 수 있음은 그 정정발명의 경우뿐만 아니라 다른 발명의 경우에도 마찬가지이며, 정정발명에 반복재현성이 있는지 여부를 판단함에 있어 발명의 실시자를 그 정정발명이 속하는 기술분야인 만화 및 애니메이션 산업분야의 통상의 기술자로 보아야 하므로, 발명의 실시자에 따라 그 정정발명의 반복실시가 어렵다고 할 정도로 그 정정발명의 효과가 달라진다고 볼 수 없다고 한 사례.

[3] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항 에서 시험, 간행물에의 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표, 박람회 출품 등으로 인한 발명의 공개에 신규성 상실의 예외를 인정한 취지는 그와 같은 방식의 공개에 관하여는 일정한 절차적 요건하에 신규성을 인정하여 특허로 보호함으로써 산업기술의 개발을 용이하게 하고 그로 인한 산업의 발전을 도모하는 한편, 일반 공중의 신뢰를 보호하고 예측가능성을 담보하자는 데 있다. 따라서 박람회 출품의 경우 공지의 예외에 해당하는 것은 어디까지나 박람회 출품행위 및 그와 밀접불가분한 행위에 한정될 뿐, 박람회 출품과 직접적인 관련 없이 불특정다수인을 상대로 이루어진 상업적 판매행위에까지 공지의 예외를 인정할 수는 없다.

[4] 특허발명의 제품이 상업적으로 성공하였다거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행기술에 기하여 통상의 기술자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 하므로 이러한 사정이 있다는 이유만으로 발명의 진보성을 인정할 수 없다.

[5] 명칭이 “한자교재 및 애니메이션 한자교재를 기록한 기록매체”인 특허발명의 제8항 내지 제12항 발명은, ‘마법천자문’이란 제호의 한자학습용 교재인 비교대상발명 1과 기술분야 및 목적이 동일하고, 그 구성요소들이 위 비교대상발명과 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있으며, 구성요소들의 결합에 기술적 곤란성이 없고, 그 효과도 일반적으로 예상되는 정도에 그치므로, 진보성이 인정되지 않는다고 한 사례.

[1] 특허법 제2조 제1호 [2] 특허법 제29조 제1항 [3] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항 [4] 특허법 제29조 제2항 [5] 특허법 제29조 제2항

[4] 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결 (공2008하, 931)

원고 주식회사 (소송대리인 법무법인 율촌 담당변호사 최정열)

피고 주식회사 (소송대리인 법무법인 원외 2인)

2009. 9. 17.

1. 특허심판원이 2008. 12. 17. 2007당1694호 사건에 관하여 한 심결 중 정정 부분을 제외한 나머지 부분을 취소한다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용은 피고가 부담한다.

특허심판원이 2008. 12. 17. 2007당1694호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 6, 7, 8호증(각 가지번호 포함), 을 제1호증의 2, 3, 4, 변론 전체의 취지

가. 피고의 특허발명

(1) 명칭 : 한자교재 및 애니메이션 한자교재를 기록한 기록매체

(2) 출원일(우선권주장일) / 등록일 / 등록번호 : 2005. 5. 4.(2004. 5. 4.) / 2006. 6. 14. / 제592036호

(3) 청구범위와 주요 도면 : [별지 1] 기재와 같다(이하 정정 전의 청구범위에 기재된 발명을 ‘이 사건 특허발명’이라 하고, 개별 청구항에 기재된 발명을 가리킬 때에는 해당번호를 붙여 ‘이 사건 제1항 발명’ 등으로 부른다).

나. 비교대상발명들

(1) 비교대상발명 1, 2, 3

비교대상발명 1은 2003년 11월경, 비교대상발명 2는 2004년 1월경, 비교대상발명 3은 2004년 4월경에 각각 그 초판이 발행된 ‘마법천자문’이란 제호의 한자학습용 교재로서(갑 제6, 7, 8호증의 각 1, 을 제1호증의 2, 3, 4, 위 한자학습교재들이 이 사건 특허발명의 우선권주장일 전에 각각 발행, 판매된 점에 관하여는 다툼이 없다) 각각 ‘손오공의 한자 대탐험 ② 솟아라! 뿔각’, ‘손오공의 한자 대탐험 ③ 비춰라! 빛 광’, ‘손오공의 한자 대탐험 ④ 울려라! 소리 음’이라는 부제가 붙어 있다(부제의 원문자는 그 권수를 의미한다).

이들 비교대상발명들은 시리즈로 발행되는 교재들로서 비교대상발명 1의 주요 도면은 [별지 2]의 제1항 기재와 같고, 비교대상발명 2, 3의 도면도 그 스토리, 등장한자, 등장캐릭터 등에서 차이가 있을 뿐 구성들이 동일하다.

(2) 비교대상발명 4

2004. 2. 11.자 등록실용신안공보(등록번호 : 제341210호)에 게재된 ‘한자학습용 게임카드’로서(갑 제21호증), 그 주요 내용 및 도면은 [별지 2]의 제2항 기재와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는, 이 사건 특허발명은 자연법칙을 이용한 발명으로 볼 수 없고, 그 출원일(우선권 주장일, 이하 ‘우선일’이라 한다) 전에 자신의 공지행위에 의하여 신규성을 상실하였으며, 선행기술들에 비하여 신규성 또는 진보성이 없을 뿐만 아니라, 출원과정 중의 보정에 의하여 신규사항이 추가된 것이므로 그 등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 피고는 위 등록무효심판절차에서 [별지 1]의 제2항 기재와 같이 이 사건 특허발명의 일부 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하였는데(이하 그 정정을 ‘이 사건 정정’이라 하고, 그 정정 후의 청구범위에 기재된 발명을 이하 ‘이 사건 정정발명’이라 하며, 개별 청구항에 기재된 발명을 가리킬 때에는 해당번호를 붙여 ‘이 사건 제1항 정정발명’ 등으로 부른다), 특허심판원은 피고의 정정청구를 받아들인 다음, 이 사건 정정발명에 원고 주장의 등록무효사유가 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 정정의 적법 여부

가. 이 사건 정정의 정정내용은 [별지 1]의 제1항 기재 정정 전의 청구항 제1, 8항의 밑줄친 부분을 같은 별지의 제2항 기재 정정 후의 청구항 제1, 8항의 밑줄친 부분으로 정정한 것이다(정정 후의 청구항 제1항의 ‘캐틱터’는 ‘캐릭터’의 오기로 보이므로 이하 ‘캐릭터’로 표시한다).

나. 원고는, 이 사건 정정으로 인하여 정정 전의 이 사건 제1, 8항 발명의 구성에 ‘등장 캐릭터들이 상기 스토리의 전개에 따라 외치는 구성’이 새롭게 부가됨에 따라 이 사건 제1, 8항 정정발명의 경우 한자의 뜻과 소리가 나타난 이후에 만화이미지가 도시되도록 구성요소 사이의 도시 순서가 결정되는 특징을 가지도록 하는 등 이 사건 제1, 8항 발명과 기술구성에 있어서 질적인 차이가 발생하고, 그에 따라 학습효과의 극대화라는 발명의 효과에서도 큰 차이가 발생하므로 이 사건 정정은 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당하여 부적법하다는 취지로 주장한다.

다. 이 사건 제1항 정정발명은 이 사건 제1항 발명의 구성 중 ‘스토리와 연관된 한자와 그 한자의 뜻 및 소리 그리고 한자의 뜻과 연관된 만화 이미지가 함께 도시된 한자만화 이미지 도시면’ 부분이 ‘등장 캐릭터들이 상기 스토리의 전개에 따라 외치는 한자의 뜻 및 소리와, 그 해당 한자, 그리고 상기 캐릭터들이 한자의 뜻과 소리를 외침에 따라 그 한자의 뜻을 나타내는 만화 이미지가 함께 도시된 한자만화 이미지 도시면’으로 정정된 것이다.

양 구성부분을 대비하면, 한자만화 이미지 도시면에 해당 한자, 한자의 뜻과 소리, 한자의 뜻을 나타내는 만화 이미지가 함께 도시되는 점에서는 차이가 없고, 이 사건 제1항 정정발명의 경우 한자의 뜻과 소리를 등장 캐릭터들이 외치는 점에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있을 뿐이다.

이 사건 제1항 발명의 경우 한자만화 이미지 도시면에 도시되는 한자 및 그 한자의 뜻과 소리가 스토리와 연관된 것이고, 이 사건 제1항 정정발명의 경우 캐릭터들이 스토리의 전개에 따라 한자의 뜻과 소리를 외치는 구성을 취한 것인데, 이 사건 제1항 정정발명의 위 구성은 이 사건 제1항 발명의 ‘도시되는 한자 등과 스토리의 연관성’을 구체화시킨 정도에 불과하다.

위와 같이 이 사건 제1항 발명과 이 사건 제1항 정정발명 모두 한자만화 이미지 도시면에 해당 한자, 한자의 뜻과 소리, 한자의 뜻을 나타내는 만화 이미지가 함께 도시되는 구성을 취하고 있고, 이 사건 제1항 정정발명은 이 사건 제1항 발명의 ‘한자, 그 한자의 뜻과 소리’와 ‘스토리’의 연관성을 구체화시킨 것에 그치므로, 정정으로 인하여 구성요소의 도시순서 변경 등 그 기술적인 구성에 있어서 질적인 차이가 생겼다거나 학습효과에 있어서 현저한 차이가 생긴 것으로 보기 어렵다.

따라서 이 사건 제1항 정정발명은 단순한 구성요소의 부가로 인한 청구범위의 감축에 불과할 뿐, 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것이라고 할 수 없다.

라. 이 사건 제8항 정정발명은 이 사건 제8항 발명의 구성 중 ‘특정 스토리에 따라 동영상 만화가 재생되는 중간 중간에 등장하는 캐릭터들이 실시하는 특정한 행위에 따라’ 부분이 ‘특정한 스토리에 따라 동영상 만화가 재생되는 중간 중간에 등장하는 캐릭터들이 상기 스토리와 연결하여 실시하는 특정한 행위에 따라 외치는’으로 정정된 것이다.

이 사건 제8항 발명의 경우 캐릭터들이 실시하는 특정한 행위가 스토리에 연관되어 있고, 이 사건 제8항 정정발명은 스토리와 연관된 그 특정한 행위를 ‘외치는 행위’로 구체화하고 있는 것이므로, 이 역시 구성요소의 도시순서 변경 등 그 기술적인 구성에 있어서 질적인 차이가 생겼다거나 학습효과에 있어서 현저한 차이가 생긴 것으로 보기 어렵다고 할 것이어서 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다.

마. 결국, 이 사건 정정은 특허법 제133조의2 제4항 , 제136조 제3항 의 요건을 충족하는 것이므로 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

3. 이 사건 정정발명이 특허법상의 발명에 해당하는지 여부

가. 원고의 주장

원고는, 이 사건 정정발명은 심리법칙에 해당하는 이미지 교육방법을 만화 스토리 속에 삽입한 것으로 스토리의 전개에 따라 적절하다고 판단되는 한자를 선택하거나 한자의 뜻이 잘 연상되는 것으로 판단되는 이미지를 선택하여 표현하는 등의 인간의 정신적 작용 및 판단을 그 구성요소로 하고 있어 자연법칙을 이용한 것이 아니고, 한자학습효과의 극대화라는 이 사건 정정발명의 목적 및 효과는 이 사건 정정발명의 구성으로부터 당연히 달성될 수 있는 것이 아니라 줄거리, 캐릭터, 한자, 만화이미지 등과 같은 다양한 구성요소들의 짜임새 있는 구성 및 이미지 표현능력과 같은 실시자의 주관적인 능력과 글과 그림의 표현에 대한 피교육자의 학습능력, 만화의 미학적 특성에 대한 피교육자의 연상작용 등과 같은 피교육자 자신의 지극히 주관적인 요소의 결합에 의하여 결정되는 것이므로 이 사건 정정발명은 반복재현성을 구비하고 있지 아니하여 특허법 제2조 제1호 , 제29조 제1항 본문의 발명에 해당하지 아니한다는 취지로 주장한다.

나. 자연법칙을 이용한 것인지 여부

(1) 이 사건 제1항 정정발명은 한자학습교재라는 물건의 발명으로서, 만화 등의 시각적 이미지를 통한 학습효과를 높이기 위하여 특정한 스토리를 가지는 한자학습교재의 한자만화 이미지 도시면에 등장캐릭터가 외치는 한자의 뜻과 소리 표시부, 해당 한자 표시부, 해당 한자의 뜻을 나타내는 만화 이미지 표시부가 함께 도시되도록 하고 한자만화 이미지 도시면에 등장하는 한자가 스토리의 전개와 연관되도록 하는 구성을 취하고 있다.

이 사건 제1항 정정발명이 이와 같은 구성을 취한 것은 한자만화 이미지 도시면이라는 공간적인 의미의 지면에 위 각각의 표시부를 공간적, 물리적으로 배치 또는 형성하는 것에 해당하고, 그와 같은 한자만화의 이미지 도시면의 구성과 함께 그 도시면에 등장하는 한자가 스토리와 연관되게 함으로써 학습자로 하여금 한자학습에 흥미를 가지도록 하고 한자학습이 효과적으로 이루어질 수 있도록 하는 것으로 보인다.

결국, 이 사건 제1항 정정발명은 한자학습교재를 읽는 학습자가 만화이미지 등을 통한 효과적인 한자학습을 할 수 있도록 교재의 본문에 학습할 한자와 관련된 만화이미지를 스토리와 연관되게 삽입하고 그 한자만화 이미지 도시면의 각 부분을 공간적, 물리적으로 배치 또는 형성하는 구성을 취하고 있으므로 시각적 배치를 유기적으로 구성하여 학습효과를 높일 수 있다는 자연법칙(을 제17호증의 2, 26면 참조)을 이용한 발명에 해당한다고 할 것이고, 이 사건 제1항 정정발명을 실시함에 있어서 그 스토리의 선택과 전개, 등장한자의 선택 등에서 실시자의 정신적인 판단이 어느 정도 작용한다고 할지라도, 이는 일반적인 발명의 실시에도 요구되는 최소한의 정신작용으로서의 판단에 불과할 뿐, 이를 가지고 이 사건 제1항 정정발명이 인간의 정신적 작용 및 판단을 그 구성요소로 하는 것이라고 할 수 없다.

(2) 이 사건 제1항 정정발명이 자연법칙을 이용한 발명으로 인정되는 이상, 이 사건 제1항 정정발명의 전체특징을 가지면서 그 구성을 기술적으로 한정하거나 구체화한 종속항들인 이 사건 제2 내지 7, 12항 정정발명 역시 자연법칙을 이용한 발명이라고 할 것이다.

(3) 또한 이 사건 제8항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 ‘한자교재’를 ‘애니메이션 기록매체’로 그 교재의 형태를 바꾼 것으로서 이 사건 제1항 정정발명이 자연법칙을 이용한 발명으로 인정되는 이상, 이 사건 제8항 정정발명 및 그 종속항들인 이 사건 제9, 10, 11항 정정발명 역시 자연법칙을 이용한 발명이라고 할 것이다.

(4) 따라서 이 사건 정정발명이 자연법칙을 이용한 것이 아니므로 특허법 제2조 제1호 소정의 발명에 해당하지 아니한다는 취지의 원고 주장은 받아들이지 않는다.

다. 반복재현성 내지 산업상 이용가능성이 있는지 여부

이 사건 정정발명은 학습만화에 관한 것으로 그 기술분야는 만화 및 애니메이션 산업분야라 할 것이므로, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 이 사건 정정발명에 개시된 기술적 수단을 이용하여 이 사건 정정발명을 용이하게 반복실시할 수 있을 것으로 보인다.

그리고 발명의 실시자에 따라 그 효과에 있어서 어느 정도의 차이가 발생할 수 있음은 이 사건 정정발명의 경우뿐만 아니라 다른 발명의 경우에도 마찬가지라 할 것이고, 이 사건 정정발명에 반복재현성이 있는지 여부를 판단함에 있어 발명의 실시자를 이 사건 정정발명이 속하는 기술분야인 만화 및 애니메이션 산업분야의 통상의 기술자로 보아야 할 것인 점에 비추어 보면, 발명의 실시자에 따라 이 사건 정정발명의 반복실시가 어렵다고 할 정도로 이 사건 정정발명의 효과가 달라진다고 볼 수 없다.

따라서 이 사건 정정발명에 반복재현성이 없어 특허법 제29조 제1항 본문 소정의 발명에 해당하지 아니한다는 취지의 원고 주장 역시 받아들이지 않는다.

4. 이 사건 제1 내지 7항 정정발명에 신규성이 인정되는지 여부

가. 이 사건 제1 내지 7항 정정발명이 우선일 전에 공지되었는지 여부

비교대상발명 1, 2, 3에 이 사건 제1 내지 7항 발명의 구성이 각각 개시되어 있으므로(이 부분에 관하여는 당사자들 사이에 다툼도 없다) 이 사건 제1 내지 7항 발명은 그 우선일 전에 위 비교대상발명들에 의하여 공지되었다고 할 것이어서, 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 제1 내지 7항 정정발명에는 신규성이 인정되지 않는다.

나. 비교대상발명 1, 2, 3의 한자학습교재 판매가 공지의 예외에 해당하는지 여부

(1) 피고의 주장

피고는, 비교대상발명 1, 2, 3의 한자학습교재를 발행, 판매한 것은 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제30조 제1항 제3호 소정의 박람회 출품과 밀접불가분하게 관련된 것으로서 공지의 예외사유에 해당하므로 이 사건 제1 내지 7항 정정발명에 신규성이 인정된다는 취지로 주장한다.

(2) 관련 법규정

구 특허법 제30조 제1항 제3호 , 제29조 제1항 제1호 , 제30조 제2항 에 의하면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 그 발명을 박람회에 출품함으로써 그 발명이 특허출원 전에 공지되거나 공연히 실시된 경우 그날부터 6개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 그 출원 전에 공지되거나 공연히 실시되지 아니한 것으로 보게 되어 신규성을 상실하지 아니한 것으로 되고, 이러한 규정을 적용받고자 하는 사람은 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

(3) 인정되는 사실관계

[인정 근거 : 다툼 없는 사실 갑 제4 내지 8호증(각 가지번호 포함), 을 제1호증의 1 내지 4, 제10호증, 변론 전체의 취지]

(가) 피고가 발행, 판매한 마법천자문 제1 내지 4권은 이 사건 제1 내지 7항 정정발명이 구현된 실시품으로서 그 중 제1권이 2003. 11. 13. 문화관광부 주최 ‘문화콘텐츠국제전시회 DICON 2003’에 출품되어 전시되었고, 위 전시회에 부착된 포스터에 마법천자문 제1, 2권의 표지와 마법천자문 제3, 4권의 제명이 등재되었으며, 마법천자문 제1 내지 4권은 위 출품일 다음날부터 이 사건 제1 내지 7항 정정발명의 우선일 전에 발행되어 대형서점이나 인터넷 서점 등을 통하여 판매되었다(마법천자문 제2, 3, 4권이 비교대상발명 1, 2, 3에 해당한다).

(나) 피고는 2005. 5. 4. 이 사건 정정발명의 특허출원시 국내 특허출원 제2004-31480호(출원일 : 2004. 5. 4.)를 선출원으로 한 우선권주장을 하고, 이 사건 정정발명은 위 전시회에 전시되어 공개됨으로서 최초로 신규성 등을 상실하게 되었다는 취지의 서면을 제출함은 물론 출원일로부터 30일 이내인 2005. 5. 24. 그 증명서류(갑 제5호증)를 제출하였다.

(4) 판단

(가) 구 특허법 제30조 제1항 에서 시험, 간행물에의 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표, 박람회 출품 등으로 인한 발명의 공개에 신규성 상실의 예외를 인정한 취지는 그와 같은 방식의 공개에 관하여는 일정한 절차적 요건하에 신규성을 인정하여 특허로 보호함으로써 산업기술의 개발을 용이하게 하고 그로 인한 산업의 발전을 도모하는 한편, 일반 공중의 신뢰를 보호하고 예측가능성을 담보하자는 데 있을 것이다.

따라서 박람회 출품의 경우 공지의 예외에 해당하는 것은 어디까지나 박람회 출품행위 및 그와 밀접불가분한 행위에 한정될 뿐(예컨대 박람회 현장에서 관람객들에게 시험적으로 판매하거나 배포하는 정도는 여기에 해당할 것이다), 박람회 출품과 직접적인 관련 없이 불특정다수인을 상대로 이루어진 상업적 판매행위에까지 공지의 예외를 인정할 수는 없다고 할 것이다.

(나) 피고가 마법천자문 제1권을 위 법조 소정의 박람회에 해당하는 위 전시회에 출품하여 전시하고, 그 전시회의 포스터에 마법천자문 제1, 2권의 표지와 제3, 4권의 제호를 등재하였다는 점을 감안하여도 그 출품 후의 마법천자문 제1 내지 4권의 상업적 판매행위는 위 전시회 출품과 밀접불가분한 행위가 아니라 새로운 공지행위로서 구 특허법 제30조 제1항 제3호 소정의 공지 예외사유에 해당한다고 할 수 없으므로(더구나 비교대상발명 1, 2, 3에 해당하는 마법천자문 제2, 3, 4권은 위 전시회의 포스터에 그 표지 또는 제호가 등재된 것에 불과하여 위 전시회에 출품된 것으로 볼 수도 없다), 마법천자문 제2, 3, 4권의 판매행위가 공지 예외사유에 해당한다는 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

다. 소결

결국, 이 사건 제1 내지 7항 정정발명은 신규성이 인정되지 아니하므로 그 등록이 무효라고 할 것이다.

5. 이 사건 제8 내지 12항 정정발명의 진보성 여부

가. 이 사건 제8항 정정발명

(1) 기술분야 및 목적

이 사건 제8항 정정발명은 동영상 만화가 기록된 기록매체에 관한 발명이고, 비교대상발명 1은 만화책으로 된 교재에 관한 발명이라는 점에서 그 교재의 형태가 다를 뿐, 이들 발명은 만화를 이용한 한자학습용 교재라는 점에서 그 기술분야 및 목적이 동일하다.

(2) 기술적 구성

(가) 구성요소의 파악

이 사건 제8항 정정발명의 구성요소는 ① 미디어 재생장치에 의해 재생되고 애니메이션의 타이틀과 주제가로 구성된 타이틀부와 특정한 스토리에 따라 동영상 만화가 재생되는 본 영상부를 포함하는 애니메이션을 기록한 기록매체에 있어서(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), ② 본 영상부는 특정한 스토리에 따라 동영상 만화가 재생되는 중간 중간에 등장하는 캐릭터들이 위 스토리와 연결하여 실시하는 특정한 행위에 따라 외치는 한자의 뜻과 소리가 출력됨과 동시에 그 한자가 화면에 표시되고(이하 ‘구성요소 2’라 한다), ③ 그 한자의 뜻을 나타내는 이미지 영상이 화면에 연속동작으로 표시되도록 하는 한자 이미지 영상부들(이하 ‘구성요소 3’이라 한다)을 포함하는 것을 특징으로 하는 ④ 애니메이션 한자교재가 기록된 기록매체(이하 ‘구성요소 4’라 한다)로 파악된다.

(나) 구성요소 1, 4

언어 등의 학습교재를 애니메이션(동영상 만화)으로 제작하여 이를 미디어 재생장치에 의하여 재생되는 기록매체에 기록하는 기술은 이 사건 정정발명의 우선일 전에 공지된 것이고(갑 제18, 19, 20호증), 구성요소 1의 ‘애니메이션의 타이틀과 주제가로 구성된 타이틀부’ 구성은 비교대상발명 1의 표지 및 ‘손오공의 한자 대탐험 - 마법천자문 ② - 솟아라! 뿔 각’이라는 표제에 대응하며(타이틀부에 주제가를 추가하는 구성은 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 단순 선택할 수 있는 사항이다), ‘특정한 스토리에 따라 동영상 만화가 재생되는 본 영상부’는 비교대상발명 1의 손오공이 혼돈장군과 싸워나가는 스토리를 전개하는 본문의 구성에 대응하고, 이들 구성은 교재의 형태에 따른 차이만을 가질 뿐 그 구성에 있어서 별다른 차이가 없다.

따라서 구성요소 1, 4는 비교대상발명 1의 대응구성과 위 공지기술의 단순 결합에 의하여 용이하게 도출될 수 있다.

(다) 구성요소 2, 3,

구성요소 2는 비교대상발명 1의 손오공이 혼돈장군과 싸우면서 ‘열려라! 문 문 문!’ 이라고 외치는 장면과 ‘문’자가 함께 도시되는 구성에 대응하고, 구성요소 3은 비교대상발명 1의 ‘문’자의 배경에 문을 도시한 구성에 대응하며, 이들 구성은 그 교재의 형태에 따른 차이만을 가질 뿐, 그 구성에 있어서 별다른 차이가 없으므로, 구성요소 2, 3 역시 비교대상발명 1의 대응구성에 구성요소 1, 4의 대비에서 본 공지기술을 단순 결합하여 용이하게 도출될 수 있다.

한편, 스토리를 이용한 학습만화에서 해당 한자와 그 한자의 뜻을 나타내는 이미지가 만화 이미지 도시면에 함께 도시되는 구성은 갑 제9, 10호증에, 만화 속의 등장인물이 한자를 외치면 그 한자가 만화 이미지 도시면에 함께 도시되는 구성은 갑 제15, 22, 23호증에(피고는, 이들 증거는 학습만화가 아니라 일반만화이므로 이 사건 정정발명과 기술분야가 다르다고 주장하나, 위에서 본 바와 같이 이 사건 정정발명의 기술분야는 만화 또는 애니메이션 산업분야라 할 것이고, 만화의 종류에 따라 그 기술분야가 다르다고 할 수 없다) 동영상 만화 속의 등장인물이 영어 단어를 말하면 해당 영어단어와 그 뜻을 나타내는 우리말과 그 뜻에 부합하는 이미지가 화면에 나타나는 구성은 갑 제17호증에 각각 개시되어 있는 공지기술인데(갑 제9, 10, 15, 17, 22, 23호증은 이 사건 정정발명의 우선일 전에 공지됨), 구성요소 2, 3은 이들 공지기술의 결합에 의하여도 용이하게 도출될 것으로 보인다.

(3) 효과

이 사건 제8항 발명은 그 구성요소들의 채택에 따라 일반적으로 예상되는 정도의 효과를 가질 뿐, 비교대상발명 1이나 위 공지기술에 비하여 이질적이거나 현저한 상승효과를 가지고 있지 아니한 것으로 보인다.

(4) 소결

결국, 이 사건 제8항 발명은 비교대상발명 1과 기술분야 및 목적이 동일하고, 그 구성요소들이 위 비교대상발명과 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있으며, 구성요소들의 결합에 기술적 곤란성이 없고, 그 효과도 일반적으로 예상되는 정도에 그치므로 진보성이 인정되지 아니한다.

나. 이 사건 제9항 정정발명

이 사건 제9항 정정발명은 이 사건 제8항 정정발명의 종속항으로서 이 사건 제8항 정정발명의 구성에 ‘본 영상부가 실행되기 전 또는 모두 종료된 후, 한자 이미지 영상부들에 등장하는 한자의 뜻과 소리, 부수, 획순, 한자가 포함된 단어 등에 관한 한자정보를 제공하는 한자정보 제공부를 더 포함하는 구성’을 부가한 것이다.

위 부가구성은 비교대상발명 1의 본문이 시작되기 전의 ‘이 책에 나오는 한자’면(을 제1호증의 2, 네 번째 면) 및 본문이 끝난 후의 ‘마법의 한자를 잡아라’면, ‘다시 알아보는 마법의 한자’면(갑 제6호증의 1, 160~161면)에 대응하고, 이들 대응구성은 본문에 등장하는 한자의 뜻과 소리, 부수, 한자가 포함된 단어 등에 관한 정보를 제공하는 한자정보 제공부가 본문의 앞뒤에 위치하고 있는 점에서 이 사건 제9항 정정발명의 부가구성과 실질적으로 동일하므로, 이 사건 제9항 발명 역시 비교대상발명 1과 이 사건 제8항 발명의 진보성 판단에서 본 공지기술의 결합에 의하여 용이하게 도출될 수 있는 것으로서 진보성이 인정되지 아니한다.

한편, 본문에 등장하는 한자의 뜻과 소리, 부수, 한자가 포함된 단어 등에 관한 정보를 제공하는 한자정보 제공부를 본문 뒤에 두는 구성은 갑 제13, 14호증(이 사건 정정발명의 우선일 전에 공지됨)에 각각 개시된 공지기술인데, 이 사건 제9항 정정발명의 부가구성은 위 공지기술로부터도 용이하게 도출될 수 있다.

다. 이 사건 제10항 정정발명

이 사건 제10항 정정발명은 이 사건 제9항 정정발명의 종속항으로서 이 사건 제9항 정정발명의 구성에 ‘애니메이션 한편에 4 내지 6자의 새로운 한자가 등장하도록 하고, 그 특정한 스토리가 연결된 다수편의 시리즈로 하는 구성’을 부가한 것이다.

위 부가구성은 비교대상발명 1의 ‘1. 습격당한 화과산’부터 ‘10. 너무 늦어 버렸어’까지 10편의 스토리가 연결된 다수편의 시리즈로 하는 구성(을 제1호증의 2, 다섯 번째 면) 및 한자학습을 복습하는 단위가 4자씩인 구성(갑 제6호증의 1, 160~161면)과 실질적으로 동일하므로, 이 사건 제10항 발명 역시 비교대상발명 1과 이 사건 제8항 발명의 진보성 판단에서 본 공지기술의 결합에 의하여 용이하게 도출될 수 있는 것으로서 진보성이 인정되지 아니한다.

한편, 만화 한편을 2~3개의 한자를 이용하여 만들고 다수 편의 시리즈로 하는 구성은 갑 제10, 11, 12호증(이 사건 정정발명의 우선일 전에 공지됨)에 각각 개시된 공지기술인데, 이 사건 제10항 정정발명의 부가구성은 위 공지기술로부터도 용이하게 도출될 수 있다.

라. 이 사건 제11항 정정발명

이 사건 제11항 정정발명은 이 사건 제9항 정정발명 또는 제10항 정정발명의 종속항으로서 이들 정정발명의 구성에다 ‘한자정보 제공부는 본 영상부가 시작되기 전과 모두 종료된 후 각각 제공되며, 본 영상부가 시작되기 전에 제공되는 한자정보 제공부는 이전편의 본 영상부에 등장한 한자에 대한 정보를 제공하고, 본 영상부가 종료된 후에 제공되는 한자정보 제공부는 바로 앞에 제공된 본 영상부에서 등장한 한자에 대한 정보를 제공하는 구성’을 부가한 것이다.

한자정보 제공부를 본문이 시작되기 전과 끝난 후에 각각 제공하는 구성이 비교대상발명 1에 개시되어 있음은 이 사건 제9항 정정발명의 진보성 판단에서 본 바와 같고, 이러한 한자정보 제공부를 통하여 다른 스토리를 가진 전후의 본 영상부에 나타난 한자를 연결하여 학습하도록 하는 것은 통상적으로 행해지는 연속된 복습의 한 형태를 애니메이션 한자학습교재에 응용한 정도에 불과한 것으로서 위 부가구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 대응구성으로부터 별다른 어려움 없이 도출할 수 있을 것으로 보이므로, 이 사건 제11항 발명 역시 비교대상발명 1과 이 사건 제8항 발명의 진보성 판단에서 본 공지기술의 결합에 의하여 용이하게 도출될 수 있어 진보성이 인정되지 아니한다.

한편, 한자정보 제공부를 본문 뒤에 제공하는 구성이 갑 제13, 14호증에 개시되어 있음은 이 사건 제9항 정정발명의 진보성 판단에서 본 바와 같은데, 이 사건 제11항 정정발명의 부가구성은 갑 제13, 14호증에 개시된 공지기술로부터도 용이하게 도출될 수 있다.

마. 이 사건 제12항 정정발명

이 사건 제12항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로서 이 사건 제1항 정정발명의 구성에다 한자 게임카드 구성을 부가한 것이다.

이 사건 제1항 정정발명의 구성이 비교대상발명 1에 의하여 공지되었음은 이 사건 제1항 정정발명의 신규성 판단에서 본 바와 같고, 비교대상발명 1에 ‘마법천자문-한자카드게임방법’란에 책의 제명과 관련된 한자인 ‘각’자를 학습하기 위한 카드의 전면이 개시되어 있고, 그 아래 ‘④ 뜻과 소리 말하기 게임’에 대한 설명 중에 ‘카드 뒷면의 한자를 보고 뜻과 소리를 정확히 말한다’는 취지의 기재가 있다(을 제1호증의 2, 여덟째 면).

또한, 이 사건 제12항 정정발명의 부가구성 중 전면의 ① 만화한자 이미지 표시부, ② 카드번호 표시부, ③ 매직넘버 표시부, 공격/방어력 표시부, 난이도 표시부를 구비한 카드게임 수단 표시부, ④ 한자 게임방법 표시부들 및 한자정보 표시부에 대응하여 비교대상발명 4의 카드 전면에 ① 만화한자 표시부(12), ② 카드번호 표시부(11), ③ 매직넘버 표시부(13), 공격/방어력 표시부(15), 난이도 표시부(16) 등을 갖춘 카드게임수단 표시부, ④ 한자 게임방법 표시부들(17) 및 한자정보 표시부(14)가 동일하게 개시되어 있고, 이 사건 제12항 정정발명의 부가구성 중 배면에 전면의 만화한자 표시부에 기재된 한자만을 기재하는 구성에 대응하여 비교대상발명 4의 카드 배면에 전면의 만화한자 표시부에 기재된 한자와 동일한 한자를 중앙에 크게 표시하는 구성이 동일하게 개시되어 있다.

따라서 이 사건 제12항 정정발명은 비교대상발명 1과 비교대상발명 4의 단순결합에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다고 할 것이므로 진보성이 인정되지 아니한다.

한편, 이 사건 제8항 정정발명의 진보성 판단에서 본 바와 같은 이유로 이 사건 제1항 정정발명 역시 갑 제9, 10, 15, 17, 22, 23호증에 개시된 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있으므로, 이 사건 제12항 정정발명은 이들 공지기술과 비교대상발명 4의 단순결합에 의하여도 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있을 것으로 보인다.

바. 상업적 성공 등의 사정에 의하여 진보성이 인정되는지 여부

피고는, 이 사건 정정발명은 종래의 주입식, 암기식 한자교재가 가지고 있던 문제점을 해결함으로써 그 실시품이 1천만 부에 달하는 판매고를 기록하여 상업적으로 대성공을 거두었고 이러한 점을 충분히 고려한다면 그 진보성이 부정되어서는 안된다는 취지로 주장한다.

그러나 특허발명의 제품이 상업적으로 성공하였다거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행기술에 기하여 통상의 기술자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 하는 것이므로 이러한 사정이 있다는 이유만으로 발명의 진보성을 인정할 수 없다( 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결 참조)고 할 것인바, 이 사건 제8 내지 12항 정정발명이, 통상의 기술자가 비교대상발명 1 등의 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있다고 인정되는 이상, 피고 주장의 상업적 성공 등의 사정이 있다고 할지라도 이 사건 제8 내지 12항 정정발명에 진보성이 인정된다고 할 수 없다.

6. 결론

그렇다면 이 사건 정정발명은 신규성 또는 진보성이 인정되지 아니하여 원고의 나머지 주장에 관하여 더 판단할 것 없이 그 등록이 무효라고 할 것인바, 이 사건 심결 중 정정 부분을 제외한 나머지 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하므로, 그 부분의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하고, 원고의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하며, 원고의 이 사건 정정에 관한 주장은 이 사건 정정발명 또는 특허발명의 무효 주장을 위한 것으로서 이 사건 정정발명이 무효라는 원고의 주장을 받아들이는 바이므로 소송비용은 그 전부를 피고가 부담하도록 하기로 하여 주문과 같이 판결한다.