가. 상표법 제8조 제1항 제3호 의 입법취지와 출원발명의 진보성에 대한 판단기준

나. '당두충'이라는 상표가 일반화 된 명칭을 표시한 상표라고 본 사례

가. 상표법 제8조 제1항 제3호 에서 상표의 산지, 품질, 원재료, 효능, 수량, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 규정한 것은 위에서 열거한 내용을 표시하는 표장은 자타상품을 식별할 수 있는 특별현저성이 결여되어 있을 뿐 아니라 상품거래상 누구나 사용할 필요가 있는 표시이므로 이를 특정인에게 독점적으로 사용케 하는 것은 공익에 반하기 때문이다.

나. '당두충'이라는 상표가 일반화된 명칭을 표시한 상표라고 본 사례

상표법 제8조 제1항 제3호

심판청구인 소송대리인 변리사 손은진

피심판청구인 소송대리인 변리사 임석재 외 1인

특허청 1987.11.30. 자 85항당209 심결

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

심판청구인 소송대리인의 상고이유를 본다.

1. 상표법 제8조 제1항 제3호 에서 상표의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 규정한 것은 위에서 열거한 내용을 표시하는 포장은 자타상품을 식별할 수 있는 특별현저성이 결여되어 있을 뿐 아니라 상품거래상 누구나 사용할 필요가 있는 표시이므로 이를 특정인에게 독점적으로 사용케 하는 것은 공익에 반하기 때문이다.

2. 원심결은 그 이유에서 한글자로 '당두충'이라고 횡서표기한 문자상표인 이 사건 등록상표에 대하여 위 당두충이라는 명칭이 자타상품을 식별할 수 없을 정도로 일반화된 명칭이 아니라는 이유로 그 등록무효를 주장하는 심판청구인의 청구를 배척하고 있다.

그러나 갑제3호증(농림신문)을 보면, 당두충은 두충나무의 일종으로서 중국이 원산이고 두충의 학명은 Eucommia Uimoides Oliver이며 한문으로는 “두충(두충)”이 맞는 표기이고 한약재로 사용된다는 취지의 기재가 있고, 갑제7호증(중국약학대사전), 같은 제9호증(봉지)에 의하면, 두충의 종류는 20여종이 있는데 이중 당두중이 최고로 좋다는 취지의 기재가 있으며, 갑제14호증(원두중나무의 연구)에 의하면, 중국원산의 두중은 같은 한자명을 가진 사철나무와 구별하기 위하여 당자를 붙여 당두중이라고 불려지며 한약재로 사용된다는 취지의 기재가 있고, 을제11호증(한국생약학회지)에 의하면 두충나무(Eucommia Uimo-ides Oliver)는 강장, 강정, 진통약으로 한방에서 널리 응용되는 생약이라는 취지의 기재가 있다.

위와 같은 증거관계에 비추어 보면, 두충은 두중과 같은 것이어서 이중 중국원산의 두중나무를 당두충 또는 당두중이라고 부르고 이러한 명칭은 한약재의 거래계에서 일반화된 명칭이라고 못볼 바 아니다.

그렇다면 이 사건 등록상표는 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표라고 볼 수 있음에도 불구하고, 원심결이 위에서 설시한 각 증거에 관하여는 전혀 언급함이 없이 위와 같이 판단하고 말았음은 증거판단유탈과 심리미진으로 심결에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라고 하지 않을 수 없다.

원심결이 채용한 을제7호증, 같은 제8호증 및 같은 호증의 2의 각 기재에 의하면 '두충'과 '당두충'이 동종식물이라고 기재된 국어사전을 발간한 출판사가 피심판청구인에게 '두충'이라는 낱말풀이에서 '당두충'이라는 단어를 삭제하겠다는 통지를 한 사실이 인정되나 이러한 사실만으로 위에서 본 각 증거의 신빙성을 배척하기에는 미흡하다.

그러므로 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.