상표권자가 상표권을 포기할 당시 불사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 계속중이기만 하면 그 후 심판청구가 각하되더라도 구 상표법 제7조 제5항에 따라 포기한 날로부터 3년간 동일·유사한 상표를 등록받을 수 없는지 여부(적극)

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제7조 제5항에 의하면, 같은 법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판에 있어 그 청구일 이후에 상표권자가 상표권을 포기한 경우에는 상표권자는 포기한 날부터 3년이 경과한 후가 아니면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없도록 되어 있는바, 위 규정의 취지는 불사용을 이유로 하는 상표등록의 취소심판이 청구된 후 상표권자가 그 상표를 자진 포기하고 신규로 출원하여 등록을 받음으로써 취소심판제도가 실효를 거두지 못하게 되는 폐단을 방지하기 위한 것이라 할 것이고, 이러한 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위 규정에서 말하는 취소심판의 청구란 반드시 모든 소송요건을 갖춘 적법한 청구일 것을 요하는 것은 아니고 상표권 포기 당시 취소심판청구가 계류중이면 족하며 그 이후 그 취소심판청구의 처리결과에 영향을 받는 것은 아니라고 보아야 할 것이다.

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제7조 제5항 , 제73조 제1항 제3호

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특허청 항고심판소 1997. 6. 30.자 96항당121 심결

원심심결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유와 상고이유보충서 기재 중 상고이유보충 부분을 함께 판단한다.

원심심결 이유에 의하면 원심은, 심판청구인 명의로 이 사건 등록상표(상표등록번호 1 생략)와 유사한 피심판청구인의 선등록상표(상표등록번호 2 생략)에 대하여 불사용을 이유로 한 취소심판청구서가 특허청에 제출된 이후에 피심판청구인이 선등록상표에 대한 상표권을 포기하였으나 그 후 위 취소심판청구서가 대리권을 증명하는 서류를 보정하지 아니하였다는 이유로 각하됨으로써 위 상표권 포기 당시 취소심판청구가 적법하게 계류중이었다고 할 수 없고, 따라서 이 사건 등록상표가 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제5항에 위반되어 등록되었다고 할 수 없으므로 심판청구인의 이 사건 등록상표에 대한 무효심판청구는 이유 없다고 하여 이를 배척하였다.

구 상표법 제7조 제5항에 의하면, 같은 법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판에 있어 그 청구일 이후에 상표권자가 상표권을 포기한 경우에는 상표권자는 포기한 날부터 3년이 경과한 후가 아니면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없도록 되어 있는바, 위 규정의 취지는 불사용을 이유로 하는 상표등록의 취소심판이 청구된 후 상표권자가 그 상표를 자진 포기하고 신규로 출원하여 등록을 받음으로써 취소심판제도가 실효를 거두지 못하게 되는 폐단을 방지하기 위한 것이라 할 것이고, 이러한 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위 규정에서 말하는 취소심판의 청구란 반드시 모든 소송요건을 갖춘 적법한 청구일 것을 요하는 것은 아니고 상표권 포기 당시 취소심판청구가 계류중이면 족하며 그 이후 그 취소심판청구의 처리결과에 영향을 받는 것은 아니라고 보아야 할 것이다 .

그런데 이 사건의 경우 피심판청구인의 선등록상표에 대한 상표권 포기 당시 심판청구인 명의의 취소심판청구가 있었고 다만 그 대리권의 증명이 없는 경우일 뿐이므로 그러한 청구가 부존재한다고 할 수 없는 이상 취소심판청구가 계류중이었다고 할 것이고, 그러한 상태에서 피심판청구인의 상표권 포기가 이루어졌다면 위 규정이 정하는 요건은 충족되었다고 봄이 상당하므로 결국 이 사건 등록상표는 위 규정에 위반하여 등록된 것으로서 그 등록이 무효라고 보아야 할 것이다.

그럼에도 원심이, 위 취소심판청구는 그 심판청구서가 후에 각하됨으로써 상표권 포기 당시 계류중이었다고 볼 수 없다는 이유로 심판청구인의 이 사건 무효심판청구를 배척하였음은 위 규정에 관한 법리를 오해한 위법을 저지른 것이고, 이러한 위법은 심결결과에 영향을 미쳤음이 분명하므로 이 점에 관한 상고이유 주장은 이유 있다.

그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심에 상당한 특허법원에 환송하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.