보정 전 특허청구범위에 기재된 구성의 기술적 범위에 포함되어 있거나 그로부터 직접 도출될 수 있는 구성이 아닌 새로운 구성을 보정을 통하여 추가하였고, 그로 인해 보정 후의 출원발명이 보정 전에 비해 새로운 목적 및 효과를 달성할 수 있게 된 경우, 특허청구범위의 보정은 청구범위를 실질적으로 변경하는 보정에 해당한다고 한 사례

보정 전 특허청구범위에 기재된 구성의 기술적 범위에 포함되어 있거나 그로부터 직접 도출될 수 있는 구성이 아닌 새로운 구성을 보정을 통하여 추가하였고, 그로 인해 보정 후의 출원발명이 보정 전에 비해 새로운 목적 및 효과를 달성할 수 있게 된 경우, 특허청구범위의 보정은 청구범위를 실질적으로 변경하는 보정에 해당한다고 한 사례.

특허법 제47조 제4항 제1호

엘지전자 주식회사 (소송대리인 변리사 박장원)

특허청장

2008. 9. 11.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2008. 1. 28. 2007원7998호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 심결의 경위 등

가. 이 사건 출원발명

(1) 명칭 : 진공단열재 및 이를 적용한 냉장고의 단열 구조

(2) 출원일/출원번호 : 2005. 11. 22./특허 제2005-112012호

(3) 특허청구범위 및 도면 : 별지 1 기재와 같다.

나. 비교대상발명들

(1) 비교대상발명 1

2002. 2. 15. 공개된 일본 공개특허공보 특개2002-48466호(갑 제6호증)에 게재된 ‘진공단열재와 이를 이용한 보온보냉용기, 냉장고 및 급탕기’에 관한 것으로서 그 기술내용 및 도면은 별지 2-1 기재와 같다.

(2) 비교대상발명 2

1998. 6. 16. 공개된 일본 공개특허공보 특개평10-160092호(갑 제7호증)에 게재된 ‘진공단열재’에 관한 것으로 그 기술내용 및 도면은 별지 2-2 기재와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 2005. 11. 22. 보정되기 전의 이 사건 출원발명에 대하여 특허출원하였는데, 특허청 심사관은 2006. 11. 9. 청구항 1, 2 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상발명 1에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로 특허를 받을 수 없다는 이유로 의견제출통지를 하였다.

이에 원고는 2007. 1. 8. 별지 1의 가항 기재와 같이 청구항 3항 등을 정정하는 보정서를 제출하였는바, 특허청 심사관은 2007. 2. 5. 위 보정된 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로 특허를 받을 수 없다는 이유로 최후 의견제출통지를 통지하였다.

이에 원고는 다시 2007. 3. 19. 별지 1의 나항 기재와 같이 청구항 3항을 정정하는 보정서를 제출하였는바(이하 2007. 3. 19.자 보정을 ‘이 사건 보정’이라 한다), 특허청 심사관은 2007. 6. 20. 이 사건 보정은 청구범위를 실질적으로 변경하는 보정이므로 특허법 제47조 제4항 제1호 에 위배된다는 이유로 보정각하 결정을 하였고, 같은 날 이 사건 보정 전의 출원발명(이하 ‘이 사건 보정 전 출원발명’이라 한다)에 대하여는 위 최후 의견제출통지서에서 지적한 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 특허거절결정을 하였다.

원고는 특허심판원에 위 거절결정불복심판을 청구하였는바, 특허심판원은 이를 2007원7998호 로 심리한 다음, 2008. 1. 28. 특허청 심사관의 이 사건 보정에 대한 위 보정각하결정은 적법하고, 이 사건 보정 전 출원발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1 내지 5호증(해당 가지번호 포함), 을 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건의 쟁점

첫째는, 이 사건 보정이 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 보정이어서 특허법 제47조 제4항 제1호 에 위배되는지 여부이고,

둘째는, 이 사건 보정 전 출원발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부이다.

나. 이 사건 보정이 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 보정인지 여부

이 사건 보정 전의 청구항 3항은 “코어재와; 제올라이트와 생석회가 20:80 내지 45:55의 비율로 혼합된 게터와; 상기 코어재와 상기 게터를 감싸도록 형성된 밀봉 덮개를; 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 진공 단열재”라고 기재되어 있었으나, 원고는 이 사건 보정을 통하여 “코어재와; 내부에 수용부가 형성된 원통형의 게터용기와, 20:80 내지 45:55의 비율로 상기 수용부에 혼합된 생석회 및 제올라이트와, 상기 게터용기에 장착되며 다수의 통공이 형성된 막으로 이루어진 게터와; 상기 코어재와 상기 게터를 감싸도록 형성된 밀봉 덮개를; 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 진공 단열재”로 정정하는 보정을 하였다.

살피건대, ‘게터’는 일반적으로 진공장치 내에 남아 있는 기체를 흡수하거나 그 기체와 화합물을 만드는 물질을 의미하고, 이 사건 보정 전의 청구항 3항 발명에서도 게터를 제올라이트와 생석회가 일정비율로 혼합된 것, 즉 특정성분을 갖는 물질로 기재하고 있었으므로, 이 사건 보정 전의 ‘게터’는 생석회와 제올라이트라는 물질로 구성된 게터제로 해석된다.

그런데 원고는 이 사건 보정을 통하여 이러한 물질로 구성된 게터제 외에 ‘수용부와 통공이 형성된 막을 갖는 원통형의 게터용기’를 더 추가하고 있는바, 이는 당초 청구범위에 기재되어 있던 ‘게터’의 구성을 한정한 것이 아니라, 게터 용기와 막에 관한 구성을 더 추가함으로써 새로운 구성을 부가한 것으로서, 이와 같은 게터 용기 및 막의 구성은 이 사건 보정 전의 특허청구범위에 기재된 ‘게터’의 기술적 범위에 포함되어 있거나 그로부터 직접 도출될 수 있는 구성이 아니라고 할 것이다.

또한, 위와 같은 구성의 추가로 인해 이 사건 보정 후의 출원발명은 보정 전에 비해 게터용기와 통공이 형성된 막에 의해, 생석회와 제올라이트가 밀봉 덮개(120) 안에 함께 수용되어 있는 코어재(110)와 혼합되는 것이 방지되면서도 가스와 수분만 선택적으로 흡수할 수 있다는 새로운 목적 및 효과를 달성할 수 있게 된다.

결국, 이 사건 보정은 보정 전의 발명 내용을 실질적으로 변경하는 것이어서 특허법 제47조 제4항 제1호 에 위배되어 부적법하므로 허용될 수 없다.

다. 이 사건 보정 전 출원발명의 진보성 여부

먼저, 이 사건 보정 전 출원발명 중 청구항 3항 발명(이하 ‘이 사건 제3항 출원발명’이라 한다)의 진보성 여부에 대하여 본다.

(1) 목적 대비

이 사건 출원발명은 진공단열재 내부로 침투한 가스와 수분 중에 우선적으로 수분을 제거하고, 진공단열재에 적용되는 게터를 보다 저렴한 가격으로 제조함을 목적으로 하는바, 비교대상발명 1, 2 또한 진공단열재에 가격이 저렴하고 수분을 흡수하는 게터로 생석회(산화칼슘)를 사용함을 목적으로 한다는 점에서 기술분야가 동일하고, 목적의 공통점이 있다.

(2) 구성 및 효과의 대비

이 사건 제3항 출원발명은 “코어재와; 제올라이트와 생석회가 20:80 내지 45:55의 비율로 혼합된 게터와; 상기 코어재와 상기 게터를 감싸도록 형성된 밀봉 덮개를; 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 진공 단열재”인바, 이 사건 제3항 출원발명의 “코어재, 게터, 그리고 이들을 감싸도록 형성된 밀봉 덮개”는 비교대상발명 1의 “심재, 흡착제, 그리고 이들을 감싸서 밀봉하는 외부피복재”에 각각 대응되는바, 양자는 밀봉 덮개(비교대상발명 1의 ‘외부피복재’)로 진공을 유지하는 코어재(비교대상발명 1의 ‘심재’)와 그 내부의 가스를 흡수하여 진공도를 높여주는 게터(비교대상발명 1의 ‘흡착제’)를 밀봉한 구조로 된 진공단열재라는 점에서 그 구성 및 효과가 동일하다.

다만, 이 사건 제3항 출원발명에서는 게터제의 구성과 관련하여 제올라이트와 생석회가 20:80 내지 45:55의 비율로 혼합된다는 기재가 있는바, 비교대상발명 1에는 이와 같은 게터제의 구성 및 혼합 비율이 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

그러나 비교대상발명 1에는 ‘흡착제로 생석회(산화칼슘), 제올라이트 등을 사용할 수 있다(비교대상발명 1의 식별번호 57, 58 참조)’는 내용이, 비교대상발명 2에는 ‘산화칼슘, 제올라이트 등의 게터를 함께 사용할 수 있다(비교대상발명 2의 과제를 해결하기 위한 수단 참조)’는 내용이 각 나타나 있는바, 이 사건 출원발명과 비교대상발명들이 모두 진공단열재 등에 대한 발명으로서 기술분야가 동일한 점 등에 비추어 보면, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1, 2로부터 게터제로서 생석회와 제올라이트를 혼합하여 사용하는 구성을 용이하게 도출할 수 있을 것으로 보인다.

또한, 비교대상발명들에는 이 사건 제3항 출원발명에서와 같이 생석회와 제올라이트의 혼합비율에 대하여는 나타나 있지 않으나, 이 사건 출원발명의 명세서 및 도면에 생석회 및 제올라이트를 위와 같은 비율로 혼합함에 따른 임계적 효과가 기재되어 있지 아니할 뿐만 아니라, 비교대상발명 1에는, 수분의 흡착제로 주로 생석회를 사용한다(비교대상발명 1의 식별번호 34, 58 참조)라고, 비교대상발명 2에는, 산화칼슘(생석회), 제올라이트를 게터로 함께 사용할 수 있다고 각 기재되어 있어 통상의 기술자라면 용이하게 생석회와 제올라이트를 적절한 비율로 혼합하되 수분의 흡착을 더 많이 하기 위해 수분 흡착제인 생석회의 첨가 비율을 높여 이 사건 제3항 출원발명과 같은 혼합비율을 도출할 수도 있으므로, 이 사건 제3항 출원발명에서의 생석회와 제올라이트의 혼합비율은 단순한 수치한정에 불과하여 구성의 곤란성이 있다고 보기 어렵고, 효과 또한 예측 가능한 범위 내일 것으로 보인다.

(3) 대비 결과

결국, 이 사건 제3항 출원발명은 비교대상발명들과 기술분야가 동일하고 목적의 공통점이 있으며, 비교대상발명들에 비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 없으므로 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다.

라. 소 결

따라서 이 사건 보정은 청구범위를 실질적으로 변경하는 것이어서 부적법하고, 이 사건 제3항 출원발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으며, 특허청구범위가 여러 항으로 되어 있는 출원발명에서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원 전체가 거절되어야 하므로, 이 사건 보정 전 출원발명은 다른 청구항에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 특허를 받을 수 없는바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.