가. 구 특허법 제10조의3 소정의 보정 및 요지변경의 의미

나. 최초 출원명세서상의 “물을 가하고 균질화시킨 신규 우황청심액제”라는 기재를 “액제 제형의 우황청심원 조성물”로 변경하였다고 하더라도 요지변경에 해당하지 않는다고 본 사례

가. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제10조의3에서 규정하고 있는 보정이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며, 요지의 변경이라고 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하며, 따라서 그 정도에 이르지 아니하는 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

나. 종래 구급약으로 사용되어 온 우황청심환에 관하여 문제점으로 지적되어 오던 응급환자, 특히 유아나 소아에게 복용이 불편하고 약효가 늦게 나타나는 단점을 제거하여 복용이 편리하고 약효가 신속히 나타나는 액제 제형의 우황청심원조성물 제조를 발명요지로 하는 특허출원에 있어서 최초 명세서상의 특허청구범위에서 “물을 가하고 균질화시킨 신규 우황청심액제”라는 개념 대신 보정된 명세서상에서는 “액제 제형의 우황청심원 조성물” 개념으로 변경하였다고 하더라도 이로 인하여 발명의 동일성을 인정할 수 없을 정도로 실질적인 변화를 가져온 것은 아니어서 요지변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다 한 사례.

구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제10조의3 (현행 제49조 참조)

가. 대법원 1987.8.25. 선고 86후112 판결 1989.2.28. 선고 86후113 판결 1994.9.27. 선고 93후800 판결

원고 소송대리인 변호사 이병후

특허청장

특허청 1994.3.31. 자 92항원305 심결

원심심결을 파기한다.

사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다.

원심심결의 이유에 의하면 원심은, 출원인이 신규의 우황청심액제에 관한 본원발 명의 최초출원명세서에서는 그 특허청구의 범위 제1항에 “산약, 감초, 인삼, 포황, 신곡(신국의 오기로 보임), 대두황권, 계피, 작약, 맥문동, 황금, 당귀, 방풍, 백출, 시호, 길경, 행인, 복령, 천궁, 영약각, 백렴 및 건강을 미세분말화하거나 또는 이들 생약을 물이나 알콜로 침출하고 여기에 우황, 사향 및 용뇌를 미세분말화하여 가하여 물을 가하고 균질화시킨 신규 우황청심액제”라고 기재하고 있으나 1992.1.13.자 보정명세서에서는 위 제1항을 삭제하고 특허청구범위 제3항으로 “공지의 우황청심원 성분과 물을 함유하는 액제제형의 우황청심원 조성물”로 보정하였는 바, 위 최초출원명세서의 특허청구범위의 기재 중 균질화란 명세서상에 현탁액제 또는 졸타입의 신규 우황청심액제라고 기재되어 있는 점과 실시예상에 균질화시킨다고 기재되어 있는 점으로 보아 현탁액 또는 졸상태의 우황청심액제로 인정된다는 전제하에 위 보정서상의 “공지의 우황청심원 성분과 물을 함유하는 액제제형의 우황청심원 조성물”에는 최초 출원명세서에서 제시되지 아니한 사항까지 포함되어 있고 또 그 사항은 자명한 사항이라고도 볼 수 없으므로 이는 명세서의 요지변경에 해당한다고 판단하였다.

그러나 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제10조의3은 출원공고결정등본의 송달 전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다라고 규정하고 있는바, 위에서 규정하고 있는 보정이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며, 요지의 변경이라고 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하며, 따라서 그 정도에 이르지 아니하는 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다 (당원 1987.8.25. 선고 86후112 판결; 1989.2.28. 선고 86후113판결; 1994.9.27. 선고 93후800 판결 등 참조).

기록에 의하여 살펴보면, 최초 출원명세서의 특허청구범위 제1항에는 “산약, 감초, 인삼, 포황, 신곡, 대두황권, 계피, 작약, 맥문동, 황금, 당귀, 방풍, 백출, 시호, 길경, 행인, 복령, 천궁, 영약각, 백렴 및 건강을 미세분말화하거나 또는 이들 생약을 물이나 알콜로 침출하고 여기에 우황, 사향 및 용뇌를 미세분말화하여 가하여 물을 가하고 균질화시킨 신규 우황청심액제”라고 기재되어 있으나 그 발명의 요지는 어디까지나 종래 구급약으로 사용되어 온 우황청심환에 관하여 문제점으로 지적되어 오던 응급환자 특히 유아나 소아에게 복용이 불편하고 약효가 늦게 나타나는 단점을 제거하여 복용이 편리하고 약효가 신속히 나타나는 액제 제형의 우황청심환조성물을 제조함에 있다 할 것인바, 최초명세서상의 “균질화시킨”이란 부분이 보정된 명세서에서는 빠져 있어 보정에 의하여 특허청구범위가 증가한 것으로 보일 수도 있으나 “균질화”란 모든 액제 제형의 의약품조성물의 경우 필연적으로 거치게 되는 제조과정으로서 이 사건 발명의 목적이나 요지에 비추어 당업자 사이에서 자명한 사항이라고 할 것이므로 비록 최초명세서의 발명의 상세한 설명란에 액제 제형의 예로 현탁액제 또는 졸타입액제를 예시하고 있으나 “균질화시킨 우황청심액제”가 반드시 현탁액제나 졸타입액제의 의미로만 한정된다고는 할 수 없다 할 것이고 이렇게 본다면 최초명세서상의 특허청구범위에서 “...물을 가하고 균질화시킨 신규 우황청심액제”라는 개념 대신 보정된 명세서상에서는 “...액제 제형의 우황청심원 조성물” 개념으로 변경하였다고 하더라도 이로 인하여 본원발명의 동일성을 인정할 수 없을 정도로 실질적인 변화를 가져온 것은 아니라 할 것이어서 요지변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다 할 것이다.

따라서 이와 반대의 견해에서 1992.1.13.자 보정서의 보정이 요지의 변경에 해당한다고 판단한 원심심결에는 명세서 등의 보정과 요지변경에 관한 법리를 오해함으로써 심결에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.