갑이 등록상표의 상품권자인 을을 상대로 등록상표 “ ”가 상표법 제73조 제1항 제3호 에 따라 등록이 취소되어야 한다며 상표등록 취소심판을 청구하자 특허심판원이 이를 기각하는 심결을 한 사안에서, 위 심결은 적법하다고 한 사례

갑이 등록상표의 상표권자인 을을 상대로 등록상표 “ ”가 지정상품인 ‘김, 미역, 튀각’에 대하여 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호 에 따라 등록이 취소되어야 한다며 상표등록 취소심판을 청구하자 특허심판원이 이를 기각하는 심결을 한 사안에서, 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하는지를 판단하는 데 있어 상표 사용 시를 기준으로 상표등록원부에 등록된 상표권자, 전용사용권자 또는 그로부터 통상사용을 허락받은 자가 사용한 경우에는 상표의 사용이 있다고 보아야 하는데, 등록상표는 상표권자로부터 사용허락을 받은 통상사용권자 및 전용사용권자가 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 “ ”, “ ”, “ ” 표장을 사용함으로써 심판청구일로부터 3년 이내에 지정상품인 ‘김’에 관하여 사용되었고, 무권리자로부터 취득한 것이어서 상표권 및 전용사용권이 각 등록 말소되어야 한다고 하더라도 달리 볼 것은 아니므로, 위 심결은 적법하다고 한 사례.

상표법 제73조 제1항 제3호

원고 (소송대리인 변호사 박경환)

피고 (소송대리인 법무법인 해냄 담당변호사 오치석 외 4인)

2015. 6. 5.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2015. 2. 27. 2012당2768호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/출원일/등록일/최종등록갱신일: 제285848호/1993. 2. 23./1994. 2. 24./2013. 12. 5.

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제8류의 김, 미역, 튀각

나. 이 사건 심결의 경위

원고는 2012. 10. 22. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호 에 따라 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 상표등록 취소심판( 2012당2768호 )을 청구하였다. 이에 대하여 특허심판원은 2015. 2. 27. “이 사건 등록상표는 2012. 9. 4.부터 2012. 10. 19.까지 당시 상표권자이던 소외 1이 ‘홍해 F＆D’라는 상호로 인터넷 쇼핑몰 11번가에서 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 ‘소문난 삼부자김’ 표장이 표시된 상품을 판매하고, 2012. 6. 28.경 및 2012. 7. 4.경 당시 전용사용권자이던 주식회사 왕부자가 위 ‘소문난 삼부자’ 표장이 표시된 상품사진 등을 네이버 카페 ‘경기 광주맘들의 행복만들기’에 게재함으로써 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품인 김에 대하여 정당하게 사용되었다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 등록상표에 대한 권리 변동 내역 및 관련 소송 경과

1) 이 사건 등록상표에 대한 권리 변동 내역을 정리하면 아래 표와 같다.

2) 사해행위취소판결 이전의 권리변동

소외 2는 상표권자인 소외 8로부터 2004. 3. 19. 이 사건 등록상표권 중 1/2 지분에 관하여, 2004. 4. 6. 이 사건 등록상표권 중 나머지 1/2 지분에 관하여 각각 이전등록을 마쳤다. 소외 3은 2004. 4. 14. 소외 2로부터 이 사건 등록상표권 전부에 관하여 이전등록을 마쳤다. 소외 4는 2004. 5. 25. 소외 3으로부터 이 사건 등록상표권 중 1/2 지분에 관하여 이전등록을 마쳤고, 소외 4의 사망으로 소외 5가 2005. 8. 9. 위 소외 4 지분에 관하여 상속을 원인으로 한 이전등록을 마쳤으며, 소외 1은 2005. 8. 22. 소외 5로부터 이 사건 등록상표권 중 소외 5의 1/2 지분에 관하여 이전등록을 마쳤다.

3) 피고 등의 사해행위취소소송

가) 소외 2의 채권자인 소외 7은 2007. 9. 21. 수원지방법원 성남지원 2007가합10302호 로 소외 3, 소외 1을 상대로 이 사건 등록상표권에 관한 사해행위취소 및 원상회복을 구하는 소송을 제기하여, 2008. 10. 22. 위 법원으로부터 “이 사건 등록상표권에 관하여, 소외 2와 소외 3 사이의 매매계약을 취소하고, 소외 2에게, 소외 3은 이전등록의 말소등록절차를, 소외 1은 그 지분에 관하여 진정명의회복을 원인으로 한 이전등록절차를 각 이행하라.”는 취지의 판결을 선고받았고, 위 판결은 항소심, 상고심을 거쳐 2009. 10. 20. 그대로 확정되었다.

나) 한편 소외 2에 대한 다른 채권자인 피고도 2007. 8. 21. 서울중앙지방법원 2007가합71566호 로 소외 3, 소외 5, 소외 1 등을 상대로 이 사건 등록상표권에 관한 사해행위취소 및 원상회복을 구하는 소송을 제기하여, 2008. 8. 13. 위 법원으로부터 “이 사건 등록상표권에 관하여, 소외 2와 소외 3 사이의 매매계약을 취소하고, 소외 2에게, 소외 3은 이전등록의 말소등록절차를, 소외 5, 소외 1은 그 지분에 관하여 마쳐진 일부이전등록의 말소등록절차를 각 이행하라.”는 취지의 판결을 선고받았고, 위 판결은 항소심, 상고심을 거쳐 2009. 10. 20. 확정되었다.

4) 사해행위취소소송 이후 권리변동 및 전용사용권 설정

가) 2010. 7. 15. 위 사해행위취소판결에 따라 이 사건 등록상표권에 관하여 소외 3 명의로 마쳐진 이전등록, 그 1/2 지분에 관하여 소외 4, 소외 5, 소외 1 명의로 마쳐진 일부이전등록이 모두 말소되어 소외 2 앞으로 등록명의가 회복되었다.

나) 그 후 소외 2가 사망함에 따라 이 사건 등록상표권에 관하여 2011. 6. 15. 상속인인 소외 6, 소외 9, 소외 10(이하 ‘소외 6 외 2인’이라 한다) 앞으로 상속을 원인으로 한 이전등록이 마쳐졌다.

다) 소외 6 외 2인은 소외 7에게 이 사건 등록상표권을 양도하고, 2011. 10. 27. 소외 7 앞으로 상표권 이전등록을 마쳤다. 소외 7은 주식회사 태산에 이 사건 등록상표권을 양도하고, 2011. 10. 28. 주식회사 태산 앞으로 상표권 이전등록을 마쳤다. 주식회사 태산은 2011. 11. 21. 이 사건 등록상표권에 관하여 주식회사 왕부자에 기간을 2011. 11. 21.부터 2014. 2. 24.까지, 지역을 대한민국 전역으로 하는 전용사용권을 설정하고, 전용사용권 설정등록을 마쳤다. 주식회사 태산은 소외 1에게 이 사건 등록상표권을 양도하고, 2012. 8. 29. 소외 1 앞으로 상표권 이전등록을 마쳤다.

5) 피고의 상표권 취득 등

피고는 소외 6 외 2인을 채무자로 하여 인천지방법원 2011. 10. 6.자 2011타채32281호로 상표권압류결정 을 받아 2011. 10. 7. 그 등록을 마쳤다. 인천지방법원은 2012. 11. 30. 이 사건 등록상표권에 관하여 피고의 신청에 따라 상표권환가명령( 2012타채31014호 )을 하였고, 피고는 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표권 전부에 관하여 2013. 7. 31. 상표권 매각을 원인으로 한 이전등록을 마쳤다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제4호증의 1, 갑 제5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장 심결취소사유

민법 제406조 의 채권자취소권의 행사로 인한 사해행위취소 및 원상회복은 채권자와 수익자 또는 전득자에 대한 관계에서만 그 효력이 발생할 뿐 채무자가 직접 권리를 취득하는 것이 아니므로, 사해행위취소판결에 의해 이 사건 등록상표에 관하여 소외 2 앞으로 상표등록이 회복되었더라도 소외 2는 상표권을 취득할 수 없고, 소외 2의 상속인인 소외 6 외 2인이 이 사건 등록상표권을 소외 7에게 이전한 것은 무권리자의 처분행위로서 무효이며, 소외 7로부터 이 사건 등록상표권을 전전 양수한 주식회사 태산, 소외 1 및 주식회사 태산으로부터 이 사건 등록상표에 대한 전용사용권을 설정받은 주식회사 왕부자는 모두 이 사건 등록상표의 상표권, 전용사용권을 취득할 수 없다.

따라서 소외 1 및 주식회사 왕부자의 등록상표 사용은 상표권자, 전용사용권자에 의한 상표 사용이 아니며, 달리 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구 청구일 전 3년 이내에 적법한 상표권자, 전용실시권자 등에 의해 사용된 바 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 하며, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

상표법 제56조 제1항 제1호 는 상표권의 이전은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 정하고 있으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호 의 상표권자도 상표등록원부에 등록된 자로 해석하여야 한다. 따라서 사해행위취소판결의 상대적 효력에도 불구하고 상표등록원부에 상표권자로 등록된 소외 2로부터 이 사건 등록상표권을 전전 양수받아 그 이전등록을 마친 소외 1 및 전용사용권설정등록을 마친 주식회사 왕부자는 상표법 제73조 제1항 제3호 에서 정한 이 사건 등록상표의 상표권자, 전용사용권자에 해당한다.

가사 이와 달리 보더라도 사해행위취소판결이 확정된 후 실제로 소외 3, 소외 5, 소외 1 등 앞으로 마쳐진 이전등록이 말소되어 소외 2 앞으로 상표권이 회복된 2010. 7. 15. 전까지는 사해행위취소소송에서 전득자 지위에 있는 소외 1이 이 사건 등록상표 중 1/2지분에 관한 상표권자로서 이 사건 등록상표를 사용할 적법한 권리를 가진다.

소외 1과 주식회사 왕부자는 각 상표권자, 전용사용권자로 등록되어 있던 시기에 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 ‘김’ 등에 사용하였고, 이는 상표법 제73조 제1항 제3호 에서 정한 상표권자, 전용사용권자의 사용이라고 보아야 한다.

3. 판단

가. 판단 기준

상표법 제73조 제1항 제3호 는 “상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우” 그 상표등록을 취소할 수 있다고 규정하고 있다. 위 규정은 상표권자로 하여금 등록상표를 거래시장에서 적극적으로 사용하도록 촉구하는 한편, 우리 상표법 아래에서는 실제로 사용되지 않는 상표라 하더라도 등록되어 있기만 하면 제3자의 사용을 금지할 수 있어 등록상표의 불사용 상태를 무한정 방치할 경우 다른 사람의 상표 선택의 자유와 공정한 경쟁을 부당하게 제한하여 산업발전과 수요자의 이익보호라는 상표법의 목적에 반하는 결과가 될 수 있으므로, 정당한 이유 없이 일정 기간 동안 사용되지 아니한 상표에 대하여는 등록취소라는 제재를 가함으로써 상표 본래의 기능을 회복하게 하고자 하는데 그 취지가 있다.

한편 위 규정은 상표 사용의 주체를 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자로 한정하고 있는데, 상표권자나 그로부터 사용허락을 받은 자가 아닌 무권리자에 의해 등록상표가 사용되더라도 그 사용으로 상표에 부가된 신용 증가, 고객흡인력 상승과 같은 가치가 상표권자에게 귀속되지 않고, 상표권자의 불사용에 대해 제재하여야 할 필요가 여전히 남기 때문이다.

그러나 이와 달리 상표권이전계약에 의해 상표권자로서 이전등록을 마친 양수인에 의해 상표가 사용된 경우에는 사용 당시 등록된 상표권자에 의해 상표가 사용되었고, 이후 상표권이전계약의 무효, 취소 등의 사유로 인해 그 이전등록이 말소되더라도 상표권자에 의한 상표 사용 사실 자체가 달라지는 것은 아니며, 이러한 양수인의 상표 사용을 적법한 상표권자에 의한 사용이 아니라는 이유로 상표의 등록을 취소하는 것은 상표권자로 하여금 등록상표를 사용하도록 촉진하고 그 불사용에 대해 제재를 가하려는 상표법 제73조 제1항 제3호 규정의 취지에도 부합하지 않는다.

따라서 상표법 제73조 제1항 제3호 해당 여부를 판단함에 있어서 상표 사용 시를 기준으로 상표등록원부에 등록된 상표권자, 전용사용권자 또는 그로부터 통상사용을 허락받은 자가 사용한 경우에는 상표의 사용이 있다고 보아야 한다.

나. 구체적 판단

1) 을 제4호증, 을 제6호증의 1, 2, 을 제10호증의 1 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 홍해에프앤디 주식회사가 2012. 9. 4.부터 2012. 10. 19.까지 당시 상표권자이던 사내이사 소외 1(2012. 8. 29.부터 2013. 9. 23.까지 상표권자로 등록됨)로부터 이 사건 등록상표에 대한 사용허락을 받고 인터넷 쇼핑몰 ‘11번가’, ‘옥션’, ‘롯데쇼핑몰’ 등에서 “ ”, “ ” 표장이 표시된 ‘김’ 상품을 판매한 사실, ② 2012. 6. 28. 및 2012. 7. 4. 당시 전용사용권자이던 주식회사 왕부자(2011. 11. 21.부터 2012. 8. 29.까지 전용사용권자로 등록됨)가 위 “ ” 표장이 표시된 ‘김’ 상품사진 등을 네이버 카페 ‘경기 광주맘들의 행복만들기’에 판매를 위해 게재한 사실이 인정된다.

2) 홍해에프앤디 주식회사, 주식회사 왕부자가 사용한 “ ”, “ ”, “ ” 표장은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자를 부가한 것인데, 부가된 문자 부분이 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고 상단에 위치하거나 좌측에 경사지게 위치해 있는 등 그 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보일 뿐만 아니라 ‘소문난’은 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음’을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하므로, 위 각 표장들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없고, 위 각 표장들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표권자 소외 1로부터 사용허락을 받은 통상사용권자 홍해에프앤디 주식회사 및 전용사용권자 주식회사 삼부자가 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 위 각 표장들을 사용함으로써 이 사건 심판청구일인 2012. 10. 22.로부터 3년 이내에 그 지정상품인 ‘김’에 관하여 사용되었다고 할 것이며, 원고의 주장과 같이 무권리자로부터 취득한 것이어서 소외 1의 상표권 및 주식회사 왕부자의 전용사용권이 각 등록 말소되어야 한다고 하더라도 이와 달리 볼 것은 아니다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.