1출원 된 복수발명의 출원분할시 원출원의 정정이 없이 한 분할출원이 적법한 경우

구 특허법(1963.3.5. 법률 제1293호) 제9조 및 같은법시행규칙(1970.3.23. 상고부령 제314호) 제45조 제1항 소정의 2 이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2 이상의 발명을 반드시 특허청구의 범위에 기재한 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재한 경우도 포함하는 것이므로 원출원중 특허청구의 범위가 아닌 일부 발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 없는 경우도 있어 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하여도 분할출원으로서 적법하다.

특허법 제10조 , 동법시행규칙 제37조 , 구 특허법(1963.3.5 법률 제1293호) 제9조 , 동법시행규칙(1970.3.23 상공부령 제314조) 제45조 제1항

대법원 1983.7.26. 선고 83후23 판결

심판청구인 소송대리인 변리사 이윤모

특허청장

특허청 1983.2.11. 자 1981년 항고심판 절제550호 심결

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

이 사건 출원 당시에 시행되던 구 특허법(1963.3.5. 법률 제1293호) 제9조 에 의하면, 2이상의 발명을 1출원으로 한 자가 이를 2이상의 출원으로 분할출원한 경우에는 그 분할출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다고 규정하고 있고 같은법 시행규칙(1970.3.23. 상공부령 제314호) 제45조 제1항 에 의하면 법 제9조 의 규정에 의하여 2이상의 발명을 포함한 1특허출원을 2이상의 출원으로 분할하고자 하는 자는 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정하고 기타 발명에 대하여는 신규출원을 하여야 한다고 규정하고 있다. 그런데 위에서 2이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2이상의 발명을 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우 뿐만이 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우도 포함하는 것인바, 원출원중 특허청구의 범위는 아니고 다만 일부 발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 없는 경우도 있어 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하여도 분할출원으로 적법하다고 보아야 할 것이다 ( 당원 1983.7.26. 선고 83후23 판결 참조).

기록에 의하면 심판청구인은 이 사건 발명출원은 원출원 발명의 상세한 설명에 기재된 것으로서 분할 출원을 위하여 원출원을 정정할 필요가 없는 경우에 해당한다고 주장하였음이 분명함에도 불구하고 원심결은 여기에 대한 아무런 심리판단없이 심판청구인이 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정함이 없이 한 본건 출원은 분할출원의 요건을 갖추지 못한 부적법한 것이라고 가볍게 물리쳤음은 심리미진 및 판단유탈의 위법을 범하였다는 비난을 면할 수 없으니 여기에 논지 이유있어 원심결은 유지될 수 없다.

그러므로 원심결을 파기환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.