등록디자인 “ ”과 확인대상디자인 “ ”은 모두 전체적으로 볼 때 몸체부의 평면에 나타나는 오뚝이 형상이 지배적인 특징이고 유사하다고 한 사례

등록디자인 “ ”과 확인대상디자인 “ ”은 모두 전체적으로 볼 때 몸체부의 평면에 나타나는 오뚝이 형상이 지배적인 특징이고, 확인대상디자인에만 나타나 있는 요소들은 몸체부의 전체적인 형상에 가려 심미감을 자아내기 어려우며, 건축 배관용 슬리브관 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 변경하여 적용할 수 있는 상업적·기능적 변형에 불과하여 등록디자인과 유사하다고 한 사례.

구 디자인보호법(2005. 5. 31. 법률 제7556호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항

원고 (소송대리인 변리사 김명섭외 1인)

피고

2009. 2. 27.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2008. 9. 26. 2008당883호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초 사실

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재

가. 이 사건 등록디자인의 내용

이 사건 등록디자인은 피고가 1998. 12. 10. 출원하여 1999. 12. 16. 제253005호로 등록된 것으로서 그 디자인의 설명 및 형상과 모양은 별지 1 기재와 같다.

나. 확인대상디자인의 내용

확인대상디자인은 원고가 자신의 실시품을 특정한 것으로서 그 디자인의 설명 및 형상과 모양은 별지 2 기재와 같다(다만, 이 사건 등록디자인의 대상물품은 ‘건축 배관용 슬리브관’인 데 비하여, 원고는 확인대상디자인의 대상물품을 ‘건축 배관용 슬리브’라고 표현하고 있으나, 이는 표현상의 차이일 뿐 서로 같은 종류의 물품이다).

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 2008. 3. 26. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 오뚝이 형상은 물품의 기능 확보를 위한 필연적 형상에 불과할 뿐만 아니라 주지의 형상에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이고, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다는 이유로, 특허심판원에 2008당883호 로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2008. 9. 26. 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

2. 원고의 주장 및 그에 대한 판단

가. 확인대상디자인은 주지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있다는 주장

우선 원고는, 건축 배관용 슬리브관 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내에서 널리 알려진 원통형의 슬리브관, 백열전구, 달걀의 형상 및 일반적인 평면적·입체적 도형으로서의 오뚝이 형상에 의하여 확인대상디자인을 용이하게 창작할 수 있으므로 확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하여, 이 사건 등록디자인과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

일반적으로, 등록된 디자인이 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없지만, 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다( 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 먼저 원통형의 슬리브관, 백열전구, 달걀의 형상 및 일반적인 평면적·입체적 도형으로서의 오뚝이 형상이 건축 배관용 슬리브관이 속하는 디자인분야에서 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내에서 널리 알려진 형상이라는 점에 관하여, 갑 제4 내지 16, 18, 19호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 뿐만 아니라, 원통의 형상과 오뚝이 형상 사이의 외관상의 차이, 백열전구와 2개의 원통관을 통과시키는 슬리브관 사이의 용도·기능상의 차이, 백열전구 및 달걀의 형상과 오뚝이 형상 사이의 외관상의 차이에 비추어 보면, 원통형의 슬리브관이나 백열전구 혹은 달걀의 형상에 의하여 오뚝이 형상의 슬리브관을 용이하게 창작할 수 있다고 볼 수도 없고, 확인대상디자인은 작은 원형의 기둥과 큰 원형의 기둥이 결합되어 평면에서 볼 때 오뚝이 형상을 하면서 사시도 및 좌·우측면도를 통하여 보면 하나의 기둥을 형성하고 있어 단순히 평면적 도형이나 입체적 도형으로서의 오뚝이 형상을 그대로 부가한 것도 아니어서 일반적인 평면적·입체적 도형으로서의 오뚝이 형상에 의하여 확인대상디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 볼 수도 없다.

따라서 확인대상디자인이 주지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라는 원고의 주장은 어느 모로 보아도 받아들일 수 없다.

나. 확인대상디자인은 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있다는 주장

다음으로 원고는, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 발코니 배수용 트랩의 디자인(갑 제11호증), 집수관의 디자인(갑 제12 내지 15, 18, 19호증)에 의하여 용이하게 창작할 수 있고, 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인 역시 자유실시디자인으로 보아야 한다고 주장한다.

이 사건 등록디자인에 대하여 적용되는 구 의장법(2001. 2. 3. 법률 제6413호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항 이 “의장등록출원전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 의장( 제1항 각 호의 1 에 해당하는 의장을 제외한다)은 제1항 의 규정에 불구하고, 의장등록을 받을 수 없다”고 규정하여 주지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 등록받을 수 없도록 한 것과는 달리, 2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되어 2005. 7. 1.부터 시행된 디자인보호법 제5조 제2항 은 “디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지되거나 공연히 실시된 디자인( 제5조 제1항 제1호 에 해당하는 디자인) 또는 간행물에 게재된 디자인( 제5조 제1항 제2호 에 해당하는 디자인)의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인( 제1항 각 호의 1 에 해당하는 디자인을 제외한다)에 대하여는 제1항 의 규정에 불구하고, 디자인등록을 받을 수 없다”고 규정하여 주지디자인 외에 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 등록받을 수 없도록 하였는바, 원고 주장의 취지는 위 개정법 규정에 근거하여, 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않는 자유실시디자인으로 보아야 한다는 것이다.

그러나 이 사건 등록디자인의 출원 당시 시행중이던 위 구 의장법 제5조 제2항 에는 공지디자인에 대하여는 규정되어 있지 않았고, 위 개정법 부칙 제2조는 위 개정법 시행전에 행한 의장등록출원에 관한 등록요건·출원의 변경·심사·심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의하도록 정하고 있으며, 확인대상디자인을 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는지 여부에 대한 판단 시기는 이 사건 등록디자인의 출원시를 기준으로 하여야 하는 점에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인에 관한 소송에서는 확인대상디자인이 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있음을 근거로 자유실시디자인이라고 인정할 수 없다고 할 것이다.

뿐만 아니라, 갑 제11 내지 15, 18, 19호증의 각 기재에 의하더라도, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 발코니 배수용 트랩 및 배수배관용 집수관 혹은 집수조인트의 형상이 평면도상 오뚝이 형상 또는 그와 유사한 형상으로 이루어져 있는 점은 인정되나, 이들의 평면도상 형상은 두개의 원형이 분리된 형태로서 두 원형의 외연을 감싸는 형태로부터 오뚝이 형상 또는 그와 유사한 형상을 볼 수 있도록 한 것에 불과하여 확인대상디자인의 평면도상 오뚝이 형상과는 차이가 있고, 위에서 본 바와 같이 일반적인 평면적·입체적 도형으로서의 오뚝이 형상에 의하여 확인대상디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 보기도 어려우므로, 이 사건 등록디자인의 출원시를 기준으로 보면, 위 증거들에 의하여 건축 배관용 슬리브관 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 확인대상디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 인정할 수도 없다.

따라서 이와 다른 견해를 전제로 한 원고의 위 주장 역시 어느 모로 보아도 받아들일 수 없다.

다. 선의로 공연하게 실시하고 있어 권리범위에 속하지 않는다는 주장

나아가 원고는, 평면이 달걀 형상인 슬리브관을 2001.경부터 제조해 오고 있었는데, 이를 오뚝이 형상으로 변형하여 실시했을 뿐 등록디자인권을 침해할 의사는 없었고, 건축 배관용 슬리브관 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 용이하게 위와 같은 변형을 가할 수 있으므로 설사 변형 결과 등록디자인과 유사하게 된다 하더라도 권리범위에 속한다고 보아서는 안 된다고 주장한다.

그러나 달걀의 형상에 의하여 오뚝이 형상의 슬리브관을 용이하게 창작할 수 있다고 볼 수 없음은 위에서 본 바와 같고, 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어 확인대상디자인 실시자의 고의·과실 등 주관적 요소는 고려의 대상이 되지 않는 것이므로, 이와 다른 견해를 전제로 한 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

라. 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다는 주장

(1) 원고의 주장

끝으로 원고는, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 오뚝이 형상은 크고 작은 두개의 배수관을 관통시키기에 가장 적합한 기능적인 형상으로서 물품의 기능 확보를 위한 필연적 형상이므로 디자인의 유사 여부 판단에서 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 두 디자인의 평면을 관찰하면 이 사건 등록디자인에서는 오뚝이 형상의 미감이 느껴지는 반면 확인대상디자인으로부터는 달걀 형상의 미감이 느껴지며, 정면도와 배면도 및 좌·우측면도를 관찰하면 이 사건 등록디자인의 몸통 부분에는 아무런 모양이 없으나 확인대상디자인의 몸통 부분으로부터는 요철 모양을 볼 수 있는 등 차이가 있어 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

(2) 오뚝이 형상의 유사의 폭에 관한 판단

디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없는바, 이 사건 등록디자인 및 확인대상디자인의 대상이 되는 물품인 건축 배관용 슬리브관은 건축물의 층을 구획하는 콘크리트 구조물 제작용 거푸집 안에 일정한 공간을 점유한 상태로 장착되어 그 거푸집 내부가 콘크리트로 메워지더라도 2개의 배수관이 지나갈 수 있는 관통 공간을 몸체부 내부에 확보해 둠으로써, 콘크리트의 타설 완료 후 위쪽에서 내려오는 2개의 배수관이 상면 폐쇄면이 제거된 몸체부의 내부 공간을 통과하여 아래쪽의 배수배관용 집수조인트의 2개의 이경관에 연결될 수 있도록 하면 그 기능을 다하는 것이므로, 건축 배관용 슬리브관이 이러한 기능을 다하기 위해서 그 평면부가 반드시 오뚝이 형상을 갖고 있어야 한다고는 볼 수 없고, 동일한 기능을 수행하면서도 전체적인 미감을 고려하여 그 평면부의 형상이 얼마든지 다르게 구성될 수 있다고 할 것이다( 대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 참조).

또한, 오뚝이 형상이 건축 배관용 슬리브관이 속하는 디자인분야에서 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내에서 공지된 형상이라는 점에 관하여, 갑 제11 내지 15, 18, 19호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비함에 있어 오뚝이 형상의 유사의 폭을 넓게 보아야 할 것이다.

(3) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대비 판단

(가) 판단 기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 또한 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인보호법에 의한 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 디자인들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면 그것은 단지 공지된 디자인의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다( 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등 참조).

(나) 구체적 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 사시도 및 평면도와 저면도를 대비하면, 두 디자인 모두 전체적으로 평면에서 볼 때 작은 원형과 큰 원형의 결합으로 이루어져 오뚝이 형상을 하면서 플랜지부까지 오뚝이 형상의 기둥으로 몸체부를 형성하고 있고, 몸체부의 하단에 플랜지부가 구성되어 있으며, 플랜지부의 외주면에 4개의 고정보스가 형성되어 있는 특징을 관찰할 수 있다.

한편, 위 각 도면과 함께 정면도, 배면도 및 좌·우측면도를 대비하면, 이 사건 등록의장은 몸체부의 외주면이 매끈한 형상인 데 비하여 확인대상디자인의 외주면에는 횡단면이 ‘ ’인 돌기와 ‘ ’와 같은 하나의 홈을 이룬 요철부가 번갈아 다수 배치되어 있다는 점, 이 사건 등록디자인의 저면에는 역시 오뚝이 형상의 플랜지부가 형성되어 있으나 확인대상디자인의 저면에는 달걀 형상의 플랜지부가 형성되어 있다는 점, 그리고 확인대상디자인은 두 개의 원형 중앙부에 통공이 있다는 점을 관찰할 수 있다.

(다) 판 단

위 인정 사실에 의하면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 전체적으로 볼 때 몸체부의 평면에 나타나는 오뚝이 형상이 보는 사람의 주목을 가장 잘 끄는 지배적인 특징이라고 할 것이므로, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비함에 있어 오뚝이 형상의 유사의 폭을 넓게 보는 이상 이 사건 등록디자인에는 없고 확인대상디자인에만 나타나 있는 차이점 그 자체가 오뚝이 형상에서 오는 지배적인 심미감을 압도할 수 있는 객관적 창작성을 갖고 있다고 평가되지 않는 한 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 유사의 폭 안에 있다고 보아야 할 것이다.

그런데 위에서 본 확인대상디자인에만 나타나 있는 요소들은 몸체부의 전체적인 형상에 가려 심미감을 자아내기 어려운 부분이고, 건축 배관용 슬리브관 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 변경하여 적용할 수 있는 상업적, 기능적 변형에 불과하여 전체적인 심미감에 차이를 줄 정도에 이르렀다고 볼 수는 없다.

(4) 소결론

따라서 이와 달리 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 공통된 부분인 오뚝이 형상의 유사의 폭을 좁게 보고 확인대상디자인에만 나타나 있는 요소의 창작성을 높게 보아야 한다는 원고의 주장 역시 받아들일 수 없다.

3. 결 론

그렇다면 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 원고의 주장은 모두 이유 없고, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.