[1] 특허법 제47조 제3항 제2호 의 '잘못된 기재를 정정하는 경우'의 의미 및 '단순한 오기의 정정'의 경우에도 같은 법 제136조 제4항 등에 규정된 정정요건을 충족하여야 하는지 여부(소극)

[2] '유로폼패널 거푸집의 스페이서 및 체결핀'에 관한 특허발명에 대한 정정청구가 단순한 오기의 정정으로 적법하나, 정정 후의 특허발명은 비교대상발명들이 결합한 발명과 그 목적, 구성 및 작용효과가 실질적으로 동일하므로 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없다고 한 사례

[1] 특허법 제47조 제3항 제2호 의 '잘못된 기재를 정정하는 경우'란 명세서나 도면의 기재가 잘못된 것(오기, 오기 )임이 명세서의 기재 전체, 주지의 사항 또는 경험칙 등에 비추어 명백한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 바른 기재로 정정하는 것을 말하는 것이고, 특별히 정정하지 않아도 권리해석상 불리한 영향을 준다고 인정되지 않는 오기는 정정심판이나 청구의 대상 자체가 되지 않고, 따라서 그러한 경우에는 특허법 제136조 제4항 등에 규정된 정정요건을 충족할 필요가 없다 할 것이다.

[2] '유로폼패널 거푸집의 스페이서 및 체결핀'에 관한 특허발명에 대한 정정청구가 단순한 오기의 정정으로 적법하나, 정정 후의 특허발명은 비교대상발명들이 결합한 발명과 그 목적, 구성 및 작용효과가 실질적으로 동일하므로 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없다고 한 사례.

[1] 특허법 제47조 제3항 제2호 , 제136조 제4항 [2] 특허법 제29조 제2항 , 제47조 제3항 제2호

조도연 (소송대리인 변리사 박창희 외 1인)

전기창 (소송대리인 변리사 문경진 외 3인)

2004. 12. 16.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2004. 4. 9. 2002당2731호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

1. 이 사건 심결의 경위

가. 원고는 다음과 같은 내용의 이 사건 특허발명의 권리자이다.

① 발명의 명칭 : 유로폼패널 거푸집의 스페이서 및 체결핀

② 출원일/등록일/등록번호 : 1994. 6. 27./1997. 10. 13./제126152호

③ 특허청구범위 : 별지 1. 기재와 같다.

나. 피고는, 원고를 상대로 하여 '유로폼패널 거푸집의 스페이서 및 체결핀'에 관한 원고의 이 사건 특허발명의 정정된 특허청구범위는 보호받고자 하는 대상이 불명확하고, 이 사건 특허발명은 별지 2. 기재 비교대상발명 1, 2, 3과 동일하거나 이로부터 용이하게 발명 가능하여 신규성 또는 진보성이 없으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당2731호 사건으로 심리하여 2004. 4. 9., 이 사건 특허발명에 대한 정정은 잘못된 기재를 정정하거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하므로 적법하고(정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것인지 여부에 관하여는 판단함이 없이 정정청구가 적법하다고 판단하였다.), 정정된 특허청구범위가 불명확하다고 할 수는 없으나, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3에 비하여 진보성이 없으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로, 원고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

[증 거] 갑 제1 내지 3호증, 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제5 내지 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장 심결 취소사유의 요지

가. 정정의 적법 여부에 대한 심결은 잘못되었다.

원고가 정정을 청구한 사항 중 이 사건 심결이 특허법 제47조 제3항 제2호 의 '잘못된 기재를 정정하는 경우'에 해당하는 것으로 본 사항('정정사항 1')은 같은 법 제136조 제4항 에 의하여 '정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것'이어야 한다는 요건을 충족하여야 하는 것인바, 이 사건 심결이 원고의 정정청구를 적법한 것으로 판단함으로써 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것으로 판단하였음에도 불구하고, 결론에서는 다시 이 사건 특허발명이 진보성이 없어 특허받을 수 없다고 판단한 것은 모순이고, 만약 이 사건 심결의 취지가 정정 후의 특허청구범위가 특허를 받을 수 없어서 정정이 허여되지 않는다는 것이라면 특허법 제136조 제5항 에 의해 원고에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었어야 함에도 불구하고 그러한 절차를 거치지 아니한 것은 위법하다.

나. 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3에 비하여 진보성이 있다.

(1) 목적에 있어서

이 사건 특허발명은 현대 건축기술에 따라 고층건물을 건축할 경우 벽체의 길이가 10mm 또는 20mm씩 감소함에 따라 패널(panel)을 정확하게 설치하는 동시에 벽체 내외부의 패널을 결합하여 보다 시공효율을 높이고자 하는 목적이 있는 데 비하여, 비교대상발명 1, 3은 패널과 패널의 연결시 발생하는 틈새부분을 단지 특별한 수단 없이 메워서 콘크리트가 흘러내리지 않도록 하기 위한 것이고, 비교대상발명 2는 모듈(module)형 콘크리트 거푸집의 구조를 제공하기 위하여 사용되는 여러 크기의 U자형 필러(filler)를 하나의 긴 볼트로 고정시키기 위한 것이므로, 이 사건 특허발명과 비교대상발명들은 그 목적이 서로 다르다.

(2) 구성에 있어서

① 거푸집 고정수단에 있어서, 이 사건 특허발명은 패널과 패널 또는 벽체 내외의 패널을 연결하는 타이(tie, 4)를 체결핀(12)을 사용하여 일체로 결합함으로써 콘크리트를 거푸집에 투입할 시에 충분한 힘을 유지시켜 주어 콘크리트 혼합물을 거푸집의 내부에 유지할 수 있게 하는데 반해서, 비교대상발명 1은 규격화되지 않은 폼포스트(form post, 10)와 좌우 연결되는 유니트(unit, 1)들을 볼트와 너트를 이용하여 연결하고 또 벽체의 내외부에 설치되는 거푸집의 내외부는 폼포스트(10) 사이에 와이어(wire, 15)로 연결하고 이를 보완하기 위해 복수의 유니트를 가로지르는 빔(37)과 마주보는 빔을 설치하고 다시 이를 지지하기 위하여 버팀빔(42)을 연결하고 있는 것이고, 비교대상발명 2의 U자형 필러는 이 사건 특허발명의 스페이서와는 달리 틈을 메꾼다는 목적과는 무관하게 패널과 패널 사이를 결합시키기 위하여 필수적으로 사용되는 구성이며, 비교대상발명 3은 최소한 3개 이상의 패널을 미니월러(mini-waler, 14)를 이용하여 일체로 체결하고 미니월러는 다시 스트롱백(strongback, 15)으로 체결하여 패널을 좌우 나란히 고정한 다음 그와 같이 나란히 고정된 패널섹션(panel section, 16)의 일정부위를 타이로드(tie rod, 31)와 마모 클램프(friction clapms, 33) 등을 이용하여 잡아줌으로써 내외부 거푸집을 고정하는 것이므로, 이 사건 특허발명과 비교대상발명들은 패널의 좌우 연결 및 내외부 거푸집의 연결방식이 서로 다르다.

② 이 사건 특허발명의 스페이서(11)는 고층건물에서 벽체의 두께가 10mm 또는 20mm 단위로 감소함에 따라 유로폼 패널 사이에 일정한 규격의 공간(틈)이 형성되는 현대의 건축공법에 적합하도록 10mm 단위로 규격화되고, 측면에는 벽체의 내외부에 형성되는 패널을 연결하기 위한 타이(4)를 삽입할 수 있는 요부(15)가 일정한 위치 및 형상으로 형성되어 있는데 반해서, 비교대상발명 1은 이 사건 특허발명의 요부(15)와 같은 구성이 없이 와이어개구부(14)를 와이어로 결합함으로써 내외부 유니트를 연결하고 있고, 폼지지 포스트(form supporting post, 10)는 패널이 콘크리트를 수평으로 지지하는 힘을 얻기 위하여 반드시 패널과 패널 사이에 배치되어야 하고, 폼지지 포스트(10), 포스트(15) 또는 스트립(16)은 그 두께나 길이가 일정하지 않아 필요에 따라 그때그때 잘라서 사용하여야 하는 것이고, 비교대상발명 2의 필러는 유로폼 패널 사이에 형성되는 틈과는 무관하게 패널과 패널을 결합하기 위한 것으로서 이 사건 특허발명과 같은 요부를 형성한다는 사상이 없으며, 비교대상발명 3은 건축물의 거푸집 시공시 벽체 두께 등의 불일치에 의해 통상적으로 발생하는 패널과 패널 사이의 다양한 크기의 간극을 채우기 위해 이에 대응하는 크기의 필러(17)를 나타내는 것으로서, 최소한 3개 이상의 콘크리트폼 패널(12, 13)을 연결하여 패널을 나란히 고정하기 위하여 미니월러(14)라는 독특한 구성을 채용하고 미니월러(14)를 체결하기 위해 'U'자 형태의 필러(17)와 볼트를 사용하는 형태로 역시 이 사건 특허발명의 요부(15)에 해당하는 구성은 없으므로, 이 사건 특허발명의 스페이서(11)는 비교대상발명들의 대응되는 구성과 다르다.

③ 이 사건 특허발명의 체결핀의 변위홀은 규격화되어 있는데 반해서, 비교대상발명 2의 긴 볼트는 규격화되어 있지 않으므로, 양 구성은 서로 다르다.

(3) 작용효과에 있어서

이 사건 특허발명은 콘크리트 타설시 벽체의 두께의 변화에 따라 발생하는 틈이나 오차를 보강하기 위해 다른 치수의 모서리패널을 별도로 재제작할 필요 없이, 고층건물의 벽체가 일정한 크기로 감소함에 따라 규격화된 두께의 스페이서를 사용하여, 기존의 모서리패널 및 유로폼패널을 그대로 이용하여 간편하게 거푸집을 형성함으로써 시공효율을 높이고, 요부(15)를 형성함으로써 타이(4), 패널 및 스페이서를 한번에 간편하게 일체로 연결하여 시공하고 설치된 타이(4)의 두께 만큼 공간이 형성되어 콘크리트가 누설되거나 거푸집의 길이에 오차가 발생하는 것을 방지하며, 산업적으로도 규격화된 스페이서를 대량생산하여 건설현장에서 거푸집과 함께 계속 재활용하여 사용할 수 있는 효과가 있는 것이다. 이에 대하여 비교대상발명 1 내지 3은 거푸집의 오차로 인한 틈을 단순히 채우거나 벽체를 유지하기 위한 것이고, 규격화하여 대량생산하는 등의 사상이 없이 현장에서 그때그때 제작하여 사용하거나 미리 제작한다 하더라도 틈의 크기 등에 맞추어 잘라서 사용해야 되는 것으로서 재활용이 불가능하고 설치 및 해체 작업시의 능률도 떨어지는 등 이 사건 특허발명의 작용효과와는 큰 차이가 있다.

(4) 이 사건 특허발명의 출원 이전에는 이와 유사한 구성의 제품이 사용되지 아니하였고, 이 사건 특허발명의 권리자인 원고는 이 사건 특허발명에 의한 제품을 상업화하여 각종 건설현장에 널리 보급하여 건설현장의 생산성 향상에 기여하였으며, 원고의 관련제품이 상업적으로 성공한 이후에야 건설현장에서 이 사건 특허발명의 제품과 유사한 제품이 무단으로 복제되어 실시되고 있는 점에 비추어 보면, 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있다.

3. 판 단

가. 정정 전 및 정정 후 이 사건 특허발명의 요지

갑 제2호증 및 갑 제4호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 정정 전, 후의 이 사건 특허발명은 거푸집에 사용되는 스페이서와 체결핀에 관한 것으로서, 종래의 규격화된 유로폼패널을 사용하여 거푸집을 조립하는 경우 유로폼패널이 일정 규격으로 정형화되어 있기 때문에 대개 15층 이상의 고층건물을 축조하는 경우, 상층부와 하층부 간에 있어서 건물의 하중을 지지하는 옹벽의 두께가 현저하게 달라져서 유로폼패널을 그대로 사용하여 모서리패널과 조립하는 경우 층에 따라 패널 사이에 20 내지 30mm 정도의 간격이 생기므로 별도로 모서리패널을 다시 제작하여 거푸집을 조립하여야만 하는 문제점이 있었던바, 정정 전, 후의 이 사건 특허발명은 종래의 규격화된 유로폼패널(1)과 모서리패널(2) 간의 간격을 메워줄 수 있는 스페이서(11)를 제공하여 건축 도중에 건물의 상층부와 하층부 간에 있어서 옹벽의 두께가 달라진다 하더라도 동일한 유로폼패널(1)과 모서리패널(2)을 그대로 사용할 수 있도록 함으로써 거푸집의 조립성을 개선시키고자 하는 목적 및 효과를 갖는 사실과, 그 구체적인 구성은 앞서 본 정정 전, 후의 이 사건 특허발명의 특허청구범위의 기재와 같은 사실이 각 인정된다.

나. 정정사항 1의 정정 가능 여부에 관한 판단

(1) 앞서 본 바와 같이 원고는, 이 사건 심결이 특허법 제47조 제3항 제2호 의 '잘못된 기재를 정정하는 경우'에 해당하여 '정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것'이어야 한다는 요건을 충족하여야 하는, 정정사항 1에 대한 정정을 허용하면서도 다시 이 사건 특허발명이 진보성이 없어 특허받을 수 없다고 판단한 것은 모순이라는 취지로 주장한다.

(2) 그러므로 살피건대, 2001. 2. 3. 법률 제6411호에 의하여 신설된 특허법 제133조의2 는 특허무효심판절차 중에 같은 법 제47조 제3항 각 호의 1에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있도록 하는 한편, 그 제3항에서 그러한 정정청구에 관하여는 정정심판에 관한 같은 법 제136조 제2항 내지 제5항 , 제7항 내지 제11항 을 준용하도록 하였고, 같은 날 개정된 같은 법 제136조 제3항 은 " 제1항 의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다."고 규정하고, 같은 항 제4항 은 " 제1항 의 규정에 의한 정정 중 제47조 제3항 제1호 (특허청구범위를 감축하는 경우) 및 제2호 (잘못된 기재를 정정하는 경우)에 해당하는 정정은 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다."고 규정하고 있으며, 위 신설 및 개정된 규정과 관련하여 위 법률 제6411호의 부칙 제1항은 그 시행일을 2001. 7. 1.로 정하고 있고, 같은 제3항은 본문에서 "이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제출된 특허출원에 대한 심사·특허등록 … 심판 …은 종전의 규정에 의한다."고 규정하면서도 그 단서에서는 "다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다."라고 규정하면서 그 제3호에서 "특허의 무효심판을 청구함에 있어서는 제133조의2 제1항 · 제2항 의 개정규정, 동조 제3항 의 개정규정에서 준용하고 있는 제136조 제3항 내지 제5항 … 의 개정규정을 각각 적용한다."라고 함으로써 위 법률 시행 이전에 출원된 특허발명에 관하여도 무효심판절차 중의 정정청구에 관하여는 위와 같이 신설 및 개정된 특허법 제133조의2 및 제136조 에 규정된 요건에 따라 그 허용 여부를 결정하여야 함을 규정하고 있다. 한편, 위 특허법 제47조 제3항 제2호 의 '잘못된 기재를 정정하는 경우'란 명세서나 도면의 기재가 잘못된 것(오기, 오기)임이 명세서의 기재 전체, 주지의 사항 또는 경험칙 등에 비추어 명백한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 바른 기재로 정정하는 것을 말하는 것이고, 특별히 정정하지 않아도 권리해석상 불리한 영향을 준다고 인정되지 않는 오기는 정정심판이나 청구의 대상 자체가 되지 않고, 따라서 그러한 경우에는 특허법 제136조 제4항 등에 규정된 정정요건을 충족할 필요가 없다 할 것이다.

(3) 이 사건으로 돌아와 살피건대, 비록 이 사건 특허발명의 출원일이 1994. 6. 27.로서 위 특허법 제133조의2 가 신설되어 시행되기 전이기는 하나, 위와 같은 특허법의 부칙 규정에 따라 이 사건 특허발명과 관련된 무효심판절차 중의 정정청구에 관하여는 새로운 규정이 적용된다 할 것이고, 따라서 정정청구된 사항이 특허법 제47조 제3항 제1호 (특허청구범위를 감축하는 경우) 및 제2호 (잘못된 기재를 정정하는 경우)에 해당하는 경우에는 원칙적으로 같은 법 제136조 제4항 의 "정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다."는 요건이 충족되어야 할 것이다.

그런데 이 사건에서 문제로 되고 있는 정정사항 1은 특허청구의 범위에 있어서, 정정 전의 '체결용 결합용 타이(4)가 끼워질 수 잇는'을 '체결용 결합용 타이(4)가 끼워질 수 있는'으로 정정하는 것이고, 정정 전의 '잇는'은 앞뒤의 문맥을 살펴볼 때 '이어 붙이다'의 의미가 있는 '잇는'의 의미로 볼 여지는 전혀 없다 할 것이어서, '있는'으로 할 것을 '잇는'으로 잘못 기재한 것, 즉 단순한 오기의 정정으로 봄이 타당하고, 따라서 이는 특허법상의 정정심판 또는 정정청구의 대상으로서 그 요건의 충족 여부를 나아가 살펴볼 필요도 없이 당연히 정정되어야 할 사항이라 할 것이다.

그렇다면 이 사건 심결이 정정사항 1을 '단순한 오기의 정정'으로 보고 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다는 요건의 충족 여부에 관하여 살피지 아니하고 그 정정이 허용되어야 한다고 판단한 다음 이 사건 특허발명이 진보성이 없어 무효로 되어야 한다고 판단한 데 어떠한 모순이 있다 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 정정 후 이 사건 특허발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있는지 여부

(1) 목적의 대비

정정 후 이 사건 특허발명은 종래의 규격화된 유로폼패널(1)과 모서리패널(2) 간의 간격을 메워줄 수 있는 스페이서(11)를 제공하여 건축 도중에 건물의 상층부와 하층부 간에 있어서 옹벽의 두께가 달라진다 하더라도 동일한 유로폼패널(1)과 모서리패널(2)을 그대로 사용할 수 있도록 함으로써 거푸집의 조립성을 개선시키고자 하는 것을 목적으로 하고 있다. 이에 대하여 비교대상발명 1은 설치와 분해가 용이한 콘크리트 작업을 위한 지지폼을 제공하는 것을 목적으로 하고 있어서 정정 후 이 사건 특허발명과 같은 목적이 명시되어 있지는 않으나, 그 도면 제10도와 도면 제11도에 도시된 바와 같이 유니트(1)의 포스트(2)와 코너 유니트(18)의 포스트(20) 간의 연결에 있어서 포스트(2)(20)들 사이에 삽입되는 포스트(15)와 스트립(16)의 구성을 보면, 정정 후 이 사건 특허발명과 유사하게 유니트(1){정정 후 이 사건 특허발명의 유로폼패널(1)에 대응되는 구성부재로 보인다.}과 코너 유니트(18){정정 후 이 사건 특허발명의 모서리패널(2)에 대응되는 구성부재로 보인다.}의 연결에 있어서 이들 사이에 두께가 서로 다른 폼 포스트(15)와 스트립(16)이 삽입되는 구성으로 되어 있어, 비교대상발명 1도 정정 후 이 사건 특허발명과 유사하게 유로폼패널과 모서리패널 간의 간격을 조절할 수 있게 함으로써 거푸집의 조립성을 개선시키고자 하는 목적이 있다고 볼 수 있다. 나아가 비교대상발명 2도 정정 후 이 사건 특허발명과 같은 목적이 명시되어 있지는 않으나 도면 제2도와 같이 패널(11)과 패널(12) 사이에 끼워지되 그 폭이 각각 다른 필러(18)(19)의 구성을 보면, 비교대상발명 2도 정정 후 이 사건 특허발명의 목적을 포함하고 있다고 봄이 타당하다. 또한 비교대상발명 3도 정정 후 이 사건 특허발명과 같은 목적이 명시되어 있지는 않으나, 도면 제10도와 같이 패널섹션(16)과 패널섹션(16) 사이에 끼워지는 필러(17)의 구성을 보면, 거푸집의 조립성을 개선시킨다고 하는 정정 후 이 사건 특허발명의 목적을 포함하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 비교대상발명 1, 2, 3 각각은 정정 후 이 사건 특허발명의 목적과 동일한 목적을 포함하고 있다 할 것이다.

(2) 구성의 대비

(가) 정정 후 이 사건 특허발명과 비교대상발명 1, 2, 3 모두 거푸집 작업에 필요한 스페이서(비교대상발명 1, 2, 3은 이를 '포스트', '스트립' 또는 '필러'로 달리 표기하고 있으나 이들 모두 거푸집의 패널과 패널 사이에 끼워져서 거푸집의 길이를 조절하는 점에서 그 성격이 유사한 구성부재라 할 것이다.)와 체결핀(비교대상발명 2와 3은 이를 '긴 볼트'로 표기하고 있으나 이들 모두 패널과 패널 사이에 끼워지는 스페이서 또는 필러를 관통하여 고정하는 점에서 그 성격이 유사한 구성부재라 할 것이다.)에 대한 것인 점에서 동종의 물품이라 할 것이다.

(나) 구체적인 구성에 있어서, 정정 후 이 사건 특허발명의 구성요소 1은 스페이서(11)로서, '체결용 결합용 타이(4)가 끼워질 수 있는 다수 개의 요부(요부)(15)와 상기 요부(15) 내에 형성되어 있는 홈(16)이 형성되어 있는 기존의 유로폼패널(1)과 동일 또는 유사하게 다수 개의 요부(15)와 홈(16)을 가지고(이하 '구성요소 1-1'이라 한다), 그 높이가 기존의 유로폼패널(1)과 동일한 높이를 가지며(이하 '구성요소 1-2'라 한다), 그 두께(t)가 10 내지 30mm의 범위 내에 10mm를 단위두께로 하여 형성되어진 스페이서(11)(이하 '구성요소 1-3'이라 한다)'로 이루어져 있다.

먼저 구성요소 1-1은 스페이서(11)에 기존의 유로폼패널(1)에 있는 것과 동일한 요부(15)와 홈(16)을 형성시키는 것으로서, 이 중에서 '스페이서(11)에 홈(16)이 형성된 구성'에는, 비교대상발명 1의 포스트(15) 및 스트립(16)에 볼트개구부(17)가 형성된 구성, 비교대상발명 2의 필러(18)(19)에 필러 슬롯트(18a)(19a)가 형성된 구성 및 비교대상발명 3의 필러(17)에 긴 볼트(54)를 끼우기 위한 구멍이 형성되어 있는 구성이 대응되는데, 이들 구성요소는 모두 스페이서에 체결용 홈을 형성한 점에서 동일하다. 한편, 비교대상발명 1, 2, 3은 요부를 결여하고 있는 점에서 구성요소 1-1과 차이가 있으나 정정 후 이 사건 특허발명 명세서의 도면 제4도에 도시된 종래의 기술에 있어서 유로폼패널(1)과 모서리패널(2) 사이에 요부가 없이 평탄한 비교대상발명 1의 '포스트(15) 및 스트립(16)', 비교대상발명 2의 '필러(18)(19)' 및 비교대상발명 3의 '필러(17)'와 같은 스페이서의 기능을 가지는 부재를 삽입하고 체결용 타이(4)를 패널과 스페이서 사이에 끼운 다음 체결핀으로 스페이서와 타이를 관통하여 고정시키고자 할 경우, 타이의 두께만큼 스페이서와 유로폼패널(1) 또는 모서리패널(2) 사이에 빈틈이 생겨 타설한 콘크리트가 흘러나오게 되어 거푸집 본연의 목적인 타설된 콘크리트가 양생이 되어 굳어질 때까지 거푸집 밖으로 흘러나오지 않도록 하는 목적의 달성이 불가능하게 되는 점에 비추어, 타이가 끼워지는 종래의 유로폼패널(1)에 있어서 삽입되는 스페이서에는 당연히 유로폼패널(1)에 형성된 요부(15)와 동일한 형상의 요부(15)가 있어서 스페이서와 유로폼패널(1) 사이에 불필요한 공간이 생기는 것을 예방하여야 할 것이므로, 정정 후 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 요부(15)를 당연히 형성할 것으로 보이므로, 이 사건 특허발명과 비교대상발명에서의 이러한 형상의 차이는 단순한 설계변경에 불과하여 양 구성요소는 그 구성이 실질적으로 동일하다 할 것이다.

다음으로 구성요소 1-2는 스페이서(11)의 높이를 기존의 유로폼패널(1)의 높이와 동일하게 한 것으로서, 비교대상발명 1의 '포스트(15) 및 스트립(16)', 비교대상발명 2의 '필러(18)(19)' 및 비교대상발명 3의 '필러(17)'는 인접하고 있는 패널에 비하여 그 높이가 어떠한지 명확하게 기재되어 있지 않으나, 패널 사이에 삽입되어 거푸집의 길이를 조절하고 타설된 콘크리트가 거푸집 밖으로 흘러나오지 않도록 해야 하는 부재인 스페이서는 특별히 다른 목적이 없는 한, 그 높이를 당연히 인접하는 패널의 높이와 동일하게 하여야 할 것이므로, 비교대상발명들의 위 각 구성요소 또한 구성요소 1-2의 스페이서(11)와 마찬가지로 인접하는 패널과 그 높이가 동일하다고 보아야 할 것이므로, 위 각 구성요소들은 그 구성이 동일하다.

나아가 구성요소 1-3은 스페이서(11)의 두께(t)를 10 내지 30mm의 범위 내에 10mm를 단위두께로 한 것인데, 비교대상발명 1의 '포스트(15) 및 스트립(16)', 비교대상발명 2의 '필러(18)(19)' 및 비교대상발명 3의 '필러(17)'는 그 두께가 명시되어 있지는 않으나, 비교대상발명 1의 포스트(15)와 스트립(16), 비교대상발명 2의 필러(18)와 필러(19)는 모두 그 두께가 서로 다른 점에 비추어, 이들은 필요한 거푸집의 길이에 맞추어서 적당한 두께로 조정되어 사용되는 것임을 알 수 있다. 다만, 비교대상발명 1의 포스트(15)와 스트립(16) 및 비교대상발명 2의 필러(18)와 필러(19)는 각각 그 두께가 얼마인지 명시되어 있지 않으나, 이들의 두께를 5mm 단위로 하든지 10mm 단위로 하든지 또는 15mm 단위로 하든지 여부는 필요시 임의로 선택할 수 있는 것으로서, 특별히 구성요소 1-3과 같이 10mm 단위로 정하는 것이, 예를 들어 5나 15mm 단위로 정하는 것보다 월등하게 거푸집의 조립성을 개선시킨다거나 하는 임계적인 의의가 있다고 볼 수는 없는 것이어서, 이 사건 특허발명의 스페이서의 두께는 단순한 수치의 한정에 불과하다 할 것이므로, 구성요소 1-3은 각각 다른 두께를 가진 비교대상발명 1의 '포스트(15)와 스트립(16)' 및 비교대상발명 2의 '필러(18)와 필러(19)'와 실질적으로 동일한 구성이라 할 것이다.

(다) 정정 후 이 사건 특허발명의 구성요소 2는 '스페이서(11)의 거푸집의 조립에 사용되어지기에 적절하도록 일정 간격으로 이격되어 형성된 다수 개의 변위홀(13)을 가지는 체결핀(12)'으로서, 비교대상발명 2의 '연장된 슬롯(13)(14)과 다수 개의 둥근 홀(17)을 가지는 긴 볼트(15)' 및 비교대상발명 3의 '웨지볼트(55)와 다수 개의 둥근 홀을 가지는 긴 볼트(54)'가 이에 대응되는데, 양 구성요소는 스페이서를 거푸집의 조립에 사용되기에 적절하도록 일정간격으로 이격되어 형성된 다수의 홀을 가지는 체결부재인 점에서 그 구성이 동일하다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 특허발명의 체결핀의 변위홀은 규격화된데 반해서, 비교대상발명 2의 긴 볼트는 규격화되어 있지 않다는 점에서 서로 다르다고 주장하나, 정정 후 이 사건 특허발명의 구성요소 2에는 체결핀의 변위홀이 어느 정도의 수치로 규격화되어 있는지 한정되어 있지 않고, 다만 '일정 간격으로 이격되어 형성'된다고 기재되어 있을 뿐인데, 비교대상발명 2도 긴 볼트(15)에 다수의 둥근 홀(17)이 일정 간격으로 이격되어 형성되어 있어서 양 구성요소는 서로 동일하다 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

따라서 정정 후 이 사건 특허발명의 모든 구성요소가 비교대상발명 1, 2, 3의 대응되는 구성요소와 그 구성이 동일하거나 실질적으로 동일하고, 비교대상발명 1, 2, 3의 대응되는 구성요소를 결합하는 데 특별한 구성상의 변경을 필요로 하지 않으므로, 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어서, 정정 후 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3에 비하여 구성의 곤란성이 있다고 할 수 없다.

(3) 작용효과의 대비

정정 후 이 사건 특허발명은 상세한 설명란에 기재된 바와 같이, "옹벽의 두께가 줄어드는 경우에도 별도의 모서리패널(2)을 제작할 필요 없이 기존의 모서리패널(2)과 함께 조립함으로써 조립성을 개선하고, 또한 모서리패널(2)의 재제작에 따른 시간적 손실 등의 폐해를 줄일 수 있도록 한다."(갑 제4호증의 2, 7쪽 10줄 내지 12줄 참조)는 작용효과를 발휘할 것이고, 비교대상발명 1, 2, 3을 결합한 발명도 정정 후 이 사건 특허발명의 구성요소 1, 2와 실질적으로 동일한 구성을 포함하고 있으므로 정정 후 이 사건 특허발명과 실질적으로 동일한 작용효과를 발휘할 것이다.

이에 대하여 원고는, 비교대상발명 1, 2, 3은 거푸집의 오차로 인한 틈을 단순히 채우거나 벽체를 유지하는 작용효과를 가지는 것에 불과한 데 반해서, 이 사건 특허발명의 요부(15)는 타이(4)를 삽입할 수 있게 하여 타이(4)가 결합될 때 유로폼 패널의 측면과 스페이서 사이에 결합된 타이(4)의 두께만큼의 공간이 형성되어 타설된 콘크리트가 누출되는 것 등을 방지하고, 체결핀이 정확하고 용이하게 체결되도록 가이드 역할을 하므로, 이 사건 특허발명의 작용효과는 비교대상발명들의 효과와 다르다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이, 비교대상발명 1의 '포스트(15) 및 스트립(16)', 비교대상발명 2의 '필러(18)(19)' 및 비교대상발명 3의 '필러(17)'에 기존의 유로폼패널(1)에 형성되어 있는 것과 같은 요부(15)를 형성하는 것은 단순한 설계변경에 불과하고 그와 같이 설계변경을 가한 구성 또한 이 사건 특허발명의 요부(15)와 동일한 효과를 발휘할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

(4) 결국, 정정 후 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3을 결합한 발명과 목적, 구성 및 작용효과가 실질적으로 동일하므로, 비교대상발명 1, 2, 3에 비하여 진보성이 없다.

이와 관련하여 원고는, 이 사건 특허발명은 상업적 성공을 거두었으므로 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있다는 취지로 주장하나, 갑 제8호증 및 갑 제9호증의 1 내지 4의 각 기재만으로는 원고가 주장하는 상업적 성공이 이 사건 특허발명의 청구항에 기재된 발명의 기술적인 특징에 의한 것이고 판매기술, 선전·광고기술 등 발명의 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아니라는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

라. 소 결

따라서 원고의 정정청구는 적법하나, 정정 후 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3에 비하여 진보성이 없어 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

4. 결 론

그러므로 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.