[1] 상표법 제7조 제1항 제12호 의 규정 취지

[2] 상표법 제7조 제1항 제12호 의 ‘부정한 목적’이 있는지 여부의 판단 방법

[3] 등록상표 “ ”가 일본의 저명상표인 비교대상상표 “ひよ자”를 모티브로 하여 구성된 모방상표로서 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부(적극)

[1] 상표법 제7조 제1항 제12호 는 주지·저명상표에 대한 국제적 보호강화라는 각국의 입법 추세에 부응하여 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법에서 신설된 조항으로서, 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하고 또는 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않으려는 취지이다.

[2] 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하려면 그 상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 제3자가 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적으로 사용하여야 하는바, 그 중 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 제3자의 상표의 동일·유사성의 정도, 제3자와 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 제3자가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 특정인의 상표의 지정상품의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

[3] 일본의 저명상표인 비교대상상표 “ひよ자”를 호칭하는 발음인 ‘ひよこ’를 그대로 한글로 음역한 ‘히요꼬’ 아래에 그 영어음역인 ‘HIYOKO’를 이단으로 병기한 등록상표 “ ”는 비교대상상표를 모티브로 하여 구성된 모방상표로서, 비교대상상표에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 비교대상상표의 상표로서의 가치를 희석화하여 그 상표권자에게 손해를 가할 목적을 가지고 사용하는 상표라고 봄이 상당하므로, 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다.

[1] 상표법 제7조 제1항 제12호 [2] 상표법 제7조 제1항 제12호 [3] 상표법 제7조 제1항 제12호

[2] 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 (공2004하, 1873)

가부시키가이샤 히요고 (소송대리인 변리사 나영환외 1인)

주식회사 청우식품 (소송대리인 변리사 한호섭)

2006. 5. 26.

1. 특허심판원이 2005. 10. 27. 2005당565호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 심결의 경위 등

가. 이 사건 등록상표

① 구성 :

② 출원일/등록일/등록번호 : 2002. 9. 11./2004. 12. 17./제603206호

③ 지정상품 : 쿠키, 건과자, 비스킷, 식용캔디, 초콜릿, 크래커, 카스타드, 웨이퍼스, 도넛, 카스텔라빵(상품류 구분 제30류)

④ 상표권자 : 피고

나. 비교대상상표들

(1) 비교대상상표 1

① 구성 : ひよ자

② 사용상품 : 만쥬(팥앙금 등으로 속을 채운 일본식 과자) 등 과자류

③ 상표사용자 : 원고

④ 일본에서 등록번호 제524914호{출원일 1957. 6. 4., 등록일 1958. 8. 1.(최종 존속기간갱신등록일 1999. 3. 24.)}로 등록된 상표이다.

(2) 비교대상상표 2

① 구성 : HIYOKO

② 사용상품 및 상표사용자는 비교대상상표 1과 같다.

③ 일본에서 등록번호 제779390호(출원일 1992. 2. 13.)로 등록된 상표이다.

(3) 비교대상상표 3

① 구성 :

② 출원일/등록일/등록번호 : 1994. 12. 12./1996. 4. 12./제336988호

③ 지정상품 : 건과자, 약과자, 카스텔라, 엿, 쿠키, 캔디, 아이스캔디, 젤리, 식빵, 단팥빵, 만두, 설탕, 떡{ 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 [별표 1] 상품류 구분 제3류}

④ 상표권자 : 원고

⑤ 선등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 상표등록을 취소한다는 심결이 2005. 6. 2. 확정되었으나, 이 사건 등록상표의 상표등록출원시에는 선출원에 의한 등록상표였다.

다. 심결의 경위

(1) 원고는 2005. 3. 18. 이 사건 등록상표가 비교대상상표 3에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제6호 , 제7호 , 제9호 내지 제12호 에 위반하여 등록되었다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2005당565호 로 심리하여 2005. 10. 27. 이 사건 등록상표는 일본어의 국내 보급수준 등을 고려할 때 비교대상상표 3과 외관, 호칭 및 관념이 달라서 서로 유사하지 아니하므로 상표의 유사성을 전제로 하는 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제7호 , 제9호 , 제10호 , 제11호 에 해당하지 아니하고, 비교대상상표 3이 국내에서 저명성을 취득하였다는 점을 인정할 증거가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제6호 , 제10호 에도 해당하지 아니하며, 또한 원고가 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 사용하고 있음을 인정할 증거가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제12호 에도 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[증거] 갑 제1, 2, 3, 21호증, 갑 제5호증의 1, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지

(1) 이 사건 등록상표는 비교대상상표 1, 2에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다.

(2) 이 사건 등록상표는 비교대상상표 3와 그 외관과 관념은 다르지만 호칭이 같아서 표장이 유사하고, 지정상품도 동일, 유사하므로 이 사건 등록상표는 비교대상상표 3과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다.

(3) 이 사건 등록상표는 국내외 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있는 비교대상상표들에 화체된 명성과 신용에 부당하게 편승하려는 모방상표로서 건전한 상거래 질서를 해치고 공서양속을 문란하게 하는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당한다.

(4) 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있는 비교대상상표 3을 그대로 차용한 상표로서 그 지정상품에 다 같이 사용될 경우 상품의 출처나 품질에 관하여 일반 수요자의 오인·혼동을 유발하게 하므로 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다.

나. 판 단

(1) 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부

(가) 상표법 제7조 제1항 제12호 의 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제12호 는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 위 규정은 주지·저명상표에 대한 국제적 보호강화라는 각국의 입법 추세에 부응하여 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법에서 신설된 조항으로서, 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하고 또는 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않으려는 취지이다. 따라서 어떤 상표가 위 규정에 해당하기 위하여는 그 상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 제3자가 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적으로 사용하여야 하는바, 그 중 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 제3자의 상표의 동일·유사성의 정도, 제3자와 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 제3자가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 특정인의 상표의 지정상품의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 할 것이다( 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 ).

(나) 인정 사실

1) 원고는 1959년 설립된 회사로서 그 이전인 1912년경부터 원고의 창업주에 의하여 고안된 병아리 형상의 히요꼬라는 이름의 만쥬를 주요한 상품으로 하여 과자류를 생산·판매해오고 있는데, 그 매출액은 1986년에는 일본 과자업계 중 가장 많은 액수인 약 71억 엔 정도로 추산되고 그 후에도 꾸준한 증가 추세를 유지하여 1999년에는 97억 엔, 2000년 94억 엔, 2001년 92억 엔, 2002년 87억 엔에 이르렀으며, 2004. 11. 10. 기준으로 종업원 수는 750명, 큐슈 지역에 약 588개, 도쿄 지역에 약 182개의 판매점포를 두고 있다.

2) 비교대상상표 1은 ‘병아리’를 뜻하는 일본 단어인 ‘ひよこ’ 중 히라카나 ‘こ’를 한자인 ‘자’로 바꾸어 구성한 ひよ자로서 1958. 8. 1. 일본 상표등록번호 제524914호로 등록된 이후 히요꼬라는 이름의 만쥬 등의 과자류에 사용되었다.

3) 일본 특허청은 1986년 비교대상상표 1의 저명성을 인정하여 이를 기초상표로 하여 모두 5건의 방호표장등록을 허용하였고, 그 방호표장들은 1996년 각 갱신등록되었다. 또한, 비교대상상표 1은 일본 특허청 홈페이지에서 ‘일본국 주지저명상표 검색’을 통하여 검색되기도 하는 상표이다.

4) 원고는 1950년대 후반부터 지속적으로 라디오, 텔레비전 및 각종 신문잡지를 통하여 히요코라는 이름의 만쥬를 광고선전하여 왔는데, 그 결과 늦어도 1986년에는 일본 수요자들 사이에 비교대상상표 1은 일본의 대표적인 명과(명과)인 히요꼬라는 이름의 만쥬 등의 과자에 관하여 사용되는 상표로서 전국적으로 널리 알려져 있었다.

5) 한편, 피고는 1986년 국내에서 설립된 제과회사인데 원고와 사이에 비교대상상표들과 그 지정상품인 히요꼬 등의 과자류에 관하여 상표의 사용 내지 제품의 제조, 판매계약을 체결하거나 그러한 계약체결을 위하여 교섭한 적이 없었다. 그런데 피고는 2002. 9. 11. 이 사건 등록상표를 출원한 것을 비롯하여 비교대상상표 1에 그 영어음역인 HIYOKO를 병기한 상표(출원번호 제2002-47807호) 및 비교대상상표 1에 관하여 일본의 수요자들 사이에서 호칭되는 발음인 ‘ひよこ’를 한글로 음역한 ‘히요꼬’를 모티브로 한 상표들(출원번호 제2003-14244, 14245, 14246호)을 잇달아 출원하였다.

6) 피고는 이 사건 등록상표를 출원한 이후 국내에서 원고 회사가 제조·판매하는 히요꼬라는 이름의 만쥬와 모양과 재료가 아주 비슷한 만쥬를 제조하여 그 만쥬 제품에 원고 회사의 히요꼬 만쥬에 사용되는 포장재와 색상과 형상이 매우 닮은 포장재를 사용하여 판매하여 왔다.

7) 피고 회사의 홈페이지의 뉴스란에는 2004. 2. 14.자로 “일본제과사 기술제휴...차세대 브랜드 ‘히요꼬’ 출시”라는 제목으로 등록된 게시물에는 “지난해 20여 억 원을 투자해 식품업계에서 까다롭기로 유명한 일본 유명 제과회사와 전략적 기술제휴를 맺고 올 3월부터 본격적인 생산에 비지땀을 흘리고 있다. 피고의 차세대 브랜드인 ‘히요꼬’가 그것”이라는 내용의 기사가 게시되어 있고, 또한 제품소개란에서는 제품명 ‘귀여운 병아리 모양’에 대하여 “90년의 역사를 자랑하는 일본 동경 ひよこ의 기술전수(히요고 제품은 1964년 선보임) 현재 KTX(고속전철)와 면세점, 파리바게뜨(엄마의 선물로 출시), 휴게소에서 절찬리에 판매되고 있습니다. 1964년 이래로 후쿠오카 명물로 자리잡은 전통만쥬 히요꼬를 한국적 취향으로!. 일본 에도시대의 무케만쥬와 야케만쥬의 전통과 맥을 이어온 일본 최고의 품격높은 만쥬 히요꼬! 이제 피고의 ‘귀여운 병아리 모양 만쥬’로 맛보세오”라는 설명이 기재되어 있다. 그리고 피고 회사가 발행한 2003년 추석 선물세트, 2004년 다과 선물세트 및 한가위 선물세트에 관한 각 카탈로그에는 히요꼬라는 이름으로 된 만쥬에 관한 다양한 선물세트가 게재되어 있다.

[증 거] 갑 제4, 5, 6, 10 내지 17, 22 내지 29호증(해당 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

(다) 판 단

1) 위 인정 사실에 의하면, 비교대상상표 1은 이 사건 등록상표의 출원일인 2002. 9. 11.경 이미 일본의 일반 수요자 사이에서 현저하게 알려진 저명상표이다(비교대상상표 2의 주지·저명성에 대하여는 나아가 살피지 아니한다).

2) 이 사건 등록상표는 일본의 일반 수요자가 비교대상상표 1을 호칭하는 발음인 ‘ひよこ’를 그대로 한글로 음역한 ‘히요꼬’ 아래에 그 영어음역인 ‘HIYOKO’를 이단으로 병기한 문자상표로서, 국내에서는 매우 드문 일본어로 구성된 상표이고 국내의 일본어 보급수준에 비추어 볼 때 국내 일반 수요자에게 병아리와 같은 특별한 관념을 생성하지도 못하며 그 밖에 그 표장 자체에 국내 일반 수요자 사이에서 상표로서의 기능을 수행하기 적합할 정도의 별다른 특징을 가진다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표의 표장은 단순히 비교대상상표 1을 모티브로 하여 구성된 모방상표라고 할 것이다.

3) 나아가 이 사건 등록상표의 지정상품과 비교대상상표 1의 지정상품은 제품의 모양과 재료 및 그 표장까지 아주 비슷할 뿐만 아니라 주된 수요자도 중복되는 점, 원고는 비교대상상표 1의 상표사용자인 피고와의 기술제휴 아래 생산되는 제품이라는 허위의 광고를 하면서 이 사건 등록상표의 지정상품을 판매하고 있는 점, 이 사건 등록상표를 비롯하여 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 다수 출원하거나 원고 회사의 홈페이지나 카탈로그를 통하여 ‘히요꼬’라는 이름의 만쥬를 광고함으로써 ‘히요꼬’를 모티브로 한 이 사건 등록상표를 본격적으로 사용할 의사를 나타낸 점 등의 여러 사정을 종합하여 볼 때, 피고는 외국의 저명상표인 비교대상상표 1을 모방하여 비교대상상표 1에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 비교대상상표 1의 상표로서의 가치를 희석화하여 그 상표권자인 원고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록상표를 사용한다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다.

4) 이에 대하여 피고는 이 사건 등록상표는 비교대상상표 1과 외관이 상이하고 국내의 일반 수요자는 비교대상상표 1을 ‘히요꼬’라고 호칭할 수 없고 관념 역시 연상하기 어려워서 비교대상상표 1과 동일 또는 유사한 상표가 아니므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 아니한다고 주장한다.

앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표는 일본에서 주지·저명한 비교대상상표 1에 대한 일본 수요자 사이의 일반적인 호칭인 ‘히요꼬’를 한글 또는 영어로 단순하게 음역하여 표기한 상표로서 비교대상상표 1과 함께 일본에서 등록되어 있던 비교대상상표 2에 사용된 영문자를 그대로 차용한 상표이기도 한바, 상표법 제7조 제1항 제12호 는 비교가 되는 상표의 주지·저명성에 대하여 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제10호 와 달리 외국의 수요자를 기준으로 판단하도록 되어 있고 상품 출처의 오인이나 혼동을 명시적인 요건으로 규정하고 있지 아니한 점, 상표법 제7조 제1항 제12호 의 입법 취지는 국내에서는 아직 주지·저명하지는 않지만 외국에서 주지·저명한 상표의 권리자가 국내에서도 그 상표를 자타상품의 식별표지로 사용할 수 있도록, 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 대하여 상표등록을 배제함으로써 외국의 주지·저명한 상표를 보호하려는 데 있는 점, 상표의 동일·유사성을 국내의 일반 수요자를 기준으로 판단하게 되면 알파벳으로 표시된 문자상표와 알파벳 이외의 다른 문자로 표시된 문자상표를 합리적 근거 없이 차별하는 부당한 결과가 생길 수 있는 점, 속지주의의 원칙은 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하기 위한 또 다른 요건인 ‘부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’에 해당하는지 여부에 대한 해석·적용을 통하여 달성될 수 있는 점 등의 여러 사정을 종합하여 볼 때, 일본의 일반 수요자가 부르는 비교대상상표 1의 호칭을 한글과 영어로 음역하여 구성한 이 사건 등록상표는 비교대상상표 1의 호칭과 동일하고, 따라서 양 상표는 전체적으로 유사한 표장이라고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소 결

이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 원고가 주장하는 나머지 점에 관하여 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 청구는 이유 있으므로 인용한다.