[1] 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정을 거절이유로 들어 특허거절결정을 하면서 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않는 것이 위법한지 여부(적극) 및 거절이유 통지에 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지 판단하는 기준

[2] 갑이 선출원발명을 기초로 한 국내 우선권주장을 하면서 명칭이 “다중 원판형 슬러지 농축장치”인 출원발명을 출원하였으나, 특허청 심사관이 우선권주장에 대하여는 아무런 언급도 하지 않고 비교대상발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음 거절결정을 한 사안에서, 거절결정은 구 특허법 제63조 본문에 위배되어 위법하다고 한 사례

[1] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제63조 본문에 의하면, 심사관은 구 특허법 제62조 에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다.

[2] 갑이 선출원발명을 기초로 한 국내 우선권주장을 하면서 명칭이 “다중 원판형 슬러지 농축장치”인 출원발명을 출원하였으나, 특허청 심사관이 우선권주장에 대하여는 아무런 언급도 하지 않고 비교대상발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음 거절결정을 한 사안에서, 출원발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의하여 부정된다는 거절이유는 출원발명에 대한 우선권주장의 불인정으로 인한 것인데, 특허청 심사관의 거절이유 통지에는 우선권주장에 관하여는 아무런 언급이 없고, 비교대상발명 1 등에 의해 출원발명의 진보성이 부정된다는 점을 통지한 것만으로는 우선권주장 불인정과 관련하여 갑에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 없으므로, 거절이유 통지를 통해 우선권주장에 관한 거절이유가 통지되었다고 할 수 없다는 이유로, 거절결정은 구 특허법 제63조(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 본문에 위배되어 위법하다고 한 사례.

[1] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제63조 (현행 제63조 제1항 참조) [2] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제63조 (현행 제63조 제1항 참조)

원고 (소송대리인 변리사 윤경현 외 1인)

특허청장

특허법원 2009. 7. 1. 선고 2008허7706 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

1. 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제63조 본문에 의하면, 심사관은 제62조 의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 위 법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지 여부는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지의 관점에서 판단되어야 한다 .

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면, 원고는 2004. 2. 26. 출원일이 2003. 4. 11.인 원심 판시 이 사건 선출원발명을 기초로 한 국내 우선권주장을 하면서 명칭을 “다중 원판형 슬러지 농축장치”로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제10-2004-12976호)을 출원하였는데, 특허청 심사관은 2006. 11. 17. 위 우선권주장에 관하여서는 아무런 언급 없이 2003. 7. 12.에 공지된 원심 판시 비교대상발명 1 등에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음, 2007. 5. 31. 이 사건 출원발명의 특허청구범위에는 이 사건 선출원발명에 비하여 새로운 구성이 추가되어 있어서 그 출원일이 이 사건 선출원발명의 출원일로 소급되지 않는다는 기재를 덧붙여, 이 사건 출원발명은 비교대상발명 1 등에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였음을 알 수 있다.

이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의하여 부정된다는 거절이유는 이 사건 출원발명에 대한 우선권주장의 불인정으로 인한 것이므로, 위 거절이유를 들어 특허거절결정을 하기 위해서는 거절결정에 앞서 거절이유를 통지함에 있어서도 우선권주장 불인정의 취지 및 그 이유가 분명하게 통지되었어야 할 것인데, 특허청 심사관의 거절이유 통지에는 우선권주장에 관하여는 아무런 언급이 없고, 비교대상발명 1 등에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 점을 통지한 것만으로는 우선권주장 불인정과 관련하여 원고에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 없어 그로써 우선권주장에 관한 거절이유가 통지되었다고 할 수 없으며, 달리 이 사건 출원발명에 대한 심사 과정에서 이러한 거절이유가 통지되었음을 알아볼 수 없으므로, 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 들어 이 사건 거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다.

그런데도 원심은 이러한 점에 관하여는 살피지도 아니한 채, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다) 중 ‘교반기’ 구성과 이 사건 선출원발명 중 ‘패들타입 교반기’ 구성의 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명에 대한 우선권주장이 인정되지 않으므로 비교대상발명 1을 선행기술로 삼을 수 있다고 전제한 다음, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 이 사건 출원발명에 대한 거절결정이 적법하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 구 특허법 제63조 본문에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관하여 살펴볼 필요 없이 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.