[1] 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우, 그 제품 등이 특허발명의 특허권을 침해한다고 보기 위한 요건 및 그 요건 중 ‘과제 해결원리가 동일’한지 판단하는 방법 / 이때 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체할 수 있는지 여부(소극)

[2] 특허권침해금지의 소에서 청구의 대상이 되는 제품이나 방법의 특정 정도

[1] 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기서 침해제품 등과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 침해제품 등의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

[2] 민사소송에서 청구취지는 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하므로, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구하는 경우 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되면 족하다.

[1] 특허법 제97조 , 제126조 , 제128조 [2] 민사소송법 제249조 , 특허법 제126조

[1] 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 (공2014하, 1753) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 [2] 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결 (공2011하, 2077)

두솔메카트로닉스 주식회사 (소송대리인 법무법인(유한) 율촌 담당변호사 김철환 외 1인)

코리아팩라인 주식회사 (소송대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 김운호 외 1인)

서울고법 2016. 7. 13.자 2016카합23 결정

재항고를 기각한다. 재항고비용은 채무자가 부담한다.

재항고이유(재항고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 재항고이유보충서의 기재는 재항고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 재항고이유 제1 내지 6점에 관하여

가. 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다 .

여기서 침해제품 등과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다 ( 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 , 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 침해제품 등의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다 .

특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다 .

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 과제 해결원리의 동일성 여부

(가) 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 ‘구이김 자동 절단 및 수납장치’라는 명칭의 발명이다.

(나) 채무자의 원심 판시 이 사건 실시제품에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성 6과 구성 7을 제외한 나머지 구성들인 ① 구성 1(프레임), ② 구성 2(절단용 실런더유닛), ③ 구성 3(승강판), ④ 구성 4(가압절판), ⑤ 구성 5(가압봉), ⑥ 구성 8(포장용기 이송유닛)과 동일한 구성들이 포함되어 있다.

(다) 이 사건 제1항 발명의 구성 6은 ‘적층 구이김을 내부로 수용하기 위한 투입구가 일측에 형성되고 그 내측에는 투입 중인 구이김을 정확한 절단위치까지 이송하기 위한 인입작동유닛이 구비되어 상기 구이김을 내부로 자동 인입할 수 있게 함과 아울러 상기 가압절판의 승강 작동을 안정적으로 안내해주는 가이드케이스’이다.

이 사건 실시제품은 “구이김을 이송하는 인입작동유닛이 구비되는 한편, 구이김이 투입되는 곳에 회동이 가능한 회동푸셔가 형성되고 그 맞은편에는 4개의 수직봉 형상의 스토퍼가 설치되며, 위쪽 변의 길이가 아래쪽 변의 길이보다 짧은 사다리꼴 형상의 가압절판이 상사점(상사점: 왕복운동의 상승행정 중 가장 높은 위치)에서 중간판 내측에 형성된 사각케이스 형상의 중공에 끼워져 모이게 되는 기술 구성”(이하 ‘구성 6 대응구성’이라 한다)을 포함하고 있다.

(라) 이 사건 제1항 발명의 구성 7은 ‘가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날’이다.

이 사건 실시제품은 “김의 절단위치 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’와, 상하로 이동되는 절단용 실린더에 연동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성되는 ‘격자형 절단날’의 기술 구성”(이하 ‘구성 7 대응구성’이라 한다)을 포함하고 있다.

(마) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘종래에는 포장용기들의 각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위 적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다’는 취지가 기재되어 있다.

(바) 이러한 발명의 상세한 설명의 기재를 통하여 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부품의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 데에 있다.

원심 판시 선출원고안은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지된 기술이 아니고, 그 밖에 위와 같은 기술사상의 핵심이 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 볼 만한 사정은 보이지 않는다. 그리고 발명의 상세한 설명에 구성 6 가이드케이스가 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내한다고 기재되어 있으나, 이러한 기능은 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하는 것을 통해 앞서 본 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하는 데 기여하는 정도에 그칠 뿐 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심으로 파악할 수는 없다.

(사) 이 사건 실시제품도 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’ 구성에 의해 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하고 있다.

(아) 따라서 이 사건 실시제품은 위와 같은 구성의 차이에도 불구하고 기술사상의 핵심에서 이 사건 제1항 발명과 같으므로 과제 해결원리가 동일하다.

(2) 작용효과의 동일 여부

이 사건 실시제품은 구성 7이 구성 7 대응구성으로 변경되었더라도 ‘절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납공정까지 자동화’한다는 점에서 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현할 수 있는 정도로 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다. 구성 6 대응구성이 가압절판을 안내하는 효과가 구성 6 가이드케이스 구성보다 떨어진다고 해도 이 사건 실시제품에서 구성 6이 결여되었다고 볼 정도는 아니고, 이로 인하여 이 사건 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하지 못한다고 볼 수는 없어 구성 6과 그 효과는 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다.

(3) 구성 변경의 용이성 여부

상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 이 사건 특허발명의 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하다. 따라서 구성 7을 구성 7 대응구성과 같이 ‘격자형 절단날’이 ‘격자형 박스’와 분리되어 상하로 이동되도록 각 가압절판에 인접한 위쪽에 별도로 배치하는 구성으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다.

그리고 상자 형태의 구성 6을 그중 두 면을 제거한 ‘회동푸셔와 스토퍼’를 두고 그 위쪽에 ‘사각케이스 형상의 중공이 그 내측에 형성된 중간판’을 별도로 배치하는 구성 6 대응구성으로 변경하는 것도, 부품의 형태나 배치 관계 등을 고려하여 통상의 기술자가 별다른 기술적인 노력 없이 쉽게 생각해 낼 수 있을 것으로 볼 수 있다.

(4) 의식적 제외 여부

출원인이 출원 시에 균등 여부가 문제 되는 침해 제품 등의 구성을 용이하게 생각해 낼 수 있었음에도 그것을 청구범위에 기재하지 않은 경우라도, 그것만을 이유로 위 구성요소가 특허발명의 출원절차에 있어서 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 존재한다고 할 수는 없다.

다. 따라서 이 사건 실시제품은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해한다. 원심결정 이유에 일부 부적절한 점은 있으나 이 사건 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해한다고 본 결론은 정당하고, 거기에 재항고이유 주장과 같이 특허 균등침해에 관한 법리를 오해하는 등으로 재판에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙 위반의 잘못이 없다.

2. 재항고이유 제7점에 관하여

민사소송에서 청구취지는 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하므로, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구하는 경우 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되면 족하다 ( 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결 참조). 따라서 원심이 신청취지에 기재된 모델명 등으로 이 사건 실시제품을 특정한 것은 정당하고, 거기에 재항고이유 주장과 같이 금지청구 대상의 특정에 관한 법리나 처분권주의 위배로 재판에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙 위반의 잘못이 없다.

3. 그러므로 재항고를 기각하고 재항고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.