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[청구번호]
조심 2019중2524 (2020.09.25)
[세 목]
법인
[결정유형]
취소
[결정요지]
쟁점특허의 성질상 ◎◎건설의 업무범위에 속한다고 하더라도 쟁점특허 발명을 하게 된 행위가 대표이사인 □□□의 직무에 속한다고 보기 어려운 점, 처분청이 제시한 자료만으로는 쟁점특허 발명이 직무발명으로 보기에는 부족한 점 등에 비추어 처분청이 쟁점특허가 ◎◎건설의 기술연구소에서 발명하거나 직무발명에 해당한다고 보아 청구법인들에게 이 건 법인세 및 부가가치세를 과세한 당초 처분은 잘못이 있는 것으로 판단됨
[주 문]
1. OOO세무서장이 ＜별지＞ 기재와 같이 2019.3.26. 청구법인 OOO주식회사에게 한 법인세 및 부가가치세 합계 OOO2019.4.5. 청구법인 OOO주식회사에게 한 법인세 합계 OOO부과처분은 청구법인 OOO지급한 특허의 사용료 합계 OOO을 청구법인 OOO손금에 산입하거나 청구법인 OOO주식회사의 익금불산입하는 것으로 하고, 이와 관련하여 청구법인 OOO부가가치세 매입세액 불공제한 금액을 매입세액 공제하는 것으로 하여 각각 과세표준과 세액을 경정하고,
2. OOO세무서장이 2019.5.15. 청구인 OOO에게 한 증여세 합계 OOO부과처분 및 OOO세무서장이 2019.5.20. 청구인 OOO에게 한 증여세 합계 OOO및 2019.5.20. 청구인 OOO에게 한 증여세 합계 OOO부과처분은 이를 취소한다.
[이 유]
1. 처분개요
가. 청구법인 OOO주식회사(이하 OOO이라 한다)은 1999.3.8.부터 교량 또는 토목공사 구조물 등의 유지보수 및 건설업 등을 영위하면서 청구법인 OOO소유의 특허번호 OOO등 8개에 대한 특허(이하 “쟁점특허”라 한다)의 사용대가로 공사계약금액의 2～3% 상당액의 특허사용료를 지급하고 이를 반영하여 제세 신고를 하였다.
나. OOO지방국세청장(이하 “조사청”이라 한다)은 2018.12.11.부터 2019.3.15.까지 청구법인들에 대한 법인통합조사를 실시하여, OOO쟁점특허의 사용료 합계 OOO을 지급하였으나, OOO동 법인의 직무와 관련한 발명으로 얻은 쟁점특허를 2011.7.19. OOO양도하고 이에 대한 대가를 지급한 것으로 이는 OOO손금불산입 대상, 부가가치세 매입세액 불공제 대상, OOO익금불산입 대상 및 「상속세 및 증여세법」제45조의5에 따른 특정법인과의 거래를 통한 이익의 증여 의제 대상이라는 내용 등의 과세자료를 처분청에 통보하였고, 처분청은 이에 따라 ＜별지＞ 기재와 같이 2019.3.26. OOO에게 법인세 합계 OOO부가가치세 합계 OOO경정․고지하고, 2019.4.5. OOO게 중소기업특별세액감면 등을 배제하여 법인세 합계 OOO경정․고지하였으며, 2019.5.15. 및 2019.5.20.에 청구인 OOO증여세 합계 OOO결정·고지하였다.
다. 청구법인 및 청구인들은 이에 불복하여 2019.6.21., 2019.7.2. 및 2019.8.9. 심판청구를 제기하였다.
2. 청구법인․청구인들 주장 및 처분청 의견
가. 청구법인․청구인들 주장
(1) 조사청은 직무발명 여부에 대한 객관적인 근거 없이 과세한 것으로 근거과세원칙에 반하는 위법한 처분이다.
처분청은 직무발명의 요건인 “발명을 하게 된 행위가 임원 및 종업원(이하 “종업원”이라 한다)의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명임”에 대한 객관적인 근거를 확보한 후 이 건 처분을 하였어야 하나, 쟁점특허의 발명이 구체적으로 대표이사의 어떤 직무내용에 포섭되는지에 대한 입증을 하지 않은 것은 물론, OOO연구소의 어떤 연구내용이 쟁점특허의 발명에 기여를 한 것인지에 관한 명확한 근거를 제시하지 않은 채 이 건 처분을 하였다.
더욱이 조사청에서는 OOO대해 정기조사 방식이 아닌 예치조사 방식을 통해 다량의 자료들을 예치하였는데, OOO연구소가 쟁점특허 개발에 기여한 바가 있다면 쟁점특허가 직무발명에 해당한다는 근거를 제시하였을 것임에도 불구하고 조사 과정에서 직무발명에 해당한다는 어떠한 근거 제시도 없었다.
따라서 처분청의 이 건 처분은 처분의 기초사실이 된 직무발명 여부에 대한 객관적인 근거 또는 구체적인 자료 없이 포괄적으로 과세한 것으로 근거과세원칙에 위반한 위법한 처분이다.
(2) 쟁점특허는 대표이사의 직무내용과 무관한 업무발명에 불과하므로 쟁점특허가 직무발명에 해당함을 전제로 한 이 건 각 과세처분은 위법하다.
(가) 종업원의 발명내용이 사용자의 업무범위에 속하는 것이라도 종업원의 직무와 관련이 없는 것이라면 직무발명이 아닌 업무발명에 해당한다.
「발명진흥법」제2조 제2호에 따른 직무발명을 ① 법인의 종업원 등의 발명이, ② 사용자의 업무범위에 속하고, ③ 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 정의하고 있는바, ②에서 사용자의 “업무”란 사용자 등이 수행하는 사업의 범위로 정관 등에 의하여 정하여진 법인의 활동범위를 의미한다. 반면, ③의 “직무”란 사용자의 업무 가운데 종업원이 구체적으로 담당하는 분야 또는 범위를 의미하는 것으로 사용자의 업무보다 좁은 개념이다.
특허청도 종업원의 발명 가운데 직무발명에 해당하지 않는 인접개념으로 ‘자유발명’과 ‘업무발명’을 구분하고 있으며, 업무발명의 정의를 발명행위가 사용자의 업무범위에는 해당하지만 직무발명에는 해당하지 않는 것으로 아래 ＜표1＞과 같이 정의하고 있다.
＜표1＞ 직무발명, 업무발명 및 자유발명 비교
따라서 발명내용이 사용자의 업무범위에 해당한다고 하더라도 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이 아니라면, 해당 특허는 업무발명에 해당할지언정 직무발명이라고 볼 수는 없고(광주지방법원 2008.9.4. 선고 2007가합10766 판결, 같은 뜻임), 위와 같이 업무발명이「발명진흥법」상 직무발명의 요건을 충족시키지 못하는 이상, 종업원의 업무발명에 대하여 사용자에게 같은 법 제10조 제1항에 따른 무상의 통상실시권이 발생하지 않는 것은 당연한 결론이다.
(나) OOO1999.3.8. 설립되어 교량건설 및 시설물유지관리업을 주요사업으로 영위하고 있고, 쟁점특허는 대체적으로 교량의 구성요소 설계 및 시공분야에 관한 것으로 일응 업무관련성이 있다고 할 수 있는데, 다음과 같이 OOO대표이사 직무는 경영 및 영업에 한정되어 있으므로 직무와 발명의 내용이 서로 관련성이 있다고 볼 수 없기 때문에 쟁점특허는 업무발명에 해당할 뿐 직무발명이라고 볼 수 없다.
1) 직무발명 요건인 “직무해당성”은 직무내용으로 보아 객관적으로 발명이 기대될 정도로 “직무내용”이 “발명내용”과 밀접한 관련성이 있는 것을 의미한다.
위와 같은 이유로「발명진흥법」은 “발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속할 경우” 발명완성과정에서 사용자측의 공헌도를 일일이 따지지 않고 직무발명을 인정하고 있다.
따라서 직무발명의 직무해당성 요건은 단순히 종업원이 발명을 착안하는 데 종사하던 직무가 도움을 주었다는 정도로는 부족하고, 직무 내용만 보더라도 사용자의 기여로 발명이 완성되었다는 것이 예상될 정도로 직무가 발명내용과 밀접한 관련이 있어야 한다.
2) 대법원도 “직무해당성”의 의미를 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우(대법원 1991.12.27. 선고 91후1113 판결 참조)라고 판시하여 발명을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 사용자와의 관계에서 의무로 여겨지거나 기대되는 경우로 해석하고 있다(이른바 예정설·기대설).
예를 들어, 아래 ＜표2＞와 같이 종업원의 직무내용 자체가 특정 연구 내지 발명인 경우거나 종업원이 사용자로부터 구체적인 지시를 받아 발명을 완성하는 경우(아래 ①, ② 유형)는 당연히 해당 종업원에게는 발명을 수행하는 것이 기대되는 경우라고 보아야 하고, 회계·총무·인사부서 등 경영부문의 종업원에게 발명이 기대되지 않는다고 보는 것(아래 ⑤ 유형)에도 이견이 없다.
＜표2＞ 직무발명을 구별하기 위한 구체적인 예시 유형
다수 선례에서도, 기술담당이사, 연구담당임원의 직위에 있거나 기술개발을 위해 영입된 경우는(위 ①, ② 유형) 직무발명을 인정하였으나, 법인의 대표이사처럼 경영만 전담하는 이사의 경우(위 ⑤ 유형)에는 회사 업무와 유사한 범위의 발명을 하더라도 원칙적으로 직무발명을 인정하지 않고 있다.
다만 ③, ④ 유형의 경우는 구체적인 사안마다 직무해당성에 대한 판단이 달라질 수 있는데, ③, ④ 유형에 대하여 법원은 다수 선례에서 종업원이 직무를 수행 중에 기술적 문제에 대한 아이디어를 얻을 수 있었다고 하더라도, “발명내용”과 “직무내용”이 구체적으로 일치하지 않는 경우에는 직무해당성을 부정하고 있다. 즉 법원은 “발명이 예정되거나 기대되는 직무”란 직무 수행 과정에서 기술적 사항을 지득하게 되거나 기술이 가진 문제점을 인식하게 되는 정도로는 부족하고, 개발담당 임원, 연구담당 임원에 필적할 정도로 발명내용과 밀접한 관련이 있는 것으로 해석하고 있다.
(다) OOO대표이사 직무는 경영 총괄 및 공사 수주 등 “영업”에 한정되어 있어 객관적으로 보아 발명이 기대될 정도로 “발명내용”과 밀접한 관련성이 없다.
OOO대표이사는 영업(공사 수주), 생산 관리, 회계 및 재무, 인사 등 한 기업의 경영만을 전담하고 있으며(위 ⑤ 유형), 연구개발을 전담하는 임원을 별도로 두고 있으므로 OOO대표이사가 경영전담 임원인 이상, 회사가 수행하는 교량 보수·신설 업무와 관련된 쟁점특허를 발명하였더라도 원칙적으로 해당 발명을 직무발명이라고 볼 수 없다. OOO대표이사의 직무 대부분을 차지하는 수주 영업(직무범위의 80～90%이상)의 내용을 구체적으로 살펴보더라도 영업활동의 내용이 쟁점특허 내용과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 없다(위 ③, ④ 유형).
교량의 공사계약은 특허나 신기술을 적용한 공법을 사용할 경우, 수의계약으로 체결할 수 있도록 하는 특혜를 부여하고 있고 국토교통부에서도 기술개발 장려 정책 하에 발주청으로 하여금 신기술을 설계에 적용하여 기본설계 및 실시설계를 하도록 권고하고 있다. 그러므로 OOO대표이사는 영업활동 중에서도 전국 방방곡곡의 시·도·구·군 지방자치단체, 공공기관 및 위 기관들로부터 설계용역을 도급받은 설계용역사를 상대로 특정공법(영업의 대상은 개별특허가 아닌 여러 특허 및 실용신안권, 신기술이 적용된 OOO공법 자체임)을 예정 중인 공사에 적용할 것을 설명·설득하는 일에 가장 많은 노력을 기울이고 있다.
그런데 쟁점특허와 같은 토목·교량특허는 이미 과거에 완성된 고전기술을 토대로 한 개량특허가 많아서 각 특허간 구성 및 효과의 유사성이 높기 때문에 특허를 보유하였다고 하더라도 바로 수주로 이어지는 것이 아니다. 그 결과 OOO매출은 특허의 개발보다는 OOO보유한 특정공법의 우수성을 대표이사가 전국 방방곡곡의 교량 발주청 및 설계용역사를 방문하여 홍보하는 “영업활동”에 크게 의존하고 있다.
OOO최근 5년 동안 수백 건의 프로젝트를 수주 받아 연간 약 OOO가량의 매출을 달성할 수 있었다. 이는 대표이사가 업무시간의 대부분을 영업활동에 할애하고 직접 발로 뛰어 전국을 무대로 영업활동을 수행한 덕분이다.
이렇듯 영업을 주요 직무로 하는 대표이사에게 공법의 문제점을 찾아내거나 개선점을 찾아 쟁점특허와 같은 개량특허를 발명하도록 한다는 것은 영업활동의 특성상 객관적으로 기대할 수 없는 일이다.
우선 첫째로, 영업의 대상이 되는 것은 OOO특정공법이지 각각의 개별 특허들이 아니기 때문에 대표이사가 공법의 일부 부분인 개별 특허기술 자체를 개발하리라고 객관적으로 기대할 수 없다. 예를 들어 PSC BEAM 교량 계열 공법에도 E-BEAM, XPS BEAM 등 여러 가지가 있는데, OOO아래 ＜표3＞과 같이 시공현장의 여건과 상황에 맞추어 각 현장에 각기 다른 공법을 선별적으로 선택하여 영업을 하고 있고, 위 공법들은 모두 PSC BEAM 교량 계열의 공법이지만 해당 공법에 사용되는 특허는 모두 제각각이다.
＜표3＞ PSC BEAM 공법의 종류 및 각 공법에 사용된 특허
대표이사는 그중에서도 PSC E-BEAM, XPS BEAM과 같은 공법을 영업하여 공사를 수주하는데 모든 역량을 쏟고 있으므로 대표이사로 하여금 공법이 아닌 공법의 일부를 구성하는 개별 특허에 대하여 관심을 가지고 세심한 연구를 할 것을 기대할 수는 없다.
둘째, 영업의 목표는 이미 완성되어 다양한 현장에서 사용되고 있는 공법으로 공사를 수주하는 것이지 개별 특허를 기술적으로 검증하고 문제점을 찾아내는 것이 아니므로, 영업자에게 기존 교량기술의 문제점을 개선한 새로운 특허를 개발할 것이 기대되지 않는다. 즉, OOO대표이사는 특허 개발 자체를 목적으로 활동하는 것이 아니라 보유중인 특정공법에 대한 높은 이해도를 바탕으로 공사 수주 활동을 하는 것이 주 업무이므로 대표이사가 영업활동 중에 공법 및 특허에 대한 지식을 얻을 수 있었다고 하더라도 더 나아가 공법의 문제점을 찾아내어 쟁점특허와 같은 개량특허를 발명할 것까지 기대할 수는 없다.
법원도 본 건과 유사한 사안에서 종업원이 직무과정에서 변압기 용량 변경에 대한 검토 및 새로운 용량의 변압기 도입업무를 담당하여 변압기 용량에 대한 기술적 사항을 지득할 수 있었다고 하더라도, 그렇다고 하여 변압기 용량변경 장치를 개발할 것을 기대할 수 없다고 보았다(서울고등법원 2010.9.29. 선고 2009나121677 판결 참조).
위와 같이 대표이사의 직무인 영업활동의 내용은 발명의 내용과 직·간접적인 연관성이 없으므로 대표이사의 쟁점특허는 대표이사의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이라고 볼 수 없다.
(3) 쟁점특허는 개량특허로 아이디어만으로 고안한 것이며, 개발과정에서 연구소의 기여가 없었다는 사정을 고려해 보더라도 대표이사의 업무발명임이 분명하다.
(가) 「발명진흥법」제2조 제2호는 발명의 완성에 사용자측의 연구개발비, 설비, 자재 등의 기여가 있었는지 여부를 요건으로 하지 않고 “직무해당성”이 있는지 여부만을 따져 직무발명을 인정하고 있으므로 발명의 완성에 사용자측의 설비 및 비용의 기여가 있었는지 여부는 원칙적으로 직무발명을 판단하는데 있어서 중요하게 고려할 사항은 아니다. 하지만 아래 ＜표4＞에서처럼 쟁점특허는 대표이사 등 개인의 아이디어만으로 고안한 것이고 개발과정에 연구소 등 OOO기여가 전혀 존재하지 않았다.
쟁점특허 6건은 이미 과거에 완성된 일반기술의 일부 요소를 변경하여 개선된 효과를 얻을 수 있게 한 “개량 특허”로 아이디어만으로 고안하여 특허를 취득할 수 있었는바, 쟁점특허의 개발 아이디어를 요약하면 아래 ＜표4＞와 같다.
＜표4＞ 쟁점특허의 개발 아이디어
이처럼 쟁점특허는 기존에 존재하지 않던 신기술은 아니지만 종래 존재하던 기술의 일부 구성의 위치를 이동시키거나 소재를 변경하거나, 외국의 기술을 결합시킨 것으로 아이디어만으로 개발이 가능한 것에 해당한다. 대표이사는 OOO설립하기 전부터 건설교통부의 부산지방국토관리청, 건설기획관실, 도시국, 상하수도국, 해외국 등 부서에서 10년간 근무하면서 교량·토목에 관한 경력을 쌓았고, 해당 부서에 근무하며 국내외의 대규모 개발계획에 적용되는 교량·토목공사를 관리하면서 교량·토목기술의 주요 이슈, 예를 들어 인장력을 강화하기 위한 프리스트레스 기술 같은 것들에 대해서 자연스럽게 알게 되었다. 그 후 OOO근무할 당시에는 발주청의 업무를 담당하면서 영업을 위해 방문하는 시공사들로부터 교량의 구조·종류·최신기술에 대한 상세한 정보를 습득하면서 상당한 수준의 지식까지 갖추게 되었다. OOO대표이사는 위와 같은 경력을 바탕으로 도로, 교량 등의 토목 분야 기술자로서 가장 높은 특급의 등급을 보유하고 있다. 건설기술 특급 기술자는 관련법규상 역량지수 75점 이상인 자에게 부여하는 경력등급인데, 역량지수는 자격, 학력 뿐만 아니라 관련 경력을 종합평가하여 산정하고 있다. 그러므로 “토목 분야 특급 기술자”라 함은 토목 관련 학력 및 경력 등의 종합적인 역량을 최고 수준으로 보유한 자라고 할 수 있다.
따라서 쟁점특허는 위와 같은 기술적 지식을 보유한 OOO대표이사가 여러 교각을 둘러보고, 교량 전문가들과 왕래를 하며, 해외의 전문서적 및 자료를 독학한 후 고안해낸 아이디어로부터 탄생한 것이다. 대표이사는 아이디어가 떠오르면 도안으로 그려낸 뒤 변리사의 도움을 받아 아이디어를 쟁점특허로 출원하였다. 대표이사가 직접 작성한 도면들을 보면, 쟁점특허 발명 당시 대표이사가 혼자서 특허 공보에 게시된 도면과 거의 유사할 정도로 구체적인 도면을 그려냈다는 사실을 알 수 있다. 즉 쟁점특허는 대표이사가 본인의 아이디어를 스스로 도면으로 구현해낸 것이지 그 외에 외부의 시설이나 비용을 사용하여 개발한 것이 아니다.
이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우 예측가능성 또는 실현가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험예가 있어야만 완성된 발명으로 보고 있다(대법원 2001.11.30. 선고 2001후65 판결 등 참조). 반면 교량·도로·토목기술은 현재도 적용되는 고전기술이 많고, 보수적이며, 기술발전의 속도가 더딘 특성상 간단한 아이디어 및 도면만으로도 특허출원이 가능한 분야이다.
실제 화학·제약특허와는 달리 교량이나 도로 관련 기술들은 기술이나 연구담당자가 아닌 관련 산업을 담당하는 공무원들도 아이디어를 활용하여 특허를 출원할 수 있는 분야로 “발명”을 하는 데 수년간의 연구, 실험, 검증이 필요하지 않는다.
(나) OOO연구소는 쟁점특허 출원 후 특허를 결합하여 “공법”으로 완성시키기 위한 실시방안을 마련하였을 뿐, 쟁점특허의 “개발”과정에 기여한 바가 전혀 없다.
대법원은「발명진흥법」상 직무발명 요건이 구비되었는지를 판단하는 시점을 “발명이 완성된 때”로 보고 있고(대법원 1997.6.27. 선고 97도516 판결), 동일한 취지에서 「발명진흥법」제12조에서도 종업원에게 발명 완성 후 지체 없이 그 사실을 사용자에게 알릴 의무를 부여하고 있다. 따라서 직무발명인지 여부는 발명 완성 당시까지의 사정을 기초로 판단하여야 하며, 직무발명이 아닌 경우 발명 이후 사용자가 특허를 사업화하기 위해 기여한 사정은 특허권자와 사용자 사이에서 특허권 사용료를 결정할 때 고려할 사항에 불과하다.
그런데 앞서 설명한 것처럼 쟁점특허는 대표이사 및 가족들의 아이디어로부터 고안되어 발명한 것이기 때문에 발명 완성시점까지 OOO시설, 설비를 이용한 실험이나 연구 같은 기여가 없었고, OOO연구소에서는 아래 ＜표5＞와 같이 OOO대표이사나 제3자가 발명한 특허의 상용화를 위한 실시방안을 마련하는 것만으로도 업무가 과중하였기 때문에 새로운 기술이나 특허를 개발하지 못하였다.
＜표5＞ OOO연구소의 업무 내용
OOO연구소 업무의 90% 이상을 차지하는 특허 및 신기술 실시방안 마련(상용화) 업무의 구체적 내용은 다음과 같다.
OOO실시권을 가지고 있는 여러 특허(이미 발명이 완성된 것들)를 조합하여 하나의 교량형식에 대한 공법으로 완성하고, 공법을 실제 시공현장에 적용하기 위하여 아래 ＜표6＞과 같이 단경간, 연속경간, 경간길이별 구조해석, 구조계산 작업을 수행한다. 그 후 경간별 도면, 시방서, 필요한 자재의 수량 등을 계산하는데, 이때 영업에 사용할 수 있는 공법에 관한 영업자료 및 팜플렛도 만들게 된다. 영업 후 발주청이 선정한 설계사가 해당 공사에 적용될 도면을 작성하면서 기술내용 또는 변경가능 여부에 대한 질의를 하면 이에 대한 답변도 담당하고 있다.
＜표6＞ 연구소가 수행한 실시방안 마련 내용
이처럼 OOO연구소에서는 개념적인 수준의 특허기술이 실제 “교량 제작(공법)”에 적용될 때 필요한 구체적인 도면, 수치, 소요되는 자재의 수량 등을 계산하고 해석하는 업무를 담당하고 있다. 영업의 대상이 되는 것은 “교량 제작방법(공법)”이지 개별 특허가 아니기 때문이다. 특히, 하나의 교량공법에는 프리스트레스 도입방법에 관한 특허, 빔의 연결방법에 관한 특허, 정착블럭에 관한 특허 등 여러 가지 특허가 각 구성요소에 적용되므로 연구소의 주 업무인 “공법 마련 업무”란 이미 완성된 특허를 기초로 할 수밖에 없고, 발명의 완성 전에 발명과정에 연구소의 기여가 존재할 수 없다.
연구소의 업무자료를 보더라도 연구소가 담당한 업무 중 쟁점특허와 관련이 있어 보이는 것은 ‘특허번호 OOO’뿐이며, 그 외 나머지 특허는 연구소 업무와 관련이 없고, ‘특허번호 제OOO’조차 연구소에서 발간한 자료에 나와 있는 특허 또는 기술들과 적용되는 “교량의 종류(공법)”가 동일하다는 점에서 공통점이 있지만 기술적 사항에 대하여는 공통된 내용이 전혀 존재하지 않는다.
OOO발간한 ‘PSC E-BEAM 기술검토 자료집(2005년 12월)’ 및 ‘신기술지정신청서(PSC거더의 효율적인 단면에 의한 연속화 방법 및 유지관리 공법)와 관련된 연구보고서(2006.9.14.)’에서 언급되거나 검토된 특허는 ‘특허번호 OOO이다.
그러나 동 기존특허들은 그 출원일이 2002년～2005년으로 OOO대표이사 및 그 배우자가 개인적으로 발명한 특허이고 연구소에서 개발한 것들이 아니다. 다만 연구소는 해당 특허들을 상용화시킬 “PSC E-BEAM 공법”을 만들었을 뿐이다.
“PSC E-BEAM 공법”조차 50～60년 전부터 보편적으로 사용되어 오던 고전적인 일반기술에 해당하므로 해당 공법에 관련된 특허라 하여 모두 위 자료를 바탕으로 한 것이라고 볼 수도 없고, ‘특허번호 제OOO’의 기술적 사항의 요점은 “① 거더 양측면에 대칭·비대칭의 정착블록을 사용하고, ② 보강강재를 정모멘트부와 부모멘트부에 사용하면서 두께를 달리 적용하며, ③ 보강강재에 일정한 규모의 공기배출구 천공부를 형성하는 기술”이다. 그런데 상기 기존특허들에는 대칭·비대칭의 정착블록이나 공기배출구 같은 ‘특허번호 제OOO’의 핵심기술과 관련이 있다고 볼 만한 기술적 사항이 전혀 존재하지 않았다.
이처럼 OOO연구소가 완성된 특허를 기초로 실제 설계에 적용될 구조계산 등의 실시방안 업무를 담당하였을 뿐 쟁점특허의 발명 및 개발에 기여한 바가 없다는 사실을 고려해 볼 때 쟁점특허를 직무발명으로 보기는 어렵다.
(4) 건설업계의 평균 특허 사용료율이 6.2%인 것으로 미루어 볼 때, OOO에게 지급한 특허 사용료 2～3%는 부당하게 고액이라고 볼 수 없다.
(가) 「법인세법」제52조의 부당행위계산 부인은 특수관계에 있는 자와의 거래가 조세부담을 부당하게 회피하거나 경감시킬 것을 의도하는 경우이거나, 경제인의 입장에서 부자연스럽고 불합리한 행위계산을 함으로 인하여 경제적 합리성을 무시하였다고 인정되는 경우에 한하여 제한적으로 적용되는 것이므로(대법원 1990.5.11. 선고 89누8095 판결 참조), 특수관계자간 거래라 하더라도 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 경제적 합리성이 있는 행위라면 그 행위의 세법상 효력을 함부로 부인할 수 없다.
(나) OOO2013년 내지 2017년에 대표이사 등의 업무발명을 양수한 OOO통상실시권 허락에 대한 대가로 공사계약금액의 2～3%의 특허 사용료를 지급하였다. 통상적으로 실시방안까지 마련한 후 실시권을 대여하는 것으로 보는 건설신기술의 경우는 공사계약금액의 5～8%의 사용료를 지급하지만, OOO직접 실시방안을 마련하지 않고 OOO실시방안을 마련하는 것을 고려하여 2～3%의 특허 사용료를 지급한 것이다.
특허청 자료에 따르더라도 특허권 사용료는 통상 매출액의 4.7%임을 알 수 있다. 산업유형을 OOO속한 건설업으로 한정시킬 경우 실시료율의 평균은 6.2%에 이른다.
따라서 청구법인이 OOO지급한 사용료는 일반적인 경우에 비하여 고액이라고 볼 수 없으므로, 경제적 합리성이 있는 것으로서 세법상으로도 거래의 효력을 부인할 수 없는 경우에 해당한다.
나. 처분청 의견
(1) 직무발명제도 및 청구법인의 사규상 직무발명보상 개념은 다음과 같다.
(가) 「발명진흥법」제2조에 따르면 직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다. 이에 반하여 사용자의 업무범위에 속하지 아니하고 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 직무와도 관련이 없는 발명은 순수한 종업원의 자유발명 또는 업무발명이며, 이 경우에만 사용자의 관여가 배제된다.
직무발명제도는 기술개발을 위하여 R＆D 투자를 한 사용자와 연구개발을 한 종업원 사이의 발명에 관한 권리를 효율적으로 배분하여 기술개발을 촉진하고자 하는 제도로 종업원에게는 보상을, 사용자에게는 직무발명의 탄생에 기여한 점을 인정하여 법정 통상실시권을 보장하는 것으로 발명추세가 종전의 개인중심에서 기업중심으로 옮겨감에 따라 대두되는 문제점들을 해결하는 판단기준이 된다.
(나) 청구법인의 사규 제26조 직무발명보상규정에 의하면, 제1조 목적에서 현재 진행 중인 사내 기술개발에 대한 기준을 확립하여 “전 직원의 지속적인 공법개발 의지를 고취”하고, 아울러 “전 직원이 직무발명에 대한 연구를 통하여”라고 규정되어 있고, 제2조 제1항(직무발명이란?)에서 당사에 근무하는 전 직원에 대하여 평등한 권리로서 개개인이 창안한 공법 및 장치 등에 대한 당사에서 적용이 가능한 것으로 판단되는 신규기술을 포괄적인 범위에서 직무발명으로 칭한다고 규정하고 있다.
직무보상규정 제2조 제2항(직무발명의 처리)에서 신규로 창안된 공법 및 장치 등에 대한 검토(가칭 : 기술평가위원회)를 거친 후 발명특허 및 실용신안 등의 지적재산권 확보를 위한 출원준비(도면작성, 원문작성)를 시행하고 변리사를 통하여 출원을 진행하게 되며, 이 시점부터 창안자는 직무발명에 대한 포상의 권리를 득한다. 같은 규정 제2조 제3항(직무발명의 권리)에서 직무발명의 창안자는 회사로부터 포상규정에 따른 포상을 받을 권리를 가지나 직무발명에 대한 지적재산권은 모든 권리는 회사가 가지게 되며, 회사는 직무발명으로 인하여 득하게 되는 지적재산권에 대한 소유권을 가진다고 규정하고 있다.
(2) OOO대표이사이므로 직무발명의 자격요건을 충족하고 쟁점특허의 내용은 청구법인의 업무범위에 속하며, 발명은 OOO직무에 해당한다.
(가) 「발명진흥법」 제2조 및 청구법인의 사규 제26조 ‘직무발명보상규정’에 의하면, 직무발명이란 “법인의 임원인 대표이사를 포함”하여 전 직원을 대상으로 하고 있는바, 청구법인의 OOO법인의 임원인 대표이사 및 대주주(50%)로서 수주에 따른 이익을 직접적으로 향유하는 자로 직무발명 발명자의 자격요건을 충족한다. 청구법인은 시설물유지관리업, 교량건설 및 교량기술개발사업 등을 영위하고 있고 쟁점특허는 교량의 구성요소 설계 및 시공과 관련이 있는바, 쟁점특허의 발명은 청구법인의 업무범위에 해당함이 명백하다.
(나) OOO대표이사는 아래와 같은 이유로 개인의 자유발명 또는 업무발명이 아닌 직무와 관련한 발명을 한 것이 명백하다.
1) 청구법인은 관공서․공기업을 대상으로 교량신축에 대한 특허기술 영업으로 공사수주(하도급)를 받아 회사를 유지하는 업체로, 지역협업사를 통해 수주받은 공사의 경우 이윤의 30% 가량을 수주비 명목으로 지출하고 있는바, 특허권 확보가 곧바로 수주성과에 직결된다.
2)청구법인의 대표이사는 회사 설립 전에 행정업무에만 종사한 자로 청구법인 설립 이전에 발명한 특허는 전혀 없다. 쟁점특허들은 모두 청구법인의 연구소가 설립된 2004년 5월 이후 취득된 특허들이고, 청구법인은 2004년 5월부터 2011년까지 연구개발비로 OOO지출하였다.
3)OOO회사 업무를 총괄하는 대표이사 및 대주주로서(사주일가 85%) 수주에 따른 이익을 직접적으로 향유하고 특허기술이 곧바로 공사 수주성과에 직결되는 OOO특성과 2002년부터 청구법인이 취득한 특허권의 발명자 명의가 대부분 대표이사 OOO이고, 청구법인의 연구소(2004년 5월 설립)의 연구개발비의 지출 금액을 고려할 때, 쟁점특허 관련 발명은 대표이사 OOO직무범위에 해당한다.
4) 조사청의 OOO설립 후 특허개발 및 취득 과정에 대한 질문에 대해서, 대표이사 OOO사업초기에 교량보수보강업을 영위하다가 OOO교수 등 제3자의 라이센스를 받아 교량신설 공사를 시작하게 되었고, 특허기술에 대한 지출 부담이 큰 이유 때문에 기술영업 과정에서 알게 된 구조기술사 등으로부터 자문을 받아 특허개발을 하게 되었다고 진술하였다. 또한 대표이사 OOO명의의 특허가 개인 또는 특수관계법인 OOO명의의 특허에 비해 적은 이유에 대해서는 “OOO이 시공을 하니까 근로자 사고 등 위험부담이 크고, 여러 위험으로 회사가 폐업하더라도 특허는 살려야 한다는 생각에서”라고 설명하였다.
5) 대표이사 OOO직무상 기술영업 등을 수행하는 임원의 직위에서 개발한 특허권 취득과 관련하여 특허 출원, 유지 및 변리사 비용을 OOO부담하여 신규특허를 취득하려고 하는 경우에는 회사의 전 직원에게 적용되는 사규상 직무발명보상 규정에 의해 관련특허가 직무발명에 해당하는지 여부에 대한 평가를 받았어야 함에도 대표이사의 직위를 이용하여 직무발명보상규정에 의한 절차를 거치지 않고 본인 및 가족 등 개인 명의로 쟁점특허를 임의 등록하여 사주 일가가 과도한 특허수수료 이익을 분여 받은 것이다.
6) OOO회사의 경영을 총괄 및 최대주주로서 회사의 모든 업무에 대해 의사를 결정하는 위치에 있을 뿐만 아니라 교량신축에 관한 수주 및 특허 기술영업 업무 과정에서 득한 특허기술 정보로 직무발명을 한 것이다.
(다) 조사청의 쟁점특허 6건의 내용에 대한 질문에 대해 대표이사 OOO답변 내용은 아래 ＜표7＞과 같다.
＜표7＞ OOO답변내용
쟁점특허는 모두 아이디어 고안 수준에 멈춘 것이 아니고 실제 공사에 적용하기 위해서는 매우 복잡하고 정교한 장치나 실험과정이 수반된다. 특히 위 쟁점특허 중 대표적인 ‘특허 OOO(대칭 또는 비대칭 정착블록이 구비된 프리스트레스트 콘크리트 거더)’ 공법을 예로 들면, PSC E-BEAM 공법에 사용하는 특허 중 하나로 본 특허가 출원․등록되기 전에 청구법인에서는 PSC E-BEAM 공법(기존 특허번호 : OOO)에 대한 연구가 이미 이루어지고 있었음이 아래와 같이 확인된다.
1) OOO발간한 ‘PSC E-BEAM 기술검토 자료집’(2005년 12월)을 보면, PSC E-BEAM 공법 자체에 대한 연구개발에 대하여 OOO검토 보고서를 수취, 자문의견에 대한 연구소 직원들의 보완사항이 기재되어 있다. 청구법인에서 건설교통부에 2006.9.14. 제출한 ‘신기술지정신청서(PSC 거더의 효율적인 단면에 의한 연속화 방법 및 유지관리 공법)와 관련된 연구보고서’, OOO대학교에 연구 의뢰한 ‘철도교 PSC E-BEAM외 4개교 VE/LCC 분석(2007년 5월)’, OOO대학교에서 발간한 ‘PSC E-BEAM교량 적용성 검토(2007년 7월)’, OOO연구 의뢰한 ‘PSC E-BEAM 철도교량의 실물모형 시험 및 동적성능평가 연구(2007년 8월)’등을 보면, 특허 제OOO가 출원․등록되기 전에 청구법인에서는 PSC E-BEAM 공법에 대한 연구가 충분이 이루어졌음이 확인된다.
2) OOO쟁점특허 수수료와 관련하여 가령 2017년의 경우 경상연구개발비는 OOO영업이익 OOO인데 반해 특허사용수수료는 약 OOO으로 특허수수료가 청구법인 영업이익의 112%를 차지하고 있음에도, 청구법인의 보유특허 사용 또는 유사특허 자체개발을 하지 않고 공사수주 시 특수관계법인의 쟁점특허만을 거의 사용하는 이유에 대해 이미 해당 공법이 계량화 수치화 등 상용화되어 있기 때문에 단순히 영업하기 좋아서라고 회사는 설명하고 있다.
3) 교량신축 특허는 도면특허와 실시특허로 구분되어 단순한 기술의 착상이나 아이디어 수준인 도면특허는 이를 구체화 하는 과정이 필수적이다. 청구법인은 도면특허 상용화 등을 하기 위해 매년 OOO연구개발비를 지출하고 있고, 대표이사는 도면특허를 상용화하는데, 2∼3년이 소요되고 그 비용도 건당 OOO정도가 소요된다고 설명하고 있다.
4) 대표이사 OOO청구법인의 특허출원 154건 중 75건이 소멸된 이유에 대하여 유지비가 지속적으로 지출되어 특허 유지가 불필요하고, 다시 유사특허 등록이 가능하여 그냥 소멸시켰으며 도면특허 자체만으로 기술영업을 할 수 없다고 설명하면서도, 쟁점특허는 상용화 과정이 필요 없는 발명으로 직무발명이 아닌 개인의 자유발명 또는 업무발명이라는 주장은 모순된 것이다
(라) 쟁점특허의 등록 출원경위를 보면, 쟁점특허 OOO특허출원서와 특허결정서, 행정절차에 OOO출원인으로 기재가 되어 있으나, 특허결정 이후 특허등록일 직전에 출원인 변경 신청하여 OOO최종적으로 특허등록권자에서 제외되거나 또는 특허등록 직후에 권리지분포기신청을 하여 특허등록권자에서 제외가 된 것을 알 수 있고, 최초 특허 등록시와 보유기간 동안 모든 특허관련 비용(출원료, 등록비, 변리사 비용 등)을 OOO부담한 것으로 보아, 쟁점특허는 직무발명에 해당한다 할 것이다.
(마) 대표이사 OOO쟁점특허를 직무발명 한 후, 이에 대한 직무발명보상금은「발명진흥법」및 사규에 의한 기술평가위원회를 구성하여 전 직원에게 공지한 후 법이 정한 절차에 따라 직무발명보상금을 지급받았어야 함에도, 대표이사 임의로 자유발명인 냥 아무런 절차도 없이 개인 및 가족․친인척 명의(2011년 이후 관계회사 명의)로 특허 등록 후 과도한 특허수수료 산정하여 지급하는 방법으로 법인자금을 유출하여 자녀가 대주주로 있는 관계사에 이익을 분여한 것이다.
(바) 쟁점특허가 직무발명이 명백한 이상 OOO해당 특허권을 무상으로 사용할 수 있는 법정 통상실시권을 갖는다.
대표이사 OOO쟁점특허의 직무발명에 대한 기여도와 보상에 관해서는, 차후에「발명진흥법」과 사규의 절차에 따라 종업원 등으로 구성된 기술평가위원회를 통해 직무발명에 대한 발명자의 기여도를 평가받아 산정된 직무발명보상금을 지급받아야 할 것이다.
따라서 청구법인은 무상으로 사용할 수 있는 법정 통상실시권을 가지고 있어 지급할 의무가 없는 비용을 특수관계법인에게 지급한 것으로 전액 손금부인하고 부가가치세 매입세액 불공제한 당초 처분은 정당하다.
(3) 청구법인․청구인들의 항변에 대한 추가답변 내용은 다음과 같다.
(가) 청구법인․청구인들은 이 건 처분은 직무발명 여부에 대한 객관적인 근거 없이 과세한 것으로 근거과세원칙에 반하는 위법한 처분이라 주장하나, 조사청은 쟁점특허가 대표이사의 직무발명에 해당한다고 판단하는 근거를 앞서 충분히 제시하였고, 비록 조사청이 예치조사를 실시하였다고 하더라고 조사대상기간이 2014년∼2017년이고 예치한 자료도 극히 한정적이어서 조사대상기간 이전에 특허등록이 이루어진 쟁점특허에 대한 대표이사의 직무발명 입증이 제한적일 수밖에 없으며, 대법원 판례(대법원 2008.5.29. 선고 2006두13831 판결)에서도 “구체적인 소송과정에서 경험칙에 비추어 과세요건 사실이 추정되는 사실이 밝혀지면, 납세자가 문제로 된 당해 사실이 경험칙 적용의 대상적격이 되지 못하는 사정에 대해 입증책임이 있다”고 판시한 바와 같이 입증책임이 전환되었다고 볼 수 있다.
(나) 청구법인․청구인들은 PSC E-BEAM 교량 신기술 공법 등과 관련하여 주요 기술개발과 연구는 OOO재원으로 외주연구용역을 주거나 자체개발을 하고 있음에도 대표이사는 토목구조 비전문가로 OOO해외 교량 사진 몇 장을 참고하여 대표자와 가족공동의 자유발명 또는 업무발명이고 아이디어 고안만으로 특허를 취득했다고 주장하나, 쟁점특허와 관련하여 착안한 아이디어를 구체화하는 과정에 대표자 OOO공동 발명자들이 독립적으로 기여한 바를 입증하는 것은 OOO책임이나 현재까지 관련 자료를 제출하지 않고 있으며 대표이사가 작성한 수동 도면 정도를 심판청구 시에 제출하였다.
또한 조사청은 각 도급공사에 대응하는 특허사용여부 확인을 위하여 OOO에게 도급공사 설계도면(해당 특허가 포함), 신기술‧특허 사용협약서 등을 요청하였으나 조사종결 시까지도 제출하지 못 하였다.
OOO2013∼2017년 특수관계법인에게 지급한 특허수수료는 총 OOO이며 도급금액 합계는 OOO으로 이는 OOO5개년 동안 공사수주의 경우 청구법인 보유특허는 거의 이용하지 아니하고, 청구법인은 특수관계법인 OOO쟁점특허만을 이용한 기술영업을 한 후 공사수주를 받아 오거나 쟁점특허 사용여부와 상관없이 OOO홈페이지 회사소개 신기술/특허에 기재된 각각의 공법 중 쟁점특허에 대해서만 일괄적으로 각 도급금액의 2∼3%를 지급한 것이다.
청구법인․청구인들이 제출한 항변서에서 건설 입찰 사전자격심사(PQ)에서 건수 위주의 특허 실적 인정, 특허공법에 의한 수의계약 허용에 따라 건설 분야 저품질 특허 출원이 급증하게 되었고, 높은 기술력을 갖춘 기업을 우대하기 위한 본래 취지와는 달리 단순 특허 건수 경쟁에 그쳐 건설기업들이 실용성이 낮고 권리 범위가 협소한 저품질 특허를 양산하게 되었으며, OOO또한 공사수주를 위하여 실용성이 떨어지는 특허를 대량 양산하였다. OOO쟁점특허 수수료와 관련하여 가령 2017년의 경우 경상연구개발비는 OOO영업이익 OOO반해 특허사용수수료는 약 OOO으로 특허수수료가 OOO영업이익의 112%를 차지하고 있음에도 OOO보유특허 사용 또는 유사특허 자체개발을 하지 않고 공사수주 시 특수관계법인의 쟁점특허만을 거의 사용하는 이유에 대해, 이미 해당 공법이 계량화 수치화 등 상용화 되어 있기 때문에 단순히 영업하기 좋아서라고 회사는 설명하고 있다.
교량신축 특허는 도면특허와 실시특허로 구분되어 단순한 기술의 착상이나 아이디어 수준인 도면특허는 이를 구체화 하는 과정이 필수적이다. OOO도면특허 상용화 등을 하기 위하여 매년 OOO연구개발비를 지출하고 있고, 대표이사 OOO도면특허를 상용화하는데, 2∼3년이 소요되고 그 비용도 건당 OOO정도가 소요된다고 설명하고 있다. 대표이사 OOO특허출원 154건 중 75건이 소멸된 이유에 대해 유지비가 지속적으로 지출되어 특허 유지가 불필요하고, 다시 유사특허 등록이 가능하여 그냥 소멸시켰고 도면특허 자체만으로 기술영업을 할 수 없다고 설명하면서도 쟁점특허는 상용화 과정이 필요 없는 발명으로 직무발명이 아닌 개인의 자유발명 또는 업무발명이라는 주장은 모순된 것이다.
(다) 청구법인․청구인들은 학계에서 직무발명 여부를 판단하는 견해에 의하거나 본건과 사실관계가 매우 유사한 선례 및 쟁점특허의 출원경위 및 특허내용을 보더라도 직무발명에 해당할 수 없다고 주장하나, 청구법인․청구인들은 조사청이 제시하는 직무발명에 대한 사실관계 반박 및 업무발명에 해당한다는 주장에 대한 증빙자료 제출은 간과한 채 실제 판례의 내용을 잘못 이해하여 OOO대표이사의 경우에 해당하는 것처럼 인용하고 있기에 아래 ＜표8＞과 같이 OOO제시한 심판례의 내용에 대하여 설명한다.
＜표8＞ 판례 등에 대한 해석 비교
3. 심리 및 판단
가. 쟁점
쟁점특허가 대표이사의 직무발명에 해당하는지 여부
나. 관련 법령
(1) 법인세법
제19조(손금의 범위) ① 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것은 제외하고 해당 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비(損費)의 금액으로 한다.
② 제1항에 따른 손비는 이 법 및 다른 법률에서 달리 정하고 있는 것을 제외하고는 그 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다.
③ 「조세특례제한법」제100조의18 제1항에 따라 배분받은 결손금은 제1항의 손금으로 본다.
④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 손비의 범위 및 구분 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제52조(부당행위계산의 부인) ① 납세지 관할 세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 대통령령으로 정하는 특수관계인(이하 “특수관계인”이라 한다)과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 “부당행위계산”이라 한다)에 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 수 있다.
② 제1항을 적용할 때에는 건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(요율·이자율·임대료 및 교환 비율과 그 밖에 이에 준하는 것을 포함하며, 이하 이 조에서 “시가”라 한다)을 기준으로 한다.
③ 내국법인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 사업연도에 특수관계인과 거래한 내용이 적힌 명세서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.
④ 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때 부당행위계산의 유형 및 시가의 산정(算定) 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제45조의5(특정법인과의 거래를 통한 이익의 증여 의제) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인(이하 이 조 및 제68조에서 “특정법인”이라 한다)의 대통령령으로 정하는 주주등(이하 이 조에서 “특정법인의 주주등”이라 한다)과 대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 자가 그 특정법인과 제2항에 따른 거래를 하는 경우에는 거래를 한 날을 증여일로 하여 그 특정법인의 이익에 특정법인의 주주등의 주식보유비율을 곱하여 계산한 금액을 그 특정법인의 주주등이 증여받은 것으로 본다.
1. 대통령령으로 정하는 결손금이 있는 법인
2. 증여일 현재 휴업 또는 폐업 상태인 법인
3. 증여일 현재 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하는 법인으로서 제45조의3제1항에 따른 지배주주와 그 친족의 주식보유비율이 100분의 50 이상인 법인
② 제1항에 따른 거래는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.
1. 재산이나 용역을 무상으로 제공하는 것
2. 재산이나 용역을 통상적인 거래 관행에 비추어 볼 때 현저히 낮은 대가로 양도ㆍ제공하는 것
3. 재산이나 용역을 통상적인 거래 관행에 비추어 볼 때 현저히 높은 대가로 양도ㆍ제공받는 것
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 거래와 유사한 거래로서 대통령령으로 정하는 것
③ 제1항에 따른 증여일의 판단, 특정법인의 이익의 계산, 현저히 낮은 대가와 현저히 높은 대가의 범위 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제34조의4(특정법인과의 거래를 통한 이익의 증여 의제) ① 법 제45조의5 제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 주주등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
1. 법 제45조의5 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 특정법인의 경우 : 그 특정법인의 최대주주등
2. 법 제45조의5 제1항 제3호에 해당하는 특정법인의 경우 : 그 특정법인의 지배주주등
② 법 제45조의5 제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
1. 법 제45조의5 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 특정법인의 경우 : 그 특정법인의 최대주주등의 특수관계인
2. 법 제45조의5 제1항 제3호에 해당하는 특정법인의 경우: 그 특정법인의 지배주주등과 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자
가. 배우자 또는 직계존비속
나. 가목에 해당하는 자가 최대주주등인 법인
④ 법 제45조의5 제1항에서 “특정법인의 이익”이란 제1호의 금액에서 제2호의 금액을 뺀 금액을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 금액
가. 재산을 증여하거나 해당 법인의 채무를 면제·인수 또는 변제하는 경우 : 증여재산가액 또는 그 면제·인수 또는 변제로 인하여 해당 법인이 얻는 이익에 상당하는 금액
나. 가목 외의 경우 : 제7항에 따른 시가와 대가와의 차액에 상당하는 금액
2. 가목의 금액에 나목의 비율을 곱하여 계산한 금액
가. 특정법인의 「법인세법」 제55조 제1항에 따른 산출세액(같은 법 제55조의2에 따른 토지등 양도소득에 대한 법인세액은 제외한다)에서 법인세액의 공제·감면액을 뺀 금액
나. 제1호에 따른 이익이 특정법인의 「법인세법」 제14조에 따른 각 사업연도의 소득금액에서 차지하는 비율(1을 초과하는 경우에는 1로 한다)
(4) 발명진흥법
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정
② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국ㆍ공립학교(이하 “국ㆍ공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국ㆍ공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.
③ 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.
④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
(5) 특허법
제102조(통상실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.
② 통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다.
③ 제107조에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.
④ 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권ㆍ실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권ㆍ실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.
⑤ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.
⑥ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
⑦ 통상실시권에 관하여는 제99조 제2항 및 제3항을 준용한다.
제118조(통상실시권의 등록의 효력) ① 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.
② 제81조의3 제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조 제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.
③ 통상실시권의 이전ㆍ변경ㆍ소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정ㆍ이전ㆍ변경ㆍ소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.
다. 사실관계 및 판단
(1) 처분청이 제시한 심리자료 등에 의하면 다음과 같은 사실이 나타난다.
(가) OOO1999.3.20. 설립한 교량건설 전문업체이고, OOO2011년 4월에 설립되어 OOO자녀 2인이 지분 70%를 보유하고 있다.
(나) OOO특허보유현황은 아래 ＜표9＞과 같고, 쟁점특허권의 세부내역은 아래 ＜표10＞와 같다.
＜표9＞ 특허권 보유현황 등
(단 : 개)
＜표10＞ 쟁점특허권의 세부내역
(다) OOO2015.1.1. OOO보유한 모든 특허와 장래 취득할 특허 전부를 OOO공사계약금액의 3～5%에 사용할 수 있도록 하는 특허사용계약을 체결하였고, 동 계약 이전에는 개별특허권에 대하여 공사계약금액의 2∼3%에 사용할 수 있도록 하는 계약을 체결하였으며, 쟁점특허권과 관련하여 지급한 사용료는 아래 ＜표11＞과 같다.
＜표11＞ 사용료 내역
(단위 : 원)
(라) OOO2004년 5월 연구소를 설립하였고, 동 연구소의 주요 업무는 기존특허 기술의 개량, 신규특허 개발 및 도면(아이디어)특허의 상용화하여 교량공사 등에 사업에 실제 사용할 수 있는 활용(실시)특허 연구개발 등으로 2004년부터 2011년까지 연구개발비로 지출한 금액이 OOO으로 연평균 OOO지출하였고, OOO연구소가 없다.
(마) 최초 특허 출원시 OOO대표자와 가족 4인 명의로 등록하였으나 대표자 외 가족들이 특허출원 관련 기여부분에 대한 근거자료가 없으며, 쟁점특허 OOO특허출원서와 특허결정서, 행정절차에 OOO출원인으로 기재가 되어 있으나, 특허결정 이후 특허등록일 직전에 출원인 변경 신청하여 OOO최종적으로 특허등록권자에서 제외되거나 또는 특허등록 직후에 권리지분포기신청을 하여 특허등록권자에서 제외가 되었다.
(바) 최초 특허등록 시와 보유기간 동안 모든 특허관련 비용(출원료, 등록비, 변리사 비용 등)을 OOO에서 부담하였다.
(사) OOO해당 특허사용계약서와 별도로 교량공사발주처와 신기술특허사용협약서를 맺고 있으며 해당 협약상 신기술특허보유자는 OOO명시되어 있다.
(아) OOO등이 특허 등록·이전 등의 경위는 다음과 같다.
1) OOO연구소 설립 이전에는 교량보수․보강, 하수도 준설 업무를 주로 하고 이때 개발된 특허는 대표자 OOO명의로 특허를 등록하지 않고 OOO출원․등록하였고, 법인설립 이전 대표이사 OOO관련 업종 공사 및 교량 특허관련 업종 경험이 없어 관련 특허를 보유하지 않았고 단지 시공기술이 있었다고 진술하였다.
한편, OOO구조기술사 등이 기술을 개발해 보라는 조언을 듣고 구조기술사 또는 거래처 사장 또는 거래처 직원 등과 함께 개발하여 이들과 OOO명의로 특허를 출원하였고, 대표이사 OOO최초로 개발한특허번호 OOO‘콘크리트구조물 보강용 외부강선 정착장치’를 OOO교수의 도움을 받아 교량 보강 특허를 개발하고 이를 OOO출원하였다.
2) OOO연구소 설립 이전에는 교량에 관한 신설․보수․보강에 관한 특허가 없어 주로 교량 보수․보강 특허를 가진 OOO(교량 업다운PC빔 교량 기술)와 OOO에게 특허수수료를 지급하고 공사를 수주하였고, 연구소설립 이후에는 개인명의로 특허를 출원하였다가 OOO필요와 대표이사 OOO지시에 따라 OOO설립하여 특허권을 임의로 양도하였다.
3) OOO교량신설특허의 필요성을 느끼고 최초 신설특허로 ‘피씨 강선 및 티형 강판을 이용한 프리스트레스트 철근콘크리트 빔 및 이를 이용한 교량시공방법’(특허번호 OOO)을 OOO(대표이사 처) 명의로 2002년에 출원하여 2006.9.4.에 권리 지분 1/4을 취득하여 현재까지 유지하고 있다.
4) OOO개인으로 등록되어 있는 특허에 대하여 2008년 이전에는 특허수수료를 청구법인으로부터 수령하지 않았는데 지인이 특허수수료를 받는다고 해서 OOO본인도 받기 시작하였다고 진술하였다.
5) OOO개인으로 등록되어 있는 특허 27건에 대하여 2009년 권리를 무상으로 이전받고 이 특허권이 향후 상용화 되었을 경우 매출액의 2%를 개인에게 지급하기로 하였으나, 이에 대한 지급 내역은 존재하지 않아 그에 대한 이유에 대하여 대표자 OOO상용화는 되었으나 적용이 되지 않은 특허들이 많아 지급이 되지 않았다고 진술하였다.
6) 특허권자가 OOO외 4인으로 되어 있는 쟁점특허에 대하여는 2011.7.19. OOO양도한 이유에 대하여, 대표자 OOO기업이 부도나면 보유한 특허가 압류되어 사업재기를 할 수 없기 때문에 OOO만들어 특허권을 분리할 목적으로 설립하여 OOO양도하게 되었고 특허들은 바로 활용이 가능하였다고 진술하였다.
한편 쟁점특허 중 특허번호 OOO를 다시 청구법인으로 일부권리를 이전한 이유에 대하여 대표자 OOO시공하는 업체가 특허권을 보유하고 있어야 입찰점수를 높게 받기 때문에 무상으로 일부 권리를 넘겨주었다고 진술하였다.
(자) OOO쟁점특허 사용료를 지급하였으나, 해당 특허는 OOO발명하였으므로 「발명진흥법」제2조에 따른 직무발명에 해당하고 OOO쟁점특허에 대한 통상실시권을 보유하여 무상사용이 가능하므로 OOO지급한 2017․2018년 특허사용료 OOO실제 특허사용용역 제공에 대한 대가가 아닌 OOO대한 이익 증여에 해당한다.
(2) 청구법인 제시한 증거서류는 다음과 같다.
(가) OOO간의 약정서(2001.3.22.)에는 OOO소유한 국내특허기술을 OOO(을)에게 제공하고, 을은 공사이익금의 3분의 1을 지급하고, 공계약금의 1%를 갑의 구조계산서 작성 대가로 지불한다는 내용이 나타나고, 이에 따른 수수료 지급내역은 아래 ＜표12＞와 같다.
＜표12＞ 현장별 특허 수수료율 내역
(단위 : 원)
(나) 쟁점특허와 관련한 등록특허 공보 등을 제출하였고, 쟁점특허 사용료 중에 58% 비율을 차지하는 특허번호 OOO내용은 다름과 같다.
(다) OOO건설기술경력증을 제시하고 있는바, 특급기술자(1999.3.18.) 및 조경기사 2급(1997.11.24.) 자격을 가지고 있는 것으로 나타난다.
(라) OOO쟁점특허 중 특허번호 제OOO)와 관련한 도면 스케치 자료 등을 제시하며 원본에 대하여 문서감정 등이 가능하다고 주장하고 있다.
(마) 변리사 OOO진술서(2020.1.31.)에는 ‘특허 출원시 출원인 및 발명인으로부터 특허로 출원할 아이디어나 기술에 대한 상세한 설명을 듣고 논의하는 과정이 필수적이다. 본인도 평소 원활한 특허 출원을 위하여 출원인 및 발명인과 직접 면담을 하면서 출원서류를 작성하고 있다. OOO대표이사와는 2002년부터 특허 출원업무를 대리하면서 업무관계를 맺어 왔다. 본인은 OOO개발한 130개 이상의 발명을 출원 대리하였다. OOO2002년부터 스스로 교량 기술과 관련된 발명을 직접 한 후 특허사무소로 직접 도면과 발명에 관한 설명을 적은 서류 및 자료를 가져왔고 본인은 OOO으로부터 직접 발명의 배경이 되는 기술, 해결하려는 과제와 해결수단, 발명의 효과 등에 대한 설명을 들은 후 특허 출원서를 작성하였다. 특허 출원서는 1〜3회 정도의 피드백 절차를 거친 후 특허청에 특허 출원을 하였다. 그 중에서도 특허번호 OOO(대칭 비대칭 정착블럭이 구성된 프리스트레스트 콘크리트 거더)의 특허 출원과정은 2007년초에 양도동 소재 특허사무소에서 특허출원을 진행하였는데, 당시 OOO전달한 자료는 기술내용이 수기로 적힌 서류와 손으로 스케치된 도면이었다. 전달받은 기술내용은 “PSC 거더의 양 단부측면에 강선정착블럭을 설치하여 기존의 PSC거더의 역학적 한계를 극복하고 시공성을 단순화하여 경제성을 증대”하는 것에 관한 내용이었다. 위와 같은 기술내용을 스케치한 도면은 대칭, 비대칭 정착블럭이 구비된 PSC거더의 단경간, 2경간 및 3경간을 표시한 종단면도, 평면도 및 단면도로 기억한다. 본인은 위 기술내용과 스케치 도면을 중심으로 OOO으로부터 착상한 아이디어에 대한 설명을 들었고, 수차례 미팅을 가진 후 OOO으로부터 전달받은 기술자료와 구두설명자료를 통하여 확인된 발명 내용을 중심으로 특허가 등록될 수 있도록 발명의 핵심기술사상이 포함된 특허출원서 초안을 작성하였다. 의뢰자인 OOO여러 차례 미팅과 전화로 협의를 진행하면서 보완 및 수정과정을 거쳐 특허출원명세서를 확정하였다.’는 내용이 나타난다.
(바) 특허청 보도자료(2018.7.25.)에는 ‘특허청에 실시권을 등록한 기업 5,400개 기업을 대상으로 설문실시하고, 응답한 703개 기업의 최근 5년간 실시계약 1,053건을 분석한바, 평균 실시요율은 매출액의 4.75%이고, 이는 미국보다 낮고 일본보다 높은 수준이다’는 내용이 나타나고, 특허청 및 한국지식재산연구원의 조사·분석 연구 ‘지식재산 분쟁 현황 조사 연구’(2017년 12월)에는 매출액 기준으로 로열티율 산정 비율이 72.4%이고, 실시권 유형별 평균 실시요율은 5.5%(건설업의 경우 6.2%)로 나타난다.
(사) OOO2011.7.19. OOO 등으로부터 쟁점특허를 포함하여 총 22건의 특허권을 2개 감정평가법인의 감정을 하고 총 OOO매수한 것으로 나타난다.
(아) 이외에도 OOO공법자료집 및 PSC E-BEAM 특별시방서 일부(2009년, 2017년) 등을 제시하고 있다.
(3)이상의 사실관계 및 관련 법령 등을 종합하여 살피건대, OOO교량․토목 관련한 국가기관 또는 공공기관 등에서 장기간 근무한 이력이 있고, 건설기술 관련 특급기술자 자격증을 보유하고 있으므로 쟁점특허를 발명할 수 있는 전문지식을 갖추고 있는 것으로 보이는 점, OOO기술연구소가 설립되기 이전부터 다수의 특허를 출원한 사례가 있고, 청구법인․청구인들이 쟁점특허와 관련하여 OOO하였다며 제출한 도면 스케치 자료 등의 자료형태 등으로 볼 때 신빙성이 있는 것으로 보이며, 쟁점특허의 특허등록을 대행한 변리사도 OOO으로부터 자료를 전달받고, 협의를 하여 특허출원을 하였다고 진술한 점, 반면에 OOO기술연구소가 쟁점특허를 개발하였다는 구체적인 자료 등이 부족한 것으로 보이는 점, OOO기술연구소는 청구법인․청구인들의 주장과 같이 특허들을 결합하여 공법을 완성시키는 실시방안을 마련한 것에 그친 것으로 볼 수 있는 점 등으로 볼 때 쟁점특허를 실제 OOO출원하였다고 보는 것이 타당한 것으로 판단된다.
또한 「발명진흥법」제2조 제2호에 따른 직무발명에 해당하기 위해서는 종업원등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하며, '그 발명을 하게 된 행위가 피용자의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것'이라 함은 피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 의미하는바, OOO기술연구소가 있었으나 대표이사인 OOO현재 또는 과거에 동 기술연구소에 소속되어 근무한 이력이 없는 점, 쟁점특허의 성질상 OOO업무범위에 속한다고 하더라도 쟁점특허 발명을 하게 된 행위가 대표이사인 OOO직무에 속한다고 보기 어려운 점, 처분청이 제시한 자료만으로는 쟁점특허 발명이 직무발명으로 보기에는 부족한 점 등에 비추어 처분청이 쟁점특허가 OOO기술연구소에서 발명하거나 직무발명에 해당한다고 보아 청구법인들에게 이 건 법인세 및 부가가치세를 과세한 당초 처분은 잘못이 있는 것으로 판단된다.
위와 같이 쟁점특허가 OOO직무발명에 해당하지 아니한다고 판단되는 이상, OOO지급한 쟁점특허사용료가 OOO대한 이익의 증여에 해당하지 아니하는 것으로 보이므로 청구인들에게 이 건 증여세를 과세한 당초 처분은 잘못이 있는 것으로 판단된다.
4. 결론
이 건 심판청구는 심리결과 청구주장이 이유있으므로 「국세기본법」 제81조 및 제65조 제1항 제3호에 의하여 주문과 같이 결정한다.
＜별지＞ 고지내역
(단위 : 원)