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판시사항
[1] 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우 그 기술적 범위의 해석 방법
[2] "논슬립 마우스패드"에 관한 (가)호 고안은 "논슬립 시트(Non-slip sheet)"에 관한 등록고안과 그 기술분야 및 목적, 구성 및 효과가 모두 상이하여 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 사례
판결요지
[1] 특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제4항 에 위배되어 부적법하고, 그러한 하자가 있는 채로 특허된 경우에도 그 기술적 범위의 해석에 있어서는 특허청구범위에 기재된 발명을 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정하여야 한다.
[2] "논슬립 마우스패드"에 관한 (가)호 고안은 "논슬립 시트(Non-slip sheet)"에 관한 등록고안과 그 기술분야 및 목적, 구성 및 효과가 모두 상이하여 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 사례.
참조판례
원고
정주섭
피고
백남주 (소송대리인 변리사 김유)
변론종결
2003. 7. 25.
주문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
청구취지
특허심판원이 2002. 10. 31. 2001당1435호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
이유
1. 기초사실
[증거 : 갑 1 내지 3호증의 각 기재]
가. 이 사건 등록고안
(1) 원고는 명칭이 "논슬립 시트(Non-slip sheet)"이고 별지 도면 1 기재와 같은 이 사건 등록고안(등록번호 제148411호, 1996. 10. 9. 출원, 1999. 3. 17. 등록)의 권리자이다.
(2) 이 사건 등록고안은 식탁, 쟁반 등에 올려지는 그릇을 미끄러지지 않게 하는 논슬립 시트에 관한 것으로서, 그 등록청구범위는 아래와 같다.
"금속판, 합성수지판, 고무판 등으로 되고 임의 모양의 인쇄층(20)을 구비할 수도 있는 시트(10)의 양면 또는 일면에 코팅매개층(30)을 구성하고, 이의 코팅매개층의 표면에 논슬립층(40)을 코팅에 의해 일체로 구성함을 특징으로 하는 논슬립 시트"
나. (가)호 고안
별지 도면 2 및 별지 (가)호 고안 설명서의 기재와 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
원고는 피고를 상대로 (가)호 고안은 이 사건 등록고안과 그 기술적 구성 및 작용효과가 동일하므로 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2001당1435호로 심리하여, 2002. 10. 31. 아래 라.항과 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
라. 이 사건 심결 이유의 요지
(1) 이 사건 등록고안은 식탁 위의 그릇 등이 미끄러지는 것을 방지하기 위한 논슬립 시트를 제공하는 것이고, (가)호 고안은 바닥과의 밀착력이 우수하고 마우스 볼(Ball)이 적당히 마찰을 받으며 이동할 수 있으면서도 두께가 얇은 마우스패드(받침판)를 제공하는 것이므로, 양 고안은 그 기술적 과제 및 목적이 상이하다.
(2) 이 사건 등록고안의 인쇄층(20), 코팅매개층(30), 논슬립층(40) 구성은 각각 (가)호 고안의 인쇄층(200), 코팅매개층(300), 논슬립층(400) 구성과 동일하게 대응된다. 그러나 이 사건 등록고안 중 금속판 등으로 된 시트(10) 구성은 (가)호 고안에서는 찾아볼 수 없고, 다만 위치상 대응되는 구성요소로서 백색인쇄층(200a)이 구비되어 있으나 이는 상부의 인쇄층 무늬가 더욱 선명하게 보이도록 하기 위한 것으로서 이 사건 등록고안의 위 시트(10) 구성과는 재질 및 용도가 상이하다. 또한, (가)호 고안은 두께를 얇게 하기 위한 목적이 있으므로 이 사건 등록고안과 같은 시트 구성이 필요하지도 않을 것이므로, 양 구성은 균등관계에 있지도 않다.
(3) 이 사건 등록고안은 최상층과 최하층 모두 실리콘 논슬립층(40)으로 구성한 것이나, (가)호 고안은 커서(Cursor)의 정밀한 이동작업을 위하여 마우스 볼이 잘 구를 수 있도록 최상층이 PVC(폴리염화비닐), P.P(폴리프로필렌) 등의 재질로 된 마우스접촉부재층(100)으로 구성한 것이므로, 양 고안은 그 용도, 재질 및 작용효과가 상이하다.
(4) 따라서 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 필수적 구성요소 및 이들의 유기적 결합관계가 결여되어 있거나 또는 대응되는 구성요소끼리 균등관계에 있지도 아니하므로 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자들의 주장
가. 원고 주장의 심결 취소사유
(1) 이 사건 등록고안과 (가)호 고안은 시트의 최하층을 실리콘층으로 형성하여 바닥면에서 잘 미끄러지지 않게 하기 위한 것이므로, 그 기술적인 목적 및 작용효과가 동일하다.
(2) 이 사건 등록고안의 합성수지 시트(10)와 (가)호 고안의 PVC, P.P 재질의 마우스접촉부재층(100)은 동일한 재질의 구성이다.
(3) (가)호 고안의 백색인쇄층(200a)은 이 사건 등록고안에 나타나 있지 않으나 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 선택할 수 있는 구성에 불과하다.
(4) 이 사건 등록고안의 논슬립 시트가 식탁 위의 그릇 등이 미끄러지지 않도록 하는 데 사용된다는 것은 컴퓨터가 일반화되기 전의 한 사용예에 불과하다.
(5) (가)호 고안은 이 사건 등록고안과 목적, 구성 및 작용효과가 동일한 고안이므로 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다.
나. 피고 주장
(1) 이 사건 등록고안의 논슬립 시트는 상면부와 저면부에 논슬립층이 형성되어 있어 그릇, 논슬립 시트, 식탁 간에 미끄러짐이 방지되는 것인데 반하여, (가)호 고안의 마우스패드는 상측면에 전혀 실리콘을 사용하지 않고 PVC, P.P. 재질 등을 사용하여 마우스 볼이 용이하게 미끄러지도록 한 것이므로, 양 고안은 기술분야, 목적 및 구성이 전혀 상이하다.
(2) 이 사건 등록고안과 (가)호 고안은 코팅매개층과 논슬립층을 구성하는 각 성분 및 제조방법이 서로 다르다.
3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단
가. 판단 기준
특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다( 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결 ).
나. 이 사건 등록고안과 (가)호 고안의 대비
(1) 기술분야 및 목적
이 사건 등록고안은 식탁, 쟁반 등에 올려지는 그릇을 미끄러지지 않게 하는 논슬립 시트에 관한 것으로, 판체형의 시트의 양면 또는 일면에 실리콘 고무로 피막되는 투명한 논슬립층을 일체로 코팅하여 그릇의 미끄럼 방지 기능을 부여하기 위한 것인 반면, (가)호 고안은 컴퓨터 마우스패드에 관한 것으로, 실리콘을 이용하여 마우스패드와 바닥의 밀착력을 증가시키고 마우스패드의 두께를 감소시킴으로써 사용이 편리한 논슬립 마우스패드를 제공하기 위한 것인바, 위 논슬립 시트는 그 위에 놓여지는 그릇과의 미끄럼이 방지되어야 하고 마우스패드는 바닥면과의 미끄럼이 방지되어야 한다는 점에서 양 고안 사이에 일부 공통점이 있기는 하나, 양 고안은 그것이 적용되는 물품 및 기술분야가 각각 논슬립 시트 및 마우스패드에 관한 것으로서 상이하고, 그에 따라 양 고안이 추구하는 목적도 상이하다.
(2) 구성
(가) 이 사건 등록고안의 필수 구성요소
이 사건 등록고안의 필수 구성요소에 관하여 보건대, 먼저 '임의 모양의 인쇄층(20)' 구성은 시트(10)에 구비할 수도 있다는 형식으로 청구범위에 기재되어 있으므로, 위 인쇄층(2)은 임의적 구성요소에 불과할 뿐 이 사건 등록고안의 필수 구성요소에 해당한다고 보기 어렵다.
또한, 코팅매개층(30)은 시트(10)의 '양면 또는 일면'에 구성한다고 청구범위에 기재되어 있으므로, 이 사건 등록고안에 최소한 요구되는 위 코팅매개층(30) 구성은 그 위치를 묻지 않고 일응 시트(10)의 '일면'에 형성한 것으로 해석된다.
그러나 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하기 위하여는 먼저 특허발명의 특허청구범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하여야 하는데, 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위를 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니하고, 또한 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수도 없는 것이고, 한편 특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제4항 에 위배되어 부적법하고, 그러한 하자가 있는 채로 특허된 경우에도 그 기술적 범위의 해석에 있어서는 특허청구범위에 기재된 발명을 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정하여야 할 것이고( 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결 ), 이러한 법리는 구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제4항 의 규정에 비추어 이 사건 등록고안에도 마찬가지로 적용된다.
이 사건 등록고안의 명세서 중 고안의 상세한 설명에 의하면, "이 사건 등록고안은 식탁, 쟁반 등에 올려지는 그릇을 미끄러지지 않게 하기 위하여 금속판, 합성수지판, 고무판 등으로 된 시트의 일면 또는 양면에 코팅매개층을 구성하고 그 위에 미끄럼 방지 기능이 있는 실리콘층을 일체로 형성한 논슬립 시트를 제공함에 그 목적이 있고, 이를 달성하기 위한 구성으로 시트(10)의 일면 또는 양면에 코팅매개층(30)을 구성한 후 실리콘의 논슬립층(40)을 형성하며, 만일 시트(10)의 양면에 코팅매개층(30)과 논슬립층(40)을 형성한 경우에는 논슬립 시트가 식탁 위에서 미끄러지지 않게 되는 동시에 그 위에 놓이는 그릇도 미끄러지지 않게 되는 효과가 있다."는 취지로 기재되어 있는바, 이러한 이 사건 등록고안의 상세한 설명은 '일면 또는 양면'이라는 그 표현에도 불구하고 코팅매개층(30)과 논슬립층(40)을 시트(10)의 '양면 또는 상부면'에 형성하여 구성하는 경우{시트(10)의 '하부면'에 형성한 후 뒤집어 사용할 수도 있으나, 이는 상세한 설명에 그에 관한 별다른 기재가 없는 한 정상적인 사용으로 볼 수 없고, 사용시를 기준으로 보면 이는 결국 시트(10)의 '상부면'에 형성한 것이 된다}를 전제로 그 목적, 구성 및 효과를 기재하고 있는 것으로 보이고, 이와 달리 코팅매개층(30)과 논슬립층(40)을 시트(10)의 '하부면'에만 형성하여 구성한 경우에는 그 위에 놓이는 그릇의 미끄럼을 방지하는 효과를 전혀 달성할 수 없을 것으로 보이며 그럼에도 불구하고 고안의 상세한 설명에는 그와 같은 경우 위와 같은 미끄럼 방지 효과를 달성하기 위한 별도의 기술적 수단에 관하여 아무런 기재를 찾아볼 수 없다.
따라서 코팅매개층(30)을 시트(10)의 '양면 또는 일면'에 구성한다는 취지로 기재된 이 사건 등록고안의 청구범위는 고안의 상세한 설명에 기재된 고안의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우로서, 위 청구범위 중 고안의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하는 "코팅매개층(30)을 시트(10)의 '하부면'에만 형성한 구성"에 대하여는 그 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 하므로, 이 사건 등록고안에 있어서 코팅매개층(30)에 관한 최소한의 필수 구성요소는 "시트(10)의 '상부면'에만 형성한 코팅매개층(30)"으로 해석하여야 한다.
이러한 견지에서 청구범위에 나타난 이 사건 등록고안의 필수 구성요소를 살펴보면, ① 금속판, 합성수지판, 고무판 등으로 된 시트(10)(이하 '이 사건 구성 1'이라 한다), ② 위 시트(10)의 상부면에 구성된 코팅매개층(30)(이하 '이 사건 구성 2'라 한다), ③ 위 코팅매개층(30)의 표면에 코팅에 의해 일체로 구성된 논슬립층(40)(이하 '이 사건 구성 3'이라 한다)으로 구분된다.
(나) 이 사건 구성 1
이 사건 구성 1은 금속판, 합성수지판, 고무판 등으로 된 시트(10)로서 (가)호 고안의 마우스접촉부재층(100)에 대응하는 구성인바, 양 구성은 그 상부면 또는 하부면에 형성되는 코팅매개층과 논슬립층의 기층(기층)을 이루는 구성이고 그 재질도 합성수지를 포함하고 있어 서로 유사한 면이 있으나, (가)호 고안의 마우스접촉부재층(100)은 마우스와 직접 접촉하면서 마우스를 잘 미끄러지게 하되 다만 일정한 정도의 마찰력에 의해 마우스 볼의 회전을 유발하는 기능을 한다는 점에서 이 사건 구성 1과는 그 기능이 상이하다.
(다) 이 사건 구성 2
이 사건 구성 2는 시트(10)의 '상부면'에 형성된 코팅매개층(30)으로서 (가)호 고안의 코팅매개층(300)에 대응하는 구성인바, 양 구성은 시트(10) 또는 마우스접촉부재층(100)과 논슬립층(40, 400)의 접착을 보완하기 위한 것으로서 그 기능은 동일하나, 이 사건 구성 2는 시트(10)의 '상부면'에 형성되어 있는 반면, (가)호 고안의 코팅매개층(300)은 마우스접촉부재층(100)의 '하부면'에 형성되어 있으므로, 그 위치에 차이가 있고, 그로 인하여 뒤에서 보는 바와 같은 작용효과상의 차이를 가져온다.
(라) 이 사건 구성 3
이 사건 구성 3은 코팅매개층(30)의 표면에 코팅에 의해 일체로 구성된 논슬립층(40)으로서 (가)호 고안의 논슬립층(400)에 대응하는 구성인바, 양 구성은 그와 접촉되는 물체와의 미끄럼을 방지하기 위하여 실리콘으로 이루어졌다는 점에서 그 재질 및 기능은 동일하나, 이 사건 구성 3은 코팅매개층(30)을 매개로 시트(10)의 '상부면'에 형성되어 있는 반면, (가)호 고안의 논슬립층(400)은 코팅매개층(300)을 매개로 마우스접촉부재층(100)의 '하부면'에 형성되어 있으므로 그 위치에 차이가 있고, 그로 인하여 뒤에서 보는 바와 같은 작용효과상의 차이를 가져온다.
(3) 효과
이 사건 등록고안은 위에서 본 바와 같이 금속판, 합성수지판, 고무판 등으로 된 시트(10)의 상부면에 코팅매개층(30), 논슬립층(40)이 순차로 형성되어 구성됨으로써 논슬립 시트의 상부에 올려지는 그릇, 컵 등 물체의 미끄럼을 방지하는 작용효과가 있음에 반하여, (가)호 고안은 PVC, P.P. 재질 등으로 된 마우스접촉부재층(100)의 하부면에 코팅매개층(300), 논슬립층(400)이 순차로 형성되어 구성됨으로써 마우스패드가 그것이 놓여지는 책상 등 바닥 위에서 미끄러지지 않고 우수한 밀착력을 유지하는 작용효과가 있으므로, 양 고안은 그 작용효과가 상이하다.
다. 소결론
따라서 (가)호 고안은 이 사건 등록고안과 그 기술분야 및 목적이 상이할 뿐만 아니라, 이 사건 등록고안과는 달리 인쇄층(200)이 필수 구성요소로 되어 있고, 이 사건 등록고안의 필수 구성요소와 대비되는 구성요소의 배열에 있어 차이가 있으며, 그로 인하여 작용효과 역시 상이하므로, (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.
4. 결론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.