[1] 특허법 제29조 제1항 제1호 에서 정한 ‘공지되었다.’ 및 ‘공연히 실시되었다.’의 의미

[2] 갑 등이 명칭을 ‘레이스 편물’로 하는 특허발명의 특허권자 을 등을 상대로 특허발명의 신규성 등이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각한 사안에서, 제반 사정 등에 비추어 위 특허발명은 특허출원 전에 공연히 실시된 발명에 해당하므로 선행발명에 의해 신규성이 부정된다고 볼 여지가 있는데도, 갑 등이 제출한 증거만으로는 선행발명이 위 특허발명의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어렵다고 판단하여 선행발명과 위 특허발명을 구체적으로 대비하지도 아니한 채 선행발명에 기초한 신규성 부정 주장을 배척한 원심판단에 법리를 오해한 잘못이 있다고 한 사례

[1] 특허법 제29조 제1항 제1호 [2] 특허법 제29조 제1항 제1호

[1] 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 (공2002하, 1712) 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결

원고 1 외 1인 (소송대리인 법무법인 휴텍 담당변호사 이두형 외 2인)

피고 (소송대리인 변리사 김진동)

특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허1571 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

1. 특허법 제29조 제1항 제1호 는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다.’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고( 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다.’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다 ( 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 명칭을 ‘레이스 편물’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)과 원심 판시 선행발명 1의 레이스 편물은 모두 위사와 경사에 의해 촘촘하게 직조된 레이스면을 갖는 레이스 편물로서 레이스 면의 양측으로 외측을 향하여 일정한 길이로 노출된 위사의 단부가 비정형(비정형), 자유방향의 루프부로 형성되는 것을 특징으로 한다.

나. 기록에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 특허발명의 출원일인 2012. 10. 9. 이전부터 선행발명 1과 동일한 제품이 국내에서 생산, 판매되어 공연히 실시되었던 것으로 보인다.

(1) 원고들은 서울 은평구에 있는 ○○○○ 의류 매장을 운영하는 소외 1로부터 위 의류매장에서 ○○○○ 재킷(품번 생략, 이하 ‘○○○○ 재킷’이라고 한다)을 구매한 고객인 소외 2를 소개받게 되었고, 소외 2로부터 ○○○○ 재킷의 실물을 넘겨받았다. 이후 원고들은 위와 같이 확보한 ○○○○ 재킷에 부착된 레이스 편물을 선행발명 1로 특정하여 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였다.

(2) ○○○○ 재킷은 2012년 여름에 출시되어 불특정 다수에게 판매된 제품이다. ○○○○ 재킷을 착용한 배우의 모습이 2012. 6. 9.자 TV 방송에 나오기도 하였고, 그 무렵 ○○○○ 재킷에 대한 홍보성 게시물이 인터넷 포털사이트에 게재된 사실도 있다. 방송에서 공개된 ○○○○ 재킷의 영상 및 인터넷 포털사이트에 게재된 ○○○○ 재킷의 사진에는 비정형(비정형), 자유방향의 단부를 가진 레이스 편물이 재킷에 부착되어 있음이 확인된다.

(3) 원심은 제1회 변론기일에 원고들이 제출한 ○○○○ 재킷의 실물에 대한 검증을 실시하였는데, 검증 결과 ○○○○ 재킷에 부착된 레이스 편물의 위사의 단부가 비정형(비정형), 자유방향의 루프 형태를 가지고 있다는 점을 확인하였다. 법영상분석연구소의 연구소장 소외 3은 ○○○○ 재킷 착용 장면이 나오는 2012. 6. 9.자 방송의 영상과 원고들이 제출한 ○○○○ 재킷의 실물 사진을 비교 분석한 결과 외관상 동일한 피사체에 관한 것으로 보인다는 의견을 제시하였다.

(4) 위 ○○○○ 의류 매장의 판매장부에 의하면 소외 2가 ○○○○ 재킷을 구매한 시점이 2012. 5. 23.경임이 확인되고, 원고들이 소외 2로부터 입수한 ○○○○ 재킷, 즉 원고들이 선행발명 1로 특정한 ○○○○ 재킷은 2012. 5. 23.경 판매된 재킷과 동일한 것으로 보인다.

다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 특허출원 전에 공연히 실시된 발명에 해당하므로, 선행발명 1에 의해 신규성이 부정된다고 볼 여지가 있다.

3. 그럼에도 원심은, 원고들이 제출한 증거만으로는 선행발명 1이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어렵다고 판단하여 선행발명 1과 이 사건 특허발명을 구체적으로 대비하지도 아니한 채 선행발명 1에 기초한 신규성 부정 주장을 배척하였다. 이러한 원심의 판단에는 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 특허법 제29조 제1항 제1호 의 공연히 실시된 발명에 관한 법리를 오해한 잘못이 있고, 이를 지적하는 원고들의 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 더 나아가 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.