특허이의신청이 있어 출원인에게 이의신청서의 부본이 송달되고 답변서 제출의 기회가 주어진 경우, 이의신청서에 기재된 출원 거절이유와 같은 이유 및 증거로 거절사정을 유지할 경우에도 구 특허법 제63조에 의한 거절이유 통지를 하여야 하는지 여부(소극)

구 특허법(1995. 1. 5. 법률 제4892호로 개정되기 전의 것) 제170조 제1항, 제174조 제3항에 의하여 준용되는 같은 법 제70조, 제72조에 의하면, 출원공고가 있는 때에는 누구든지 출원공고일부터 2개월 이내에 특허출원을 거절할 이유를 기재한 특허이의신청서와 필요한 증거를 첨부하여 특허이의신청을 할 수 있고, 특허이의신청이 있는 때에는 심사관은 특허이의신청서 부본을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 이와 같이 이의신청이 있어 출원인에게 출원을 거절할 이유와 필요한 증거의 표시가 함께 기재된 이의신청서의 부본이 송달되고 답변서의 제출 기회가 주어짐으로써, 출원인이 거절의 이유와 증거를 알게 되고 그 거절이유와 증거에 대하여 자기의 의견을 진술할 기회가 주어진 경우에는, 이의신청서에 기재된 출원 거절이유와 같은 이유 및 증거로 거절사정을 유지할 경우에까지 따로 같은 법 제63조에 의한 거절이유 통지를 할 필요는 없다.

구 특허법(1995. 1. 5. 법률 제4892호로 개정되기 전의 것) 제63조 , 제70조 (현행 제69조 참조) , 제72조 제1항 (현행 제70조 제2항 참조) , 제170조 제1항 , 제174조 제2항 , 제3항

대법원 1990. 1. 25. 선고 89후407 판결(공1990, 537)

가부시끼가이샤 히다찌 세이사꾸쇼 (소송대리인 변리사 백남기)

특허청장

특허청 항고심판소 1997. 3. 31.자 94항원1571 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

상고이유를 본다.

1. 기록과 관련 법규에 비추어 살펴보면, 원심이 '테이프를 실린더에 나선형으로 감기 위한 테이프 로딩장치'에 관하여 1990. 10. 11.에 출원된 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라 한다)은 1985. 1. 30. 공개된 일본 공개특허공보 소60-18848호에 기재된 발명(이하 인용발명1이라 한다) 및 1988. 8. 30. 공개된 일본 공개특허공보 소63-209055호에 기재된 발명(이하 인용발명2라 한다)과 그 목적, 구성 및 작용효과가 유사하여 본원발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 이유로 본원발명을 거절한 원사정을 유지한 조치는 정당한 것으로 수긍이 되고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성에 관한 법리오해, 심리미진, 판단유탈, 이유불비 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 구 특허법(1995. 1. 5. 법률 제4892호로 개정되기 전의 것) 제170조 제1항, 제174조 제2항에 의하면, 제63조(거절이유 통지)의 규정은 거절사정에 대한 항고심판 및 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 제173조(심사전치)의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다고 규정되어 있고, 제63조에 의하면, 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정되어 있으므로, 제173조의 규정에 의한 심사 또는 거절사정에 대한 항고심판에서 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 함은 상고이유에서 주장하는 바와 같다.

그러나 같은 법 제170조 제1항, 제174조 제3항에 의하여 준용되는 같은 법 제70조, 제72조에 의하면, 출원공고가 있는 때에는 누구든지 출원공고일부터 2개월 이내에 특허출원을 거절할 이유를 기재한 특허이의신청서와 필요한 증거를 첨부하여 특허이의신청을 할 수 있고, 특허이의신청이 있는 때에는 심사관은 특허이의신청서 부본을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 이와 같이 이의신청이 있어 출원인에게 출원을 거절할 이유와 필요한 증거의 표시가 함께 기재된 이의신청서의 부본이 송달되고 답변서의 제출 기회가 주어짐으로써, 출원인이 거절의 이유와 증거를 알게 되고 그 거절이유와 증거에 대하여 자기의 의견을 진술할 기회가 주어진 경우에는, 이의신청서에 기재된 출원 거절이유와 같은 이유 및 증거로 거절사정을 유지할 경우에까지 따로 같은 법 제63조에 의한 거절이유 통지를 할 필요는 없다 (대법원 1990. 1. 25. 선고 89후407 판결 참조).

기록에 의하면, 심사관이 본원발명에 대하여 같은 법 제173조의 규정에 의한 심사를 하고 출원공고를 하자 사건외 유인권이 특허이의신청을 하여, 심사관은 출원인에게 그 이의신청서의 부본을 송달하고 이에 대한 답변서의 제출 기회를 주어 출원인으로부터 답변서를 제출받은 다음, 그 이의신청서에 기재된 출원 거절이유와 같은 이유 및 증거를 들어 본원발명에 대한 거절사정을 유지하기로 하고 특허청장에게 심사결과를 보고하였음이 분명하므로, 본원발명에 대한 제173조의 규정에 의한 심사 또는 거절사정에 대한 항고심판에서 같은 법 제63조에 의한 거절이유 통지를 하지 아니한 것이 위법하다고 할 수 없다. 상고이유의 주장은 모두 받아들일 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.