[1] 심결취소판결의 확정 이후 특허심판원의 재심리과정에서 취소판결에서의 취소의 기본이 된 이유에 따라 한 심결에 대하여 새로운 사실의 주장이나 입증 없이 그 적법 여부를 다툴 수 있는지 여부(소극)

[2] 등록상표 " 인산정 "의 지정상품과 선등록서비스표 " "의 지정서비스업이 경제적 관련성이 없고 동종유사성도 인정되지 아니한다는 주장은 이미 확정된 심결취소판결에서 취소의 기본이 된 이유로서 판단이 된 사항이라 할 것이어서, 새로운 사실의 주장 내지는 확정된 취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 증거를 제출한 것으로 볼 수 없다는 이유로 심결취소의 청구를 기각한 사례

[1] 특허심판원은 종전의 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우 취소판결의 취지에 따라 재심리를 하여 다시 심결을 하여야 할 의무가 있고 이 경우 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 기속되므로, 취소판결에서 위법이라고 판단된 심결의 이유와 동일한 이유로 취소된 종전의 심결과 동일한 결론의 재심결을 할 수 없으나, 다만 취소의 기본이 된 이유와 다른, 재심리과정에서 새로이 제출된 사실과 증거에 의하여 새로이 발견된 이유에 의해서는 취소된 종전의 심결과 동일한 결론의 재심결을 할 수 있고, 이 경우 불리한 심결을 받은 당사자는 이에 불복하여 다시 취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 재심리과정에서 새로운 주장, 입증이 없어 취소판결에 있어서의 취소의 기본이 된 이유에 따라 한 심결은 위와 같은 기속력에 따른 것으로 원칙적으로 적법하고, 이 경우 불리한 심결을 받은 당사자라도 새로운 사실을 주장하거나 또는 취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 증거를 제출하는 등으로 취소판결에서 판단한 것과 다른 새로운 위법사유를 주장하지 않는 한 이를 다툴 수 없다.

[2] 등록상표 " 인산정 "의 지정상품과 선등록서비스표 " "의 지정서비스업이 경제적 관련성이 없고 동종유사성도 인정되지 아니한다는 주장은 이미 확정된 심결취소판결에서 취소의 기본이 된 이유로서 판단이 된 사항이라 할 것이어서, 새로운 사실의 주장 내지는 확정된 취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 증거를 제출한 것으로 볼 수 없다는 이유로 심결취소의 청구를 기각한 사례.

[1] 상표법 제86조 제2항 , 특허법 제189조 [2] 상표법 제86조 제2항 , 특허법 제189조

최은아 (소송대리인 변리사 유동호)

주식회사 인산가

2005. 7. 7.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2005. 2. 22. 2004당142호 사건에 대하여 한 심결 을 취소한다.

1. 이 사건 심결에 이르기까지의 경위

가. 원고는 다음과 같은 내용의 이 사건 등록상표의 상표권자이다.

① 구성 : 인산정

② 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 12. 23./2001. 3. 23./제490064호

③ 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 '콩, 오리고기, 마늘, 다슬기, 호두기름, 고추, 생강, 달걀'

나. 피고 및 소외 김윤세는 이 사건 등록상표가 선등록서비스표인 " "(등록번호 제38749호)와 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 등의 주장을 하면서 상표등록무효심판( 2003당928호 )을 청구하였으나, 특허심판원은 2004. 1. 2. 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 유사하지 않고, 피고 등의 미등록상표인 "인산" 또는 선등록상표인 "인산"이 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시에 국내에 널리 알려져 있다거나 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어려워, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제6호 , 제7호 , 제11호 및 제12호 에 해당하지 않는다는 이유로 피고 등의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '종전 심결'이라 한다)을 하였다.

(3) 이에 피고 등은 이 법원에 종전 심결의 취소를 구하는 소( 2004허882 )를 제기하였고, 이 법원은 2004. 7. 2. 이 사건 등록상표와 선등록서비스표의 요부는 '인산'과 '인산'으로 그 호칭과 관념이 유사하므로 전체적으로 서로 유사하고, 선등록서비스표의 지정서비스업인 '토종농축산물 판매대행업, 토종건강보조식품 판매대행업, 토종건강보조식품 판매알선업' 등에서 이 사건 등록상표의 지정상품인 '콩, 오리고기, 마늘, 다슬기, 호두기름, 고추, 생강, 달걀'과 같은 농축산물 또는 건강보조식품을 취급하고 있으며, 농축산물이나 건강보조식품이 생산자에 의해 직접 판매되기 보다는 유통업체에 의해서 수매되어 판매되거나 판매대행되는 것이 일반적이어서, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 거래통념상 밀접한 관련성이 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 서로 유사하고 그 지정상품과 지정서비스업도 동종이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다는 이유로, 원심결을 취소하는 내용의 판결(이하 '심결취소판결'이라 한다)을 하였다.

(4) 원고는 위 심결취소판결에 대하여 상고를 하였으나, 대법원은 2004. 11. 26. 선고 2004후2390 판결 에서 원고의 상고이유가 상고심절차에관한특례법 제4조 소정의 심리불속행 사유에 해당한다는 이유로 상고를 기각하여 위 심결취소판결은 그 무렵 확정되었다.

(5) 특허심판원은 위 심결취소판결이 확정된 후, 이 사건 등록무효심판청구 사건을 2004당142호 로 다시 심리하여 2005. 2. 22. 아래 나. 항과 같은 이유로 피고 등의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 심결 이유의 요지

피청구인(원고)은 이 사건 등록상표에 대한 종전 심결이 취소·환송된 이후 접수된 의견서에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '다슬기'는 수산물이고 '호두기름'은 가공식품으로서 일반거래자들이 이들을 농축산물이나 건강보조식품으로 인식하지 않을 것이어서 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업이 유사하지 않다고 주장하나, 피청구인의 주장대로 '다슬기'나 '호두기름'이 농축산물에 해당하는 것은 아니라 하더라도 수입품과 달리 우리나라가 원산지인 토종의 '다슬기'나 '호두'가 있고 위 두 식품이 건강에 특정한 효능이 있다는 것은 주지의 사실이고, '다슬기'는 원액, 엑기스, 농축액 등의 형태로, 호두는 일련의 조제과정을 거친 후 호두기름의 형태로 제품화되어 건강보조식품 제조업자 또는 유통업체에 의해 동일한 장소에서 잉어, 붕어, 오가피, 도라지, 구운 마늘, 홍화씨 등 다른 건강식품 또는 건강보조식품들과 함께 판매되고 소비되는 거래현실을 감안할 때, 가사 위 두 상품이 건강에 아무런 도움을 주지 못하는 식품이라 하더라도 일반수요자나 거래자들에게 건강에 유익한 식품 또는 건강보조식품으로 인식될 것이 분명하므로, 위 두 상품은 선등록서비스표의 지정서비스업인 '토종건강보조식품판매대행업, 토종건강보조식품판매알선업'과 경제적 견련성이 있는 동종의 상품인 것을 부인할 수 없으므로, 원고가 새로 제출한 의견서의 내용은 심결취소판결에서 인정한 사실을 번복하기 족한 정도라고 볼 수 없고 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장 심결 취소사유의 요지

'다슬기'와 '호두기름'을 비롯한 이 사건 등록상표의 지정상품들은 가정이나 음식점에서 흔하게 먹을 수 있는 일반식품으로서 건강보조식품이거나 일반수요자들이 이를 건강보조식품으로 인식한다고 볼 수 없어서 선등록서비스표의 지정서비스업인 '토종건강보조식품판매대행업, 토종건강보조식품판매알선업'과 비교할 때 상품의 형태, 판매처, 유통경로, 소비자, 사용목적 등이 서로 다르므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 거래통념상 밀접한 경제적 관련성이 없고 동종유사성도 인정되지 아니하고, 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다고 한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 판 단

(1) 상표법 제86조 제2항 에 의하여 준용되는 특허법 제189조 는 제1항 에서 "법원은 제186조 제1항 의 규정에 의하여 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.", 제2항 에서 "심판관은 제1항 의 규정에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.", 제3항 에서 " 제1항 의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다."라고 각 규정하고 있다.

따라서 특허심판원은 종전의 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우 취소판결의 취지에 따라 재심리를 하여 다시 심결을 하여야 할 의무가 있고 이 경우 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 기속되므로, 취소판결에서 위법이라고 판단된 심결의 이유와 동일한 이유로 취소된 종전의 심결과 동일한 결론의 재심결을 할 수 없으나, 다만 취소의 기본이 된 이유와 다른, 재심리과정에서 새로이 제출된 사실과 증거에 의하여 새로이 발견된 이유에 의해서는 취소된 종전의 심결과 동일한 결론의 재심결을 할 수 있고, 이 경우 불리한 심결을 받은 당사자는 이에 불복하여 다시 취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 재심리과정에서 새로운 주장, 입증이 없어 취소판결에 있어서의 취소의 기본이 된 이유에 따라 한 심결은 위와 같은 기속력에 따른 것으로 원칙적으로 적법하고, 이 경우 불리한 심결을 받은 당사자라도 새로운 사실을 주장하거나 또는 취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 증거를 제출하는 등으로 취소판결에서 판단한 것과 다른 새로운 위법사유를 주장하지 않는 한 이를 다툴 수 없다.

(2) 이 사건에 관하여 보건대, 앞에서 본 바와 같이 '종전 심결'에 대한 특허법원 2004. 7. 2. 선고 2004허882 판결 (심결취소판결)은 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 등에 해당하지 않는다고 판단한 '종전 심결'을, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표가 유사하고 그 지정상품 및 지정서비스업 또한 거래통념상 밀접한 관련성이 있어 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다는 이유로 취소하였고, 이 사건 심결도 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업이 유사하지 않다는 원고의 주장을 심결취소판결과 동일한 이유로 배척하고 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 하는 심결을 하였다. 따라서 이 사건 심결은 위 확정된 심결취소판결의 기속력에 따라 이루어진 것으로서 위에서 설시한 바와 같은 특별한 사정이 없는 한 적법하다.

(3) 원고는 이 사건 소송에 이르러 다시 앞에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업이 경제적 관련성이 없고 동종유사성도 인정되지 아니한다고 주장하나, 위 확정된 심결취소판결에서 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 서로 유사하고 그 지정상품 및 지정서비스업이 서로 밀접한 경제적 관련성이 있어 동종이므로 이 사건 등록상표의 상표등록은 무효로 되어야 한다는 것이므로, 원고의 위 주장 내용은 이미 위 확정된 심결취소판결에서 판단이 된 사항이라 할 것이어서 위와 같은 주장을 들어 위에서 말한 새로운 사실의 주장 내지는 확정된 취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 증거의 제출이라고 할 수 없고, 따라서 원고의 위 주장은 더 나아가 판단할 필요 없이 그 이유가 없다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.