2006허5751 거절결정 ( 특 )

루드빅 인스티튜트 포 캔서 리서치

( Ludwig Institute for Cancer Research )

미국 뉴욕주

대표자 조나단 스키퍼 ( JONATHAN SKIPPER )

소송대리인 변리사 박종혁

소송복대리인 변리사 김강욱

특허청장

소송수행자 김희진

2007. 2. 22 .

2007. 3. 22 .

1. 특허심판원이 2006. 5. 30. 2004원2564호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다 .

주문과 같다 .

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명 1① 발명의 명칭 : 암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산 분자, 그 항원 및 이들의 용도

② 출원일 / 우선권주장일 ( 우선권주장국 ) / 출원번호 : 1999. 4. 2. / 1996. 10. 3. ( 미국 ) / 제1999 - 7002853호

③ 출원인 : 원고

④ 특허청구범위 ( 2004. 11. 19. 자 보정서에 의하여 최종적으로 보정된 것 )

청구항 1. 뉴클레오티드 서열의 상보적 서열이 65℃에서 18시간 동안의 혼성화 후, 2xSSC, 0. 1 % SDS에서 1시간 세척 4회 및 0. 1 내지 0. 2x SSC, 0. 1 % SDS에서 30분 동안 최종 세척하는 엄격한 조건 하에서 서열 1의 뉴클레오티드 54 - 593에 열거된 뉴클 레오티드 서열로 이루어진 핵산 분자와 혼성화되는, 상기 뉴클레오티드 서열로 필수적으로 이루어지는 ( consisting essentially of ), 암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산 분자 ( 이하 ' 이 사건 제1항 발명 ' 이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방법으로 부르기로 한다 ) .

청구항 23. ( i ) 제8항 기재의 단리된 암 관련 항원을 코딩하는 핵산 분자를 함유하는 제1 벡터, 및 ( ii ) ( a ) 상기 암 관련 항원으로부터 유도된 항원을 제공하는 MHC 또는 HLA 분자를 코딩하는 핵산 분자를 함유하는 벡터 및 ( b ) 인터루킨을 코딩하는 핵산 분자를 함유하는 벡터로 이루어진 군으로부터 선택된 제2 벡터를 포함하는, 세포를 형질 감염시키기 위한 발현 시스템 .

청구항 2 내지 22, 24 내지 43, 46, 47, 50 내지 57, 60 내지 64, 72, 73, 75 내지 78, 83, 86 내지 89 ( 생략 )

청구항 44, 45, 48, 49, 58, 59, 65 내지 71, 74, 79 내지 82, 84, 85 ( 삭제 ) 나. 절차의 경위 ( 1 ) 원고는 1999. 4. 2. 이 사건 출원발명에 관하여 출원을 하였고, 특허청 심사관은 2004. 5. 13. 이 사건 제9 내지 15항 발명은 특허법 제42조 제4항의 규정에 의하여, 이 사건 제73항 발명은 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다 .

는 이유로 거절결정을 하였다. 그러자 원고는 위 거절결정에 불복하여 그 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 2004. 11. 19. 명세서 등 보정서를 최종적으로 제출하였다. 특허청 심사관은 2005. 1. 18. 심사전치에 따라 다시 심사하여 이 사건 제1, 23항 발명 등은 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 의견제출통지를한 다음, 2005. 4. 21. 원고가 위 의견제출통지서의 거절이유를 해소하지 못하였고, 위 거절결정을 번복할 만한 사항을 발견하지 못하였다는 이유로 원결정을 유지하였다 . ( 2 ) 특허심판원은 2006. 5. 30. 위 심판청구 사건을 2004원2564호로 심리하여 이 사건 제1항 발명의 필수적으로 이루어지는 ( consisting essentially of ) ' 및 이 사건 제23항 발명의 발현 시스템 ' 은 명확하게 기재된 것이라고 할 수 없어서 특허법 제42조 제4항 의 규정에 위반됨을 이유로 위 심판청구를 기각하였다 .

【 증 거 】 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1 내지 8, 을 제1, 2호증, 변론의 전취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지 ( 1 ) 이 사건 제1항 발명에서 ' 필수적으로 이루어지는 ' 이라는 기재는 ' 이루어지는 ' 을 강조하여 표현한 것에 불과하기 때문에 그 기재가 불명확하지 않다 . ( 2 ) 이 사건 제23항 발명에서 제1 벡터와 제2 벡터는 물 ( 物 ) 을 의미하고, 따라서 ' 발현시스템 ' 도 물 ( 物 ) 을 의미하므로, 그 기재가 불명확하지 않다 .

나. 피고 주장의 요지 ( 1 ) 이 사건 제1항 발명에서 ' 필수적으로 이루어지는 ' 이라는 기재는 청구범위에 기재된 구성요소 외에 다른 구성요소를 포함하는 의미인지, 아니면 다른 구성요소를 배제하는 의미인지가 불명확하다 .

( 2 ) 이 사건 제23항 발명에서 발현 시스템 ' 은 방법으로도 해석되고, 조성물로도 해 석되므로, 그 기재가 명확하게 표현된 것이라고 할 수 없다 . ( 3 ) 따라서 이 사건 제1항 및 제23항 발명은 특허법 제42조 제4항 제2호에 규정된 특허청구범위의 기재요건을 위반하였으므로, 이 사건 출원발명에 대하여 거절결정을 한 것은 정당하다 .

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 명세서의 기재불비 여부 ( 1 ) 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 필수적으로 ' 라는 용어가 덧붙여 기재됨으로 인하여 특허청구범위가 명확하고 간결하게 기재되지 아니한 것인지에 관하여 살펴본다. 먼저, 이 사건 제1항 발명을 국어 어법적 관점에서 해석해 본다. 이 사건 제1 항 발명은 ' 암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산분자 ' 라는 핵심적인 주제어 문구가 ' 뉴클레오티드 서열의 … 혼성화되는 ' 이라는 첫 번째 구문과, ‘ 상기 뉴클레오티드 서열로 필수적으로 이루어지는 ' 이라는 두 번째 구문에 의하여 꾸밈을 받는 구조로 기재되어 있다. 두 번째 구문에서는 ' 필수적으로 ' 라는 부사가 ' 이루어지는 ' 이라는 동사를 꾸며 주고 있다. 즉, 두 번째 구문에서 ' 필수적으로 ' 라는 부사는 ' 이루어지는 ' 이라는 동사를 강조하는 것으로, ' 반드시 ', ' 꼭 ' 등의 의미로 해석되므로, ' 필수적으로 이루어지는 ' 의 의미는 ' 이루어지는 ' 의 의미와 핵심적인 내용에서는 차이가 있다고 할 수 없다. 또한 특허법 제42조 제4항 제3호에는 특허청구범위는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 한다고 규정되어 있어서, 특허청구범위에는 필수 구성요소를 기재하도록 하고 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명에서의 ' 필수적으로 이루어지는 이라는 기재는 특허청구범위에 필수 구성요소를 기재하도록 한 위 특허법의 규정을 분명히 한 기재에 불과하다고 보이고, ' 필수적으로 ' 라는 기재가 덧붙여졌다고 하여 그 기재가 불명확해 졌다고 할 수 없다 ( 갑 제22 내지 31호증의 각 기재에 의하면, 특허청구범위에 필수적으로 이루어지는 ', ' 필수적으로 구성된 ' 또는 ' 필수적으로 함유하는 ' 이라고 기재된 발명이 특허등록된 사실이 인정된다 .

( 2 ) 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 ' consisting essentially of ' 가 병기됨으로 인하여 특허청구범위가 명확하고 간결하게 기재되지 아니한 것인지에 관하여 살펴본다. 특허청 등에 제출하는 서류는 원칙적으로 국어로 기재하여야 하므로 ( 특허법 시행규칙 제4조 참조 ), 특허청구범위의 청구항도 국어로 기재하여야 한다. 그러나 국어로 기재된 청구항에 영어를 병기하였다고 하여 청구항이 불명확하게 되는 것은 아니고, 그 영문의 병기로 청구항의 해석이 달라지는 경우 등에만 불명확한 기재로 보아야 할 것이다. 그런데, 필수적으로 이루어지는 ' 을 영어로 표기하면 ' consisting essentially of 임이 명확하므로, 이 사건 제1항 발명에서 ' consisting essentially of 를 병기하였다고 하여 그 기재가 불명확하다고 할 수 없다 ( 갑 제27, 30호증의 각 기재에 의하면, 특허청구범위에 ' 필수적으로 이루어진 ( CONSISTING ESSENTIALLY OF ) ', ' 주로 이루어지고 ( CONSISTING ESSENTIALLY OF ) ' 라고 기재된 발명이 특허등록된 사실이 인정된다 . ( 3 ) 피고의 주장에 대한 판단 ( 가 ) 피고는 다음과 같이 주장한다. 이 사건 제1항 발명과 같은 유전자 및 단백질과 관련된 생명공학분야의 발명에서는 포함하는 ' 이라는 용어와 ' 이루어지는 이라는 용어의 의미가 명확히 구분된다. 즉, ‘ 포함하는 ' 이란 용어는 청구항에 기재된 구성요소 이 외에 다른 요소를 부가하는 것도 권리범위에 포함되는 것으로 해석되고, 이루어지는 이란 용어는 청구항에 기재된 구성요소 이외에 다른 요소를 부가하는 것은 권리범위에서 제외되는 것으로 해석되는데, 이 사건 제1항 발명의 ‘ 필수적으로 이루어지는 ' 라는 용어는 어느 것을 의미하는지 불명확한 표현이다 .

( 나 ) 살피건대, 갑 제19호증, 갑 제20호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면, 미국에서는, 청구항에서 전제부 ( preamble ) 및 본체부 ( body ) 를 연결하는 용어를 전환부 용어라고 지칭하고, 권리범위의 해석에 있어 전환부 용어를 3종류, 즉 포함한다 ( comprising ) , 구성된다 ( consisting of ) 및 필수적으로 구성된다 ( consisting essentially of ) 로 구분하고 있는 사실이 인정된다. 그러나 위와 같은 미국에서의 특허청구범위에 대한 해석기준이 그 법체계를 달리하는 우리나라에 바로 적용될 수는 없다. 또한 위 ( 1 ) 에서 살펴본 바와 같이 ' 필수적으로 이루어지는 ' 이라는 표현은 ' 이루어지는 ' 을 강조하는 뜻으로 해석되므로, 필수적으로 이루어지는 ' 과 ' 이루어지는 ' 의 의미가 다른 것이라고 할 수 없다. 결국 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 이유 없다 . ( 4 ) 따라서 이 사건 제1항 발명에서 ' 필수적으로 ' 라는 용어는 ' 이루어지는 ' 이라는 동사를 강조하는 ' 반드시 ' 라는 의미를 가진 부사로 사용되고 있고, ' 필수적으로 이루어지는 ' 과 ' 이루어지는 ' 은 그 의미에서 차이가 없으므로, 그 기재가 불명확하다고 할 수 없

나. 이 사건 제23항 발명의 명세서의 기재불비 여부 이 사건 제23항 발명의 특허청구범위에 기재된 ' 시스템 ' 이라는 용어가 불명확한 표 현인지에 관하여 살펴본다. 일반적으로 ' 시스템 ' 은 방법 또는 장치의 개념으로 사용되므로, ' 시스템 ' 이란 용어가 기재되었을 경우 과연 그것이 어떤 의미로 기재된 것인지를 알 수 없는 경우가 있을 수 있다. 그러나 특허청구범위에 기재된 청구항의 전체 문맥 구조로 보아 ' 시스템 ' 이 어떤 의미로 사용된 것인지를 명확히 알 수 있는 경우에는 ' 시스템 ' 이란 용어를 사용하였다고 하여 불명확한 기재라고 할 수는 없다 { 갑 제6 내지 17호증의 각 기재에 의하면, 특허청구범위에 ' 시스템 ' 이라고 기재된 발명이 특허등록된 사실이 인정된다 .

이 사건 제23항 발명은, ( i ) … 핵산 분자를 함유하는 제1 벡터, 및 ( ii ) ( a ) … 핵산 분자를 함유하는 벡터 및 ( b ) … 핵산 분자를 함유하는 벡터로 이루어진 군으로부터 선택된 제2 벡터를 포함하는, 세포를 형질 감염시키기 위한 발현 시스템 ' 과 같은 문장 구조로 이루어져 있다. 그런데 핵산 분자는 물 ( 物 ) 을 의미하므로, 물 ( 物 ) 을 함유하는 베터도 물 ( 物 ) 을 의미하고, 또한 당해 기술 분야에서 벡터란 DNA 운반체를 의미하는 것으로 물 ( 物 ) 의 한 형태이다. 결국 이 사건 제23항 발명은 ( i ) 제1 벡터라는 물 ( 物 ) 과 ( ii ) 제2 벡터라는 물 ( 物 ) 을 포함하는 세포를 형질 감염시키기 위한 조성물로 해석될 뿐이고, ( i ) 제1 벡터라는 물 ( 物 ) 과 ( ii ) 제2 벡터라는 물 ( 物 ) 을 사용하여 세포를 형질 감염시키기 위한 방법으로 해석되지는 않는다 .

따라서 이 사건 제23항 발명에서 ' 시스템 ' 은 ' 조성물 ' 을 의미함이 명확하므로, ' 시스템 ' 이란 용어가 기재되었다고 하여 불명확한 표현을 사용하였다고 할 수는 없다 .

다. 소결론

따라서 이 사건 제1항 및 제23항 발명은 특허법 제42조 제4항 제2호에 규정된 명세서의 기재요건에 위반되지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소를 면할 수 없다 .

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 원유석

우라

김종석