[1] 랄옥시펜의 생체이용률이 낮다는 것이 특허발명의 우선권주장 당시 알려져 있다는 점만으로는 통상의 기술자가 이를 의약으로 개발할 만한 동기가 없었다고 단정할 수 없고, 비교대상발명에 사용된 동물모델 및 뼈 손실 측정방법이 부적절하다고 보이지도 않으며 설사 그렇다 하더라도, 발명의 진보성 판단에 제공되는 대비 발명은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있다. [2] 랄옥시펜의 생체이용률이 낮다는 것이 특허발명의 우선권주장 당시 알려져 있다는 점만으로는 통상의 기술자가 이를 의약으로 개발할 만한 동기가 없었다고 단정할 수 없고, 비교대상발명에 사용된 동물모델 및 뼈 손실 측정방법이 부적절하다고 보이지도 않으며 설사 그렇다 하더라도, 발명의 진보성 판단에 제공되는 대비 발명은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있다.

[1] 발명의 진보성 판단에 제공되는 대비 발명의 경우, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있는지 여부(적극)

[2] 명칭을 “뼈 손실 예방에 유용한 벤조티오펜”으로 하는 특허발명의 특허청구범위 제5항은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다고 판단한 원심판결은 정당하다고 한 사례

[1] 특허법 제29조 제1항 , 제2항 [2] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제1항 , 제2항

[1] 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 (공2001상, 306)

일라이 릴리 앤드 캄파니 (소송대리인 법무법인 광장 외 7인)

주식회사 종근당 외 1인 (소송대리인 변호사 법무법인 세종 외 4인)

특허법원 2009. 6. 3. 선고 2008허8167 판결

상고를 모두 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “뼈 손실 예방에 유용한 벤조티오펜”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제161300호)의 특허청구범위 제5항(이하 ‘이 사건 제5항 발명’이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다)은 “랄옥시펜 화합물 또는 약제학적으로 허용되는 그의 염을 함유하며, 폐경기 후 여성의 에스트로겐 결핍에 기인한 뼈 손실을 억제함으로써 폐경기 후 골다공증을 예방 또는 치료하는데 사용하기 위한 약학제제”에 관한 것인데, 비교대상발명에는 ‘난소 절제한 쥐에 타목시펜 또는 랄옥시펜을 투여한 결과 난소 적출에 의한 뼈 밀도의 감소를 현저하게 지연시킨다’라는 내용이 개시되어 있음을 알 수 있다. 한편 비교대상발명에는 타목시펜이 난소절제로 야기된 뼈 밀도의 감소를 현저하게 억제한다는 실험결과를 근거로 타목시펜을 폐경기 후 여성의 골다공증 치료제로 사용할 수 있음을 시사하고 있고, 랄옥시펜도 타목시펜과 같이 난소절제로 야기된 뼈 밀도의 감소를 현저하게 억제한다는 실험결과를 함께 제시하고 있으므로, 이 사건 제5항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 비교대상발명의 위 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있어서 구성의 곤란성이 없다.

그리고 이 사건 제5항 발명은 랄옥시펜 화합물을 투여하여 골다공증 등 뼈 손실을 억제하면서 다른 부작용을 피할 수 있는 것을 그 효과로 하고 있는데, 비교대상발명도 골다공증의 예방 또는 치료를 하면서 자궁내막암 또는 유방암의 위험을 감소시키는 효과에 대하여 기재하고 있으므로, 이 사건 제5항 발명은 그 효과에서 비교대상발명과 차이가 없거나 통상의 기술자가 예측 가능한 정도에 불과하다고 할 것이다.

나아가 상고이유에서 주장하는 바와 같이 랄옥시펜의 생체이용률이 낮다는 것이 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시 알려져 있다는 점만으로는 통상의 기술자가 이를 의약으로 개발할 만한 동기가 없었다고 단정할 수 없고, 비교대상발명에 사용된 동물모델 및 뼈 손실 측정방법이 부적절하다고 보이지도 않으며 설사 그렇다 하더라도, 발명의 진보성 판단에 제공되는 대비 발명은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있으므로 ( 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 참조), 비교대상발명이 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술이 되지 못한다고 할 수 없고, 갑 제7호증의 논문 기재 내용으로 인하여 비교대상발명을 신뢰할 수 없다고 할 수도 없으므로, 이에 관한 상고이유의 주장은 모두 이유 없다.

따라서 이 사건 제5항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다고 할 것이므로, 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해, 채증법칙 위배 등의 위법이 없다. 그 밖에 이 사건 제6항 내지 제9항 발명에 관한 상고이유에서의 주장은 이 사건 제5항 발명의 진보성이 부정되지 않음을 전제로 하는 것이어서 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박시환(재판장) 안대희 차한성(주심) 신영철