주식회사 펨빅스 (소송대리인 법무법인 강호 외 1인)

토토 가부시키가이샤 (TOTO 주식회사) (소송대리인 변호사 박성수 외 4인)

2017. 4. 5.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2016. 5. 30. 2016당73호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명(갑 제2, 3호증)

1) 발명의 명칭 : 복합 구조물

2) 출원일/ 우선일 / 등록일/ 등록번호: 2014. 3. 27. / 2013. 3. 28./ 2015. 5. 28. / 특허 (특허등록번호 생략)

3) 특허권자 : 피고

4) 청구범위 (이하, 이 사건 특허발명의 청구항 1항을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다)

5) 발명의 개요

나. 주1) 선행발명

1) 선행발명 1 (갑 제4호증)

선행발명 1은 2013. 2. 7.경 개최된 “Magnetics Conference 2013”에서 미국해군연구소(U.S. Naval Research Laboratory)의 Scooter D. Johnson 등이 발표한 ‘에어로졸 증착 방법에 의한 바륨 헥사페라이트 후막의 자화와 형태(Magnetization and morphology of barium hexaferrite thick films deposited by Aerosol)’에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 1]과 같다.

2) 선행발명 2 (갑 제5호증)

선행발명 2는 1998년 Sensors and Actuators A-Physical 논문집에 게재된 “3차원 미세조직 구현을 위한 제트 몰딩 시스템(Jet molding system for realization of three-dimensional micro-structures)”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 2]와 같다.

3) 선행발명 3(갑 제6호증)

선행발명 3은 2007. 12. 15. 온라인으로 출판된 J Electroceram 논문집에 게재된 “포토레지스트를 이용한 리프트 오프(lift-off) 프로세스로 에어로졸 증착에 있어 후막 세라믹층의 미세 패터닝(Fine patterning of ceramic thick layer on aerosol deposition by lift-off process using)”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 3]과 같다

4) 선행발명 4 (갑 제7호증)

선행발명 4는 2002. 11. 1. 발행된 Proceedings of SPIE Vol.4936 논문집에 게재된 “에어로졸 증착법을 이용한 미세유동장치의 제조(Fabrication of microfluidic-devise (diffuser or mixer) using aerosol deposition)”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 4]와 같다.

5) 선행발명 5 (갑 제8호증)

선행발명 5는 The Japan Society of Mechanical Engineers(JSME)의 학회에서 2008 JSME Medal for New Technology를 수상한 “에어로졸 증착 방법을 이용한 상온에서의 세라믹 코팅과 내플라즈마식각 코팅을 위한 상용화 개발(Ceramic coating technology at room temperature using the aerosol deposition method, and the commercialization development for an anti-plasma corrosion coating)”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 5]와 같다.

6) 선행발명 6 (갑 제9호증)

선행발명 6은 2012. 3 23. 공개된 대한민국 공개특허공보 제2012-008802호에 게재된 “제막방법”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 6]과 같다.

7) 선행발명 7 (갑 제14호증)

선행발명 7은 2009년 Journal of the Magnetic Society of Japan Vol. 33, No.3 논문집에 게재된 ‘에어로졸 디포지션법에 의해 제작된 Fe/Y2O3 적층막의 고주파 자기 특성(High Frequency Magnetic Properties of Fe Y2O3 Films Prepared by Aerosol Deposition Method)’에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 7]과 같다.

8) 선행발명 8 (갑 제15호증)

선행발명 8은 2012년 Nanoscale Research Letters 논문집에 게재된 “에어로졸 디포지션에 의해 제작된 세라믹-폴리머 복합 후막에 대한 폴리머의 기계적 특성의 영향(Effects of mechanical properties of polymer on ceramic-polymer composite thick films fabricated by aerosol deposition)”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 8]과 같다.

9) 선행발명 9 (갑 제16호증)

선행발명 9는 2011. 4. 1. 공개된 일본 특허공보 제4711242호에 게재된 ‘복합 구조물 및 그 제작 방법‘에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 9]와 같다.

10) 선행발명 10 (갑 제17호증)

선행발명 10은 2006. 9. 15. 공개된 일본 특허공보 제3853387호에 게재된 ‘복합 구조물의 형성 방법’에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 10]과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 1. 11. 특허심판원 2016당73호 로 피고를 상대로 “이 사건 특허발명은 선행발명 2에 의해 신규성이 부정되고, 또한 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다. 이 사건 특허발명은 특허법 제42조 제3항 , 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항 에 위배된다.”라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2016. 5. 30. “이 사건 특허발명은 특허법 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항 에 위배되지 않는다. 이 사건 제1항 발명은 선행발명들과 차이가 있으므로 신규성이 부정되지 아니하고, 선행발명들에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것이므로 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유로 원고의 위 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 9, 14 내지 17호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장 요지

1) 이 사건 특허발명은 아래와 같은 사유로 미완성발명에 해당하거나 구 특허법(2015. 1. 28 법률 제13096호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항 제1호 , 제42조 제4항 제1호 에 위배되는 명세서 기재 불비 사유가 있으므로 그 등록이 무효이다.

가) 이 사건 특허발명의 청구범위에서 기재의 종류, 재질, 두께, 굴곡반경 등에 관하여 한정되어 있지 않으므로 그 청구범위는 “단부와 최외부 사이의 거리가 평균 막 두께의 10배 이상 10000배 이하인” 모든 구조물을 포함하게 된다. 그런데 기재의 조건 또는 반송가스의 종류 등에 따라 단부와 최외부 사이의 거리가 평균 막 두께의 10배 이상인 경우에도 막 구조물의 박리가 발생할 수 있고 10배 미만의 경우에도 박리되지 않을 수 있다는 점은 통상의 기술자에게 자명하므로, 이 사건 특허발명은 해결수단을 제시하지 못한 경우이거나 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우로서 미완성발명에 해당한다. 또한 통상의 기술자가 이 사건 특허발명을 실시함에 있어 다양한 기재 조건에 따라 일일이 박리나 붕괴 여부를 측정하는 과도한 반복실험을 하지 않기 위해서는 막 형상 구조물 및 기재에 가해지는 잔류 응력으로 막 형상 구조물의 박리나 붕괴 또는 기재의 붕괴가 이루어지지 않을 정도로 이 사건 특허발명의 명세서에서 기재의 조건, 가스의 종류가 한정되어야 함에도 이 사건 특허발명의 명세서에는 이에 관하여 전혀 한정되어 있지 않다(이하 ‘제1 기재불비 등 사유’라 한다).

나) 이 사건 특허발명의 청구범위는 “평균 막 두께”를 구성요소로 하고 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서에는 평균 막 두께의 측정방법에 관하여 복수의 서로 다른 평균 막 두께가 산정될 수 있는 측정방법이 기재되어 있을 뿐 절대값으로서의 평균 막 두께를 산정하는 방법이 기재되어 있지 않고 현실적으로 절대값으로서의 평균 막 두께를 측정하는 것이 불가능하다. 또한 “평균 막 두께”를 절대값으로 산정할 수 있다고 하더라도 막 구조물의 모든 단부의 최외부의 위치는 동일하지 않아 단부와 최외부 사이의 거리가 달라지고, 이에 따라 단부와 최외부 사이의 거리의 평균 막 두께에 대한 배율이 달라져 어느 특정 단부의 단면에서 배율이 10배 이상인 조건을 만족하더라도 다른 단부의 단면에서의 배율은 10배 미만인 막 구조물이 형성될 수 있으므로, 결국 이 사건 특허발명은 모든 단부에서 배율이 10배 이상 10000배 이하인 조건을 만족하는 막 구조물을 반복하여 실시할 수 없어 미완성발명에 해당함과 동시에 명세서 기재 불비 사유가 있다(이하 ‘제2 기재불비 등 사유’라 한다).

2) 이 사건 제1항 발명은 “단부”, “평균 막 두께”, “최외부”, “표면에 대하여 수직으로 보았을 때 단부와 최외부 사이의 거리” 등을 파라미터로 하여 “단부와 최외부 사이의 거리의 평균 막 두께에 대한 배율”을 “10배 이상 10,000배 이하”로 한정한 것이므로 파라미터 발명임과 동시에 수치한정발명에 해당한다. 그런데 이 사건 제1항 발명이 제시하는 파라미터는 선행발명 1, 2, 7, 8, 9에 공지된 물건에 내재된 물성을 달리 표현한 것에 불과하므로 그 기술적 의의가 없고, “10배 이상 10,000배 이하”의 수치범위도 위 선행발명들에 나타난 수치와 동일·유사하므로, 이 사건 제1항 발명과 그 종속항 발명은 위 선행발명들에 의하여 신규성이 부정된다.

3) 이 사건 제1항 발명은 파라미터 발명임과 동시에 수치한정발명에 해당하는데, 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 5, 7 내지 10으로부터 이 사건 제1항 발명이 채택한 파라미터, 수치범위를 용이하게 도출해 낼 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 그 종속항 발명은 위 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다.

나. 피고의 주장 요지

1) 이 사건 특허발명은 아래와 같이 미완성발명 또는 명세서 기재불비의 사유가 있다고 할 수 없다.

가) 이 사건 특허발명은 취성재료의 막이 형성되는 복합 구조물에 관한 것으로, 그러한 복합 구조물의 상업적으로 상정 가능한 용도를 고려할 때, 이 사건 특허발명의 기재는 막의 응력을 증가시키거나 스스로 붕괴될 정도로 마구 휘어지는 것으로 해석될 수 없고, 통상적인 조건과 방법으로 이 사건 특허발명을 실시할 경우 단부와 최외부 사이의 거리가 평균 막 두께의 10배 이상이라면 막 구조물의 박리가 발생하지 않는다는 기술사상을 제시하는 것이고, 이 사건 특허발명의 명세서에는 통상적인 조건과 방법에 따른 해결수단이 제시되어 있다.

나) 이 사건 특허발명의 명세서에는 “평균 막 두께”가 “기재가 접합해서 이루어지는 막 형상 구조물의 두께의 평균값”이라고 정의되어 있으므로, 이 사건 특허발명의 “평균 막 두께”는 막 전체에 대한 두께의 평균인 하나의 값을 가리키는 것이고, 이와 같이 이해할 경우 이 사건 특허발명을 실시함에 있어 “평균 막 두께”를 측정하는 것이 불가능하지 않으며 모든 단부에서 배율이 10배 이상 10000배 이하인 조건을 만족하는 막 구조물을 반복하여 실시할 수 있다.

2) 원고가 제시하고 있는 선행발명들 중 미립자의 반복 충돌로 막 및 기재에 잔존하는 응력에 의해 시간의 경과 후에 막 단부 부근에서의 막의 박리나 붕괴, 기재의 붕괴를 해결과제로 인식하고 있는 것은 없고, “평균 막 두께”를 개시하고 있는 것도 없으므로, 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의하여 신규성이 부정되거나 진보성이 부정되지 않는다.

3. 이 사건 특허발명의 미완성발명 해당 여부 또는 명세서 기재불비 여부

가. 관련 법리

1) 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말하며, 완성된 발명인지는 출원 당시의 기술수준에 입각하여 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 한다( 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 등 참조). 그리고 특허출원의 명세서에 발명의 내용이 그 정도까지 기재되어 있지 아니하다면 그 발명은 완성되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수도 없는 것이다( 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결 등 참조).

2) 구 특허법 제42조 제3항 제1호 는 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있는데, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다( 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 , 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 등 참조). 그런데 ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.

또한 구 특허법 제42조 제4항 제1호 는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 구 특허법 제42조 제4항 제1호 가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다( 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 , 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

나. 제1 기재불비 등 사유에 대하여

1) 이 사건 특허발명의 명세서에는 해결하고자 하는 기술적 과제, 해결수단, 실시예 등에 관하여 아래와 같이 기재되어 있다.

살피건대, 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 특허발명은 통상적인 조건에서 에어로졸 디포지션법이나 가스 디포지션법을 이용하여 취성재료를 기재 표면에 분사하여 막 형상의 구조물을 형성하는 경우, 제막 영역의 경계 부근 및 기재의 단부 부근에 가해지는 응력을 완화하고자 하는 데 그 목적이 있고, 그 목적을 달성하기 위한 수단으로 “평균 막 두께”와 “단부와 최외부 사이의 거리”라는 개념을 도입하여 “단부와 최외부 사이의 거리를 평균 막 두께의 10배 이상 10000배 이하로 형성”하는 것을 제시하고 있으며, 명세서에는 그 실시방법으로 일반적인 조건에서 에어로졸 디포지션법이나 가스 디포지션법을 이용하여 취성재료를 기재 표면에 분사하되 기재의 단부에 제막되는 막의 형상을 마스킹테이프(130), 마스킹테이프(130)와 버프 연마, 주사 속도의 변화 및 마스크(160)와 같은 인위적인 수단에 의하여 “단부와 최외부 사이의 거리”와 “평균 막 두께” 사이의 배율을 조절하는 방법을 제시하고 있다(갑 제3호증, 명세서 식별번호 [0083] 내지 [0121]의 각 실시예 참조).

2) 이 사건 특허발명은 위와 같은 과제해결수단을 통하여 막 형상의 구조물의 박리·붕괴 및 기재의 붕괴를 방지하는 효과를 가져옴을 알 수 있는바, 한편, 이 사건 특허발명의 명세서에는 기재에 막 구조물을 형성할 경우 단부에 가해지는 응력에 관하여 아래와 같이 기재되어 있다.

주2) 영률

주3) 포아송비

그런데, 이 사건 특허발명의 명세서에는 응력에 관한 식(1)에 반영된 여러 변수 중에서 기재와 관련된 조건[기재의 종류, 재질 등에 따른 영률(E), 포아송비(ν), 기재의 두께(h) 및 기재(110)의 변형으로 발생하는 굴곡 반경(R) 등]을 변경함으로써 응력을 조절하려는 주4) 시도 내지 암시가 전혀 나타나 있지 않고, 오로지 막 형상 구조물의 막 두께(t)만을 변수로 삼아 “단부와 최외부 사이의 거리”와 “평균 막 두께” 사이의 배율을 조절함으로써 응력을 완화하려는 방법이 기재되어 있을 뿐이다.

그렇다면 이 사건 특허발명은 기재가 휘어지는 경우 등 기재와 관련된 조건의 변경에 따른 응력의 변화를 모두 고려하여 막 구조물의 단부에 가해지는 응력을 완화하고자 하는 발명이라고 할 수 없으므로, 그 명세서에 기재의 종류, 재질, 두께, 굴곡반경 등 기재의 특성으로 인하여 각기 달리 발생하는 응력을 완화하기 위한 제어수단까지 전부 기재할 필요가 있다고 할 수 없고, 나아가 이 사건 특허발명이 제어하려고 의도하지 않는 기재의 종류, 재질, 두께, 굴곡반경 등에 관하여 명세서에서 한정할 필요도 없다고 할 것이다.

3) 따라서 이 사건 특허발명의 명세서에 기재의 종류, 재질, 두께, 굴곡반경 등과 가스의 종류 등에 관하여 한정되어 있지 않다는 이유만으로 이 사건 특허발명이 통상의 기술자가 실시할 수 없는 발명이라거나 실시하더라도 발명이 의도하는 효과를 달성할 수 없는 미완성발명에 해당한다거나 명세서에 기재불비의 사유가 있다고 볼 수는 없다.

4) 이에 대하여 원고는, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재 또는 반송가스 등의 조건을 한정하여 실험한 결과가 기재되어 있음에도 청구범위에는 기재 또는 반송가스 등의 조건과 관계 없이 “단부와 최외부 사이의 거리”와 “평균 막 두께” 사이의 배율만 특정되어 있으므로, 청구범위가 명세서의 상세한 설명 기재에 의하여 뒷받침되지 않고, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명을 실시함에 있어 기재 또는 반송가스 등의 조건과 관계 없이 모든 조건에서 막 구조물의 박리를 방지하는 효과를 달성할 수는 없다고 주장한다.

살피건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명은 제막시 미립자의 반복충돌로 가해진 응력이 막 내부에 잔존하는 잔류응력과 그로 인한 막의 박리를 방지하고자 하는 발명이지 기재의 휨으로 인한 막의 박리를 방지하고자 하는 발명이 아닌 점, 그러한 복합 구조물의 상업적으로 상정 가능한 용도, 통상 막에 비해 기재의 강도가 크다는 점 등을 고려할 때, 이 사건 특허발명의 기재는 막의 응력을 증가시키거나 스스로 붕괴될 정도로 마구 휘어지는 등 일반적인 성질을 벗어난 특수한 성질을 갖는 것까지 예정하고 있는 것으로 해석될 수 없다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서([0122]~[0143])에는 기재의 재질과 미립자의 종류를 달리하여 배율에 따라 박리유무를 확인한 실험데이터를 기재하고 있는바, 명세서에는 발명의 효과에 영향을 미칠 수 있는 모든 조건에서 효과를 발휘할 수 있다는 점이 전부 기재되어 있어야 하는 것은 아니고 발명의 효과를 가장 잘 보여줄 수 있는 대표적인 실시예를 기재하면 충분하다고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 제2 기재불비 등 사유에 대하여

1) 이 사건 특허발명의 명세서에는 평균 막 두께의 정의, 평균 막 두께의 측정 방법 등에 관하여 아래와 같이 기재되어 있다.

2) 살피건대, 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면 “평균 막 두께”는 기재(110)가 접합해서 이루어지는 막 형상 구조물(120)의 두께의 평균값으로 정의되어 있어 이는 막 형성 구조물 전체의 두께 평균값인 하나의 값을 의미하고, 막 형상 구조물(120)의 두께에 불균일이 있을 경우에는 복수의 계측을 행한 “평균”에 의해 평균 막 두께를 구하므로 이 경우에도 평균 막 두께는 하나의 값을 가리킨다는 점은 통상의 기술자에게 자명하다. 또한, 위 명세서에는 통상의 기술자가 추가적인 기술지식을 동원하지 않더라도 어렵지 않게 평균 막 두께를 측정하는 여러 가지 방법이 제시되어 있고, 통상의 기술자라면 위 명세서에 기재된 평균 막 두께를 측정하는 다양한 방법들은 일례에 불과하다고 이해할 것임이 명백하다.

따라서 이 사건 특허발명의 명세서에 예시로 기재된 측정 방법을 이용하더라도 평균 막 두께가 하나의 값이 아닌 수 개의 값으로 산정되는 것은 아니므로, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명을 실시함에 있어 “평균 막 두께”를 하나의 값으로 산정하는 것이 불가능하지 않고, 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서에 제시된 “단부와 최외부 사이의 거리”와 “평균 막 두께” 사이의 배율을 조절하는 방법에 따라(갑 제3호증, 명세서 식별번호 [0083] 내지 [0121]의 각 실시예 참조) 통상의 기술자가 모든 단부에서 배율이 10배 이상 10000배 이하인 조건을 만족하는 막 구조물을 반복하여 형성하는 것이 불가능하다고 할 수도 없다.

그러므로 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

3) 이에 대하여 원고는, 이 사건 특허발명의 명세서에는 모든 단부에서 “단부와 최외부 사이의 거리”와 “평균 막 두께” 사이의 배율 조건이 충족되는지를 확인할 수 있는 방법 등에 대하여 기재되어 있지 않고, 평균 막 두께를 측정하는 방법에 오류가 있으며 물리적으로 정확한 평균 막 두께를 측정할 수 없으므로 미완성발명에 해당한다거나 명세서에 기재불비의 사유가 있다고 주장한다.

살피건대, 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서에는 “평균 막 두께”의 정의와 그 측정방법이 기재되어 있으므로 평균 막 두께가 정확히 측정될 수 없는 것이 아니고, 통상의 기술자가 추가적인 기술지식을 동원하지 않더라도 어렵지 않게 평균 막 두께를 이해하고 정확하게 측정하는 데 어려움이 있다고 할 수 없다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서(도 9, 도 10 등)에는 배율, 배율에 따른 박리 판정 결과 등이 기재되어 있는바, 명세서에는 발명의 효과를 가장 잘 보여줄 수 있는 대표적인 실시예를 기재하면 충분하다고 할 것이므로 어느 단부에서 위 배율 조건이 충족되는지를 확인할 수 있다면 통상의 기술자가 모든 단부에서 위 배율 조건을 충족하도록 이 사건 특허발명을 실시하는 데 특별한 어려움이 있다고 할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

4. 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성 유무

가. 관련 법리

1) 구 특허법 제29조 제2항 은, 특허출원 전에 통상의 기술자가 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(이하 ‘선행기술’이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 정하고 있다. 위 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다( 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결 등 참조).

2) 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다( 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 등 판결 ). 한편, 제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다( 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873 판결 참조).

나. 이 사건 제1항 발명의 신규성 및 진보성 유무

1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명들의 대비

가) 구성요소 1

이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 ‘기재와, 세라믹스의 취성 재료 미립자를 가스 중에 분산시킨 에어로졸을 상기 기재에 충돌시켜서 상기 기재의 표면에 형성되고, 상기 충돌에 의해 형성되는 상기 취성 재료 미립자의 구성 재료를 포함하는 막 형상 구조물을 구비하는 것’인데, 선행발명들에도 취성재료 미립자를 가스 중에 분산된 에어로졸에 의하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것이 개시되어 있으므로, 양자는 차이가 없다(이에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다).

나) 구성요소 2

이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 ‘막 형상 구조물의 단부로서 상기 표면에 존재하는 단부와, 상기 막 형상 구조물의 막 두께가 그 평균 막두께와 같아지는 부분 중에서 상기 단부에 가장 가까운 최외부 사이의 거리로서, 상기 표면에 대하여 수직으로 보았을 때의 상기 단부와 상기 최외부 사이의 거리는, 상기 평균 막 두께의 10배 이상 10000배 이하인 것’이다.

그런데, 선행발명들에는 막 형상 구조물의 평균 막 두께, 단부, 최외부, 단부와 최외부 사이의 거리라는 개념이 명시적으로 제시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

2) 차이점에 대한 검토

가) 원고의 주장 요지

원고는, 선행발명들에 의해 공지된 물건도 막 형상 구조물의 평균 막 두께, 단부, 최외부, 단부와 최외부 사이의 거리라는 물성이 내재되어 있으므로 선행발명들에도 구성요소 2와 동일한 내용이 개시되어 있고, 이 사건 제1항 발명은 위와 같은 파라미터를 제시하여 그 물성을 달리 표현한 것에 불과하므로 그 기술적 의의가 없고, 신규성 및 진보성도 인정되지 않는다고 주장한다.

나) 구체적 판단

⑴ 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다( 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결 등 참조).

⑵ 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 “평균 막 두께”는 기재(110)가 접합해서 이루어지는 막 형상 구조물(120)의 두께의 평균값으로 정의되어 있는데, 이는 막 형성 구조물 전체의 두께 평균값인 하나의 값을 의미하는 것이다.

그런데, 선행발명들이 에어로졸디포지션법 등을 이용하여 취성재료 미립자를 가스 중에 분산된 에어로졸에 의하여 기재의 표면에 형성된 막 형상 구조물의 형상 및 그 일부 단면의 프로파일을 제시하고 있기는 하지만([별지 1] 내지 [별지 10] 참조), 통상의 기술자가 선행발명들에 제시된 위와 같은 내용만으로는 막 구조물 일부 단면의 두께 평균값을 측정할 수 있을 뿐 막 구조물 전체의 두께 평균값을 측정할 수는 없다고 할 것이다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명들로부터 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와 동일한 구성을 인식할 수 있다고 할 수 없고, 거기에 제시된 내용이 기술적인 표현만 달리할 뿐 구성요소 2와 실질적으로 동일·유사한 것이라고 할 수 없다.

한편, 이 사건 제1항 발명이 구성요소로 하고 있는 막 형상 구조물의 특성 즉, 평균 막 두께, 단부, 최외부, 단부와 최외부 사이의 거리 등의 성질이 선행발명에도 내재되어 있다고 볼 수는 있으나, 위에서 본 바와 같이 선행발명들에 제시된 내용만으로는 막 구조물 전체의 두께 평균값을 측정할 수는 없고, 이 사건 제1항 발명은 “단부와 최외부 사이의 거리”와 “평균 막 두께” 사이의 배율을 조절함으로써 응력을 완화하기 위하여 위와 같은 성질을 제시하여 막 구조물을 특정하는 것인 반면, 아래에서 보는 바와 같이 선행발명들은 이와 목적을 달리 하는 것이므로 이 사건 제1항 발명이 특정하고 있는 막 구조물의 성질이 선행발명들에 내재되어 있는 막 구조물의 성질에 대하여 기술적인 표현만 달리하는 것으로 그 기술적 의의가 없다고 단정할 수 없다고 할 것이다.

⑶ 이 사건 제1항 발명은 평균 막 두께, 단부, 최외부, 단부와 최외부 사이의 거리 등의 개념을 제시하고, 막 구조물을 형성하는 경우 단부를 마스킹테이프(130), 마스킹테이프(130)와 버프 연마, 주사 속도의 변화 및 마스크(160)와 같은 수단에 의하여 인위적으로 단부의 두께 및 형상을 조절함으로써(갑 제3호증, 명세서 식별번호 [0083] 내지 [0121]의 각 실시예 참조) 단부 및 최외부 사이의 거리가 평균 막두께의 10배 이상 10000배 이하가 되도록 한정하여 단부에서 발생하는 응력을 완화함으로써 막의 박리를 방지하고자 한다.

한편, 선행발명들은 취성재료 미립자를 가스 중에 분산된 에어로졸에 의하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것이므로, 막 구조물이 박리되지 않아야 하는 것은 선행발명들에 공통된 당연한 과제라고 할 것이고, 더욱이 선행발명들에는 공통적으로 기재에 증착된 막 구조물에 박리가 발생하지 않았다는 내용이 기재되어 있기도 하다.

그런데, 선행발명들은 아래 표에 기재된 바와 같은 목적 및 해결 수단을 제시하고 있는 것인바, 선행발명들은 위와 같은 이 사건 제1항 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 인식하고 있다고 볼 수 없고, 특히 이 사건 제1항 발명이 과제해결 수단으로 제시하고 있는 평균 막 두께, 단부, 최외부, 단부와 최외부 사이의 거리 등의 기술적 의의를 인식하고 있다고 볼 수 없다.

⑷ 한편, 선행발명 2 내지 4 및 10에는 상기 마스킹테이프(130)과 유사한 패터닝 마스크가 개시되어 있으나, 이는 패터닝이 되지 아니한 부분에만 제막하기 위한 것, 즉 증착면 전체 중 일부에만 구조물을 제막하기 위한 것이므로, 이 사건 제1항 발명과 같이 기재의 단부의 형상을 제어하기 위한 목적과 동일한 것으로 볼 수 없다.

또한, 선행발명 7은 연자성 금속재료에 있어서 와전류 손실을 저감시키기 위한 것이고, 선행발명 8은 두 종류의 세라믹-폴리머 복합 후막을 형성하기 위한 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 목적 내지 해결수단과 동일하지 않다. 또한, 선행발명 9는 제막된 구조물 내에 압축잔류응력이 발생하여 구조물이 볼록하게 휘는 변형이 발생하는 것을 해결하고자 하는 것으로서, 그에 따라 기재를 사전에 처리하여 압축잔류응역을 해소하는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 목적 내지 해결수단과 동일하지 않다.

⑸ 나아가 이 사건 제1항 발명의 명세서(도 9, 도 10, [0090], [0095])에는 “단부와 최외부 사이의 거리”와 “평균 막 두께” 사이의 배율이 10배 미만이면 막 형상 구조물(120)의 박리가 발생하였으나 10배 이상이면 막 형상 구조물(120)의 박리가 발생하지 않았고, 배율이 30배, 40배, 60배, 70배, 80배, 150배, 200배, 300배, 및 500배인 경우에도 막 형상 구조물(120)의 박리가 발생하지 않았다는 실험데이터가 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 청구범위가 “단부와 최외부 사이의 거리”와 “평균 막 두께” 사이의 배율을 10배 이상으로 한정한 데 대하여 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과가 발생함을 인정할 수 있다.

⑹ 결국 원고가 주장하는 선행발명들에 구성요소 2의 특성을 실질적으로 충족하는 발명이 나타나 있다고 보기 어렵고, 구성요소 2가 한정하는 ‘평균 막두께’의 한정된 수치범위 내외에서의 현저한 효과를 부정할 만한 자료도 찾아보기 어렵다. 따라서 선행발명 1 내지 5 및 7 내지 10에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와 동일한 구성이 개시되어 있다고 할 수 없고, 통상의 기술자가 위 선행발명들로부터 이 사건 제1항 발명이 해결하고자 하는 과제를 인식하여 구성요소 2를 도출해 낼 동기나 수치를 한정할 이유를 찾기도 어려우므로, 통상의 기술자가 위 선행발명들로부터 구성요소 2를 용이하게 도출해 낼 수 있다고 할 수 없다.

⑺ 그러므로 원고의 이 부분 주장은 어느 모로 보나 받아들일 수 없다.

3) 정리

이상과 같은 제반 사정을 종합하여 보면, 선행발명들에는 구성요소 2가 결여되어 있으므로 이 사건 제1항 발명은 선행발명들과 동일하지 않아 선행발명들에 의하여 신규성이 부정되지 아니하고, 통상의 기술자가 선행발명들로부터 구성요소 2를 용이하게 도출해 낼 수 있다고 보기 어려우므로 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.

나. 이 사건 제2항 내지 제4항 발명의 신규성 및 진보성 유무

이상에서 살핀 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 신규성 및 진보성이 부정되지 않으므로, 이를 인용하면서 거기에 구성을 부가 또는 한정한 이 사건 제2항 내지 제4항 발명 역시 그 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다.

5. 결론

그렇다면 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법 사유가 있다고 할 수 없으므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

주1) 선행발명 1, 5, 7, 8, 9, 10은 이 사건 소송에 이르러 처음으로 제출된 것이다.

주2) 영률: 물체를 양쪽에서 잡아늘일 때 물체의 늘어나는 정도와 변형되는 정도를 나타내는 탄성율

주3) 포아송비: 어떤 재료가 한 방향의 수직 응력을 받는 경우 재료에 생긴 가로변형과 세로변형의 비

주4) 일례로, 선행발명 9는 응력에 관한 식으로 Z=3(1-v)dσl2/(2Et2)[Z: 기판의 휨, σ: 구조물(막)의 응력(플러스인 경우 인장 응력), E: 기재의 영률, t: 기재와 구조물(막)의 합계 두께, l: 기재의 직경, v: 기재의 푸아송비, d: 구조물(막)의 두께]을 제시하면서 구조물 내에 발생한 압축 잔류 응력 때문에 기재가 구조물을 위로 하여 볼록한 형태로 휘는 변형을 방지하기 위하여 기재를 사전에 처리하는 수단을 강구하고 있는데, 그 중 하나로 ‘기재의 표면을 연삭 가공 또는 연마 가공 또는 다이캐스팅 가공에 의해 완만한 오목 곡면으로 가공([0019])’하는 것을 제시하고 있다. 이는 이 사건 특허발명의 명세서 기재 식(1)에서 굴곡 반경(R)을 변경하여 문제를 해결하고자 하는 방법이다.