특허권의 권리범위 확인은 등록된 특허권을 중심으로 어떠한 확인대상발명이 적극적으로 등록 특허발명의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인데, 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다. 이와 같이 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판이 허용되지 아니하는 이유에 비추어 볼 때 이러한 법리는 후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 적용 여부가 달라지는 것은 아니다.

선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판이 적법한지 여부(소극) 및 이러한 법리가 후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 적용 여부가 달라지는지 여부(소극)

특허법 제135조

대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결 (공1997상, 385) 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결

삼정크린마스터 주식회사 (소송대리인 변리사 정낙승 외 1인)

피고 (소송대리인 변리사 이성록)

특허법원 2013. 10. 25. 선고 2013허976 판결

원심판결을 파기한다. 특허심판원이 2013. 1. 2. 2012당(취소판결)205호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다. 소송총비용은 피고가 부담한다.

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 참고서면 기재는 상고이유를 보충 하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 특허권의 권리범위확인은 등록된 특허권을 중심으로 어떠한 확인대상발명이 적극적으로 등록 특허발명의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인데, 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다 ( 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결 , 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결 등 참조). 이와 같이 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판이 허용되지 아니하는 이유에 비추어 볼 때 이러한 법리는 후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 그 적용 여부가 달라지는 것은 아니다.

원심판결 이유와 기록에 의하면, 심판청구인인 피고가 명칭을 ‘면포걸레 청소기’로 하는 이 사건 특허발명(2003. 5. 19. 출원, 2005. 3. 9. 등록, 특허등록번호 1 생략)의 청구범위 제1항(이하, ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)의 권리범위에 속하는 것이라고 주장하는 원심판시 확인대상발명은 원고가 2004. 10. 22. 출원하여 2007. 2. 20. 등록을 마친 특허발명(특허등록번호 2 생략)의 청구범위 제2항(이하, ‘후등록 특허’라고 한다)과 실질적으로 동일한 발명인 사실을 알 수 있으므로, 이 사건 심판청구는 원고의 후등록 특허가 피고의 선등록 특허의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 심판청구를 각하하지 않고 본안으로 나아가 이를 인용한 특허심판원의 심결에는 잘못이 있고, 원심 역시, 원고의 후등록 특허가 원심판시 을 제19호증의 선행 등록고안에 의하여 신규성이 부정되어 그 보호범위를 인정할 수 없으므로 이 사건 심판청구가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판에 해당하지 않는다고 전제한 다음 본안에 나아가 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판단하였으니, 원심판결에는 권리범위확인심판의 적법요건에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다.

2. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하되, 이 사건은 대법원이 직접 재판하기에 충분하므로 자판하기로 하여, 특허심판원이 2013. 1. 2. 2012당(취소판결)205호 사건에 관하여 한 심결 을 취소하고, 소송총비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김창석(재판장) 이상훈 조희대 박상옥(주심)