등록상표가 등록취소심판의 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당한 이유 없이 그 지정상품 전부에 대하여 사용된 사실이 없으므로 상표법 73조 1항 3호 에 의하여 그 상표 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고가 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였거나, 이를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하였다는 이유로 피고의 상표등록취소 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

주식회사 소마 (소송대리인 변호사 심정구)

주식회사 삼익티디에프 (소송대리인 변리사 안영길)

2010. 12. 5.

1. 특허심판원이 2010. 6. 3. 2009당3123호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일 / 등록일 / 분할이전등록일 / 등록번호 : 1989. 4. 20. / 1990. 4. 2. / 2003. 11. 17. / 제190071호 분할이전 제1호

2) 구 성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제28류 - 시소, 탁구대, 야구용 배트

나. 이 사건 심결의 경위

피고는 이 사건 등록상표가 이 사건 등록취소심판의 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당한 이유 없이 그 지정상품 전부에 대하여 사용된 사실이 없으므로 상표법 73조 1항 3호 에 의하여 그 상표 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였거나, 이를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하였다는 이유로 피고의 상표등록취소 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 요지

1) 피고는 가구를 만드는 회사이지 이 사건 등록상표의 지정상품인 운동용품을 만들거나 판매하는 회사가 아니고, 그 밖에 이 사건 등록상표와 관련하여 직접적이고 현실적인 이해관계도 존재하지 아니하므로 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구할 수 있는 상표법 73조 6항 의 정당한 이해관계인에 해당하지 아니한다.

2) 피고는 이 사건 등록상표를 그 지정상품과 함께 분할하여 원고에게 이전한 양도인이므로, 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구하는 것은 신의성실의 원칙에 위반된다.

3) 원고는 이 사건 등록상표를 이 사건 등록취소심판의 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당하게 사용한 사실이 있으므로, 그에 반하는 사실을 전제로 한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고 주장의 요지

1) 피고는 이 사건 등록상표와 그 지정상품에 대하여 최초로 출원하여 등록받은 원래의 상표권자로서 이 사건 등록상표를 다시 사용할 의사가 있을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품인 시소, 탁구대, 야구용 배트와 지정상품이 유사하거나 경제적 견련성이 있는 목재가공업을 지정서비스업으로 삼아 상표/서비스업을 출원하여 등록받았기 때문에 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다.

2) 피고가 원고에게 2003. 11. 17. 이 사건 등록상표의 지정상품을 분할하여 이전하여 준 사실은 있지만, 장차 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 관하여 생산하지 아니하기로 약정하거나 원고와 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구하지 아니하기로 하는 부쟁의합의를 한 적은 없으므로, 피고가 이 사건 등록상표의 분할이전 양도인이라는 사유만으로 이 사건 등록상표에 대한 등록취소 심판청구가 신의성실의 원칙에 반하는 것은 아니라 할 것이다.

3) 원고가 제출한 이 사건 등록상표의 사용과 관련한 증거들은 이메일에 첨부된 광고안에 불과하거나, 상품판매를 위한 광고가 아니라 상표의 사용 사실을 만들어서 불사용취소를 모면하기 위한 형식적인 것에 불과하고, 그 밖에 달리 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 사실에 관하여는 이를 인정할 만한 아무런 자료가 없다 할 것이다.

다. 이 사건의 쟁점

피고가 이 사건 등록상표의 불사용취소심판을 청구할 수 있는 적법한 이해관계인에 해당하는지와 피고의 불사용취소심판청구가 신의성실의 원칙에 반하는지 및 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 사실이 있는지의 여부이다.

2. 피고의 불사용취소심판청구의 적법 여부

가. 피고가 이해관계인에 해당하는지 여부

1) 상표법 73조 6항 에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 ‘이해관계인’이라 함은, 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고( 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조), 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 등 참조).

2) 그런데 당사자 사이에 다툼이 없는 사실과 을1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 지정상품을 “금속제완구, 목재완구, 어린이바둑판, 장기판, 야구용배트, 탁구대, 시소, 낚시대”로 하여 1989. 4. 20. 이 사건 등록상표를 출원하고 1990. 4. 23. 등록받은 사실, 그 후 피고는 2003. 11. 17. 그 지정상품 가운데 “야구용배트, 탁구대, 시소”만을 분할해서 원고에게 이 사건 등록상표를 이전하여 준 사실, 피고는 2010. 3. 11. 이 사건 등록상표와 표장이 매우 유사하고, 그 지정서비스업도 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하거나 견련성이 있는 목재가공업으로 하여 상표/서비스표 출원을 한 사실 등이 인정되고 달리 반증이 없다.

3) 위 인정사실에 비추어 보면, 피고는 당초에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하기 위하여 출원받은 원출원인으로서 이 사건 등록상표를 과거에 사용하였거나 사용하려는 의사가 있었던 자임이 분명하고, 나아가 이 사건 등록상표와 그 지정상품을 원고에게 분할이전한 이후에도 이 사건 등록상표의 지정상품과 견련성이 인정되는 목재가공업을 영위할 의사로 상표/서비스표 출원을 한 사실이 인정되므로, 피고는 이 사건 등록상표가 존재함으로 인하여 자신이 출원한 상표/서비스표를 사용할 수 없게 되어 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 우려가 있기 때문에 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 것으로 보아야 할 것이다.

나. 피고의 불사용취소심판청구가 신의성실의 원칙에 위배되는지 여부

피고가 이 사건 등록상표와 그 지정상품을 원고에게 분할 이전하여 양도한 당사자 본인에 해당하는 사실은 앞서 본 바와 같고, 당사자 사이에 다툼이 없는 사실과 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 원고와의 사이에서 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 관하여 생산하지 아니하기로 약정하거나 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구하지 아니하기로 하는 부쟁의합의를 한 사실은 없는 것으로 판단되므로, 피고가 이 사건 등록상표와 그 지정상품의 양도인이라는 사실만으로 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소심판청구가 신의성실의 원칙에 위배해서 부적법하게 제기된 것으로 보기는 어렵다 할 것이다.

3. 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 사실이 있는지 여부

가. 인정사실

당사자 사이에 다툼이 없는 사실 및 갑4 내지 6호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2008. 11. 14.부터 2008. 12. 12.까지 모두 다섯 차례에 걸쳐서 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 탁구대, 야구용배트에 대하여 서울 구로구, 금천구, 경기도 광명시 일대에 소외 주식회사 미디어윌을 통해서 ‘벼룩시장’ 광고지에 광고를 게재한 사실이 인정되고 달리 반증이 없다.

나. 판단

위 인정사실에 따르면, 원고는 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 등록취소심판의 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당하게 사용하였다 할 것이다.

피고는 이에 대하여, 원고는 2003. 10. 21. 설립등기 이후부터 5년 동안 아무런 영업활동도 없는 해산대상 간주법인으로서 2009. 12. 7. 해산간주등기가 된 적이 있고, 더구나 이 사건 등록상표를 지정상품에 실제로 사용한 사실을 입증할 만한 법인세, 소득세, 부가가치세 등의 납세자료나 매출액, 수량, 거래처 등에 관한 아무런 입증자료를 제출하지 않고 있는 점에 비추어 보면, 위 광고행위는 상표의 사용사실을 만들어서 불사용취소를 면하기 위한 형식적인 광고에 불과하므로 정당한 상표의 사용으로 보기 어렵다는 취지로 주장한다.

그러나 을4호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 위 해산간주등기 이후인 2010. 2. 4. 회사계속등기를 하여 이 사건 변론종결일 당시까지 회사가 존속하고 있을 뿐 아니라, 위 인정사실에서 본 바와 같이 소외 주식회사 미디어윌을 통해서 광고지 ‘벼룩시장’에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대해서 5회나 광고를 하고 광고비를 지출하였으며, 한편으로 갑6호증의 1 내지 3의 각 영상에 의하면, 비록 그 촬영일자나 사진 속에 나오는 야구용배트의 제조일자를 확인할 만한 자료는 없지만 원고가 이 사건 등록상표가 부착된 야구용배트를 다수 개 제조한 사실이 객관적으로 인정되고 달리 반증이 없으므로, 피고가 주장하는 위 사유만으로 원고의 위 광고행위가 단순히 상표의 불사용취소를 면할 목적의 형식적인 광고에 그친다고 단정하기는 어렵다 할 것이므로, 그에 대한 피고의 위 주장은 이유 없다 할 것이다.

4. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리하는 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 변현철(재판장) 박창수 김용덕