[1] 특허법 제29조 제2항 은, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(이하 ‘선행기술’이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없도록 하고 있다. 위 규정에 따라 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지 여부 즉, 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는, 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 그런데 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다. [2] 명칭을 ‘스위치 센서 기반의 컨테이너 보안 시스템’으로 하는 출원발명(출원번호 제10-2008-34631호)의 특허청구범위 제1항의 구성 중 ‘케이블 연결 단자를 구비한 본체 모듈과 일측 끝단에 본체 연결 단자가 구성되고 타측에 안테나가 구비된 연결 케이블이 착탈될 수 있도록 하여 이들 케이블 연결 단자와 본체 연결 단자가 분리되는 시점에 관한 정보가 본체 모듈에 저장되도록 하는 구성’은 출원발명과는 달리 ‘안테나가 구비된 안테나 암과 본체 부분이 주형에 의하여 일체로 고정되는 구성’을 채택하고 있는 비교대상발명에는 전혀 나타나 있지 않다. 그리고 이러한 구성의 차이로 인하여, 출원발명은 컨테이너 외부의 안테나에 가해지는 외력이 컨테이너 내부의 본체 모듈에는 미치지 않도록 함과 동시에, 연결 케이블이 본체 모듈로부터 제거된 시간을 저장함으로써 컨테이너에 대한 침입이 시도된 시점을 명확하게 확인할 수 있는 작용효과가 있고, 이는 비교대상발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 것이다. 따라서 출원발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 출원발명으로부터 출원발명의 위 구성을 용이하게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니한다.

[1] 특허법 제29조 제2항 에 따라 발명의 진보성 유무를 판단하는 방법 및 발명의 진보성을 판단하는 경우 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)

[2] 명칭이 “스위치 센서 기반의 컨테이너 보안 시스템”인 출원발명의 ‘케이블 연결단자를 구비한 본체 모듈과 일측 끝단에 본체 연결 단자가 구성되고 타측에 안테나가 구비된 연결 케이블이 착탈될 수 있도록 하여 케이블 연결 단자와 본체 연결 단자가 분리되는 시점에 관한 정보가 본체 모듈에 저장되도록 하는 구성’은 ‘안테나가 구비된 안테나 암과 본체 부분이 주형에 의하여 일체로 고정되는 구성’을 채택하고 있는 비교대상발명에는 없는 것이어서 출원발명의 명세서에 기재된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않은 한, 비교대상발명에서 쉽게 도출할 수 없다는 이유로, 발명의 진보성이 인정된다고 한 사례

[1] 특허법 제29조 제2항 [2] 특허법 제29조 제2항

[1] 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결 (공2007하, 1486) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 (공2009하, 2112)

동아대학교 산학협력단 (소송대리인 변리사 오위환 외 2인)

특허청장

특허법원 2010. 7. 23. 선고 2010허487 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

1. 특허법 제29조 제2항 은, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(이하 ‘선행기술’이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없도록 하고 있다.

위 규정에 따라 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지 여부 즉, 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 그런데 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다 ( 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결 , 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

명칭을 “스위치 센서 기반의 컨테이너 보안 시스템”으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제10-2008-34631호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 구성 중 ‘케이블 연결 단자를 구비한 본체 모듈과 일측 끝단에 본체 연결 단자가 구성되고 타측에 안테나가 구비된 연결 케이블이 착탈될 수 있도록 하여 이들 케이블 연결 단자와 본체 연결 단자가 분리되는 시점에 관한 정보가 본체 모듈에 저장되도록 하는 구성’은 이 사건 제1항 발명과는 달리 ‘안테나가 구비된 안테나 암과 본체 부분이 주형에 의하여 일체로 고정되는 구성’을 채택하고 있는 원심 판시 비교대상발명에는 전혀 나타나 있지 않다. 그리고 이러한 구성의 차이로 인하여, 이 사건 제1항 발명은 컨테이너 외부의 안테나에 가해지는 외력이 컨테이너 내부의 본체 모듈에는 미치지 않도록 함과 동시에, 연결 케이블이 본체 모듈로부터 제거된 시간을 저장함으로써 컨테이너에 대한 침입이 시도된 시점을 명확하게 확인할 수 있는 작용효과가 있고, 이는 비교대상발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 것이다. 따라서 이 사건 출원발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 용이하게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니한다.

그렇다면 나머지 구성요소에 관하여 살펴볼 것도 없이 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없고, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제3항 내지 제10항 발명 역시 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

같은 취지의 원심판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이홍훈(재판장) 김능환 민일영(주심) 이인복