[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호 는 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것을 요건으로 한다고 정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이다. 그리고 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도, 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 위 조항이 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다. [2] 보정 후 특허청구범위 제1항은 보정 전 특허청구범위 제1항, 제4항과 대비하여 볼 때 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없고, 또한 특허청구범위 제1항의 구성을 그대로 포함하고 있는 종속항인 보정 후 특허청구범위 제5항은 특허청구범위 제1항에 대한 보정으로 말미암아 청구항에 기재된 사항이 달라진 것에 불과하고, 보정 후 특허청구범위 제1항과 마찬가지로 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경되었다고 할 수 없다. 따라서 보정 후 특허청구범위 제5항 역시 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다.

[1] 구 특허법 제47조 제4항 제1호 에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당하는지 여부의 판단 기준

[2] 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우, 구 특허법 제47조 제4항 제1호 에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당하는지 여부(소극)

[3] 명칭을 “표면에 골조직 형성 증진 펩타이드가 고정된 차폐막 및 임플란트”로 하는 출원발명에 관한 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 명세서 등 보정서를 제출한 사안에서, 보정 후 특허청구범위 제1항은 보정 전 특허청구범위 제1항, 제4항과 대비하여 볼 때 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없고, 특허청구범위 제1항의 구성을 그대로 포함하고 있는 종속항인 보정 후 특허청구범위 제5항은 보정으로 말미암아 청구항에 기재된 사항이 달라진 것에 불과하여서, 그 역시 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다고 한 사례

[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호 (현행 삭제) [2] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호 (현행 삭제) [3] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호 (현행 삭제)

[1] 대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 [2] 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후2674 판결 (공2009하, 1687)

재단법인 서울대학교산학협력재단 (소송대리인 변리사 이원희)

특허청장

특허법원 2008. 10. 30. 선고 2008허2916 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제47조 제4항 제1호 는 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것을 요건으로 한다고 정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 보정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이다 ( 대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 등 참조). 그리고 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도, 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 위 조항이 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다 ( 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후2674 판결 등 참조).

위 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 명칭을 “표면에 골조직 형성 증진 펩타이드가 고정된 차폐막 및 임플란트”로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 : 제2004-19010호)에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 2006. 6. 1.자 명세서 등 보정서를 제출하였는데, 특허청구범위 제1항에 대한 원심 판시의 보정사항 3은 구체적인 서열번호를 가지는 조직성장인자 유래 펩타이드의 구성에 ‘펩타이드의 N-말단에 두 개의 글리신 잔기와 시스테인을 부가하는 구성’을 추가한 것이다. 이는 비록 형식적으로는 그 특허청구범위가 보정 전후에 달라진 것이기는 하나, 위 보정사항 3은 보정 전 특허청구범위 제4항에 이미 기재되어 있던 구성임과 동시에 발명의 상세한 설명에도 그 구성을 통하여 해결하고자 하는 과제, 기술구성 및 작용효과가 자세히 기재되어 있던 것이어서 보정 전의 명세서에 공개되어 있지 아니한 신규의 기술적 사항을 특허청구범위에 새로 추가한 것이 아닐 뿐만 아니라, 보정 전 특허청구범위 제4항을 삭제하면서 거기에 존재하고 있던 구성을 보정 후의 특허청구범위 제1항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 아니하고, 달리 위 보정으로 인하여 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 추가적인 심사부담을 초래하는 등의 사정을 찾아볼 수 없다. 그렇다면 보정 후 특허청구범위 제1항은 보정 전 특허청구범위 제1항, 제4항과 대비하여 볼 때 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다.

또한 특허청구범위 제1항의 구성을 그대로 포함하고 있는 종속항인 보정 후 특허청구범위 제5항은 특허청구범위 제1항에 대한 위 보정으로 말미암아 청구항에 기재된 사항이 달라진 것에 불과하고, 보정 후 특허청구범위 제1항과 마찬가지로 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경되었다고 할 수 없다. 따라서 보정 후 특허청구범위 제5항 역시 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다.

같은 취지에서 원심이 이 사건 보정이 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경에 해당하지 않는다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 구 특허법 제47조 제4항 제1호 의 해석에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)