특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품을 특허발명의 특허청구범위에서 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우, 특허권자가 그 대비대상이 되는 제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 특허권의 침해를 주장하는 것이 금반언의 원칙에 위배되는지 여부(적극) 및 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부의 판단 방법

특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다. 그리고 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.

특허법 제97조 , 제225조 제1항

대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 (공2002하, 2452) 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결 (공2006하, 1420)

피고인

피고인

변호사 이수완외 3인

서울중앙지법 2005. 5. 25. 선고 2004노3001 판결

원심판결을 파기하고, 이 사건을 서울중앙지방법원 본원 합의부에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)이 특허발명과 균등관계에 있는지 여부를 판단함에 있어서, 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 대상제품을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다. 그리고 대상제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다 ( 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 , 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결 등 참조).

원심이 적법하게 인정한 사실과 기록에 의하면, 명칭을 ‘앨범대지의 연속 제조장치’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제24509호)이 최초 출원될 당시 그 출원서에 첨부된 명세서의 특허청구범위에는 원지의 일면을 접착제로 도포한 후 건조실을 통과하는 회수와 원지의 다른 일면을 접착제로 도포한 후 건조실을 통과하는 회수에 대하여 아무런 한정이 없었으나, 그 후 특허청 심사관으로부터 “하나의 건조실을 사용하는 데 따른 작용효과의 설명이 미흡하다.”는 등의 거절이유통지를 받자 이 사건 특허발명의 출원인은 그 거절이유를 극복하고 특허를 받기 위하여 심사관의 견해에 승복한다는 취지의 의견서와 함께 보정서를 제출하면서, 그 특허청구범위를 ‘원지의 일면을 접착제로 도포한 후 건조실을 2회 통과시키고, 다시 원지의 다른 일면을 접착제로 도포한 후 건조실을 2회 통과시키는 구성’으로 한정하고, 발명의 상세한 설명란에 “한쪽 면에 먼저 접착제를 도포하여 건조실을 두 번 통과하면서 완전 건조한 다음 롤러에 의하여 원지의 면을 전도하여 별도의 공정에 의하여 접착제를 도포하고 같은 건조실을 두 번 통과시켜서 원지의 양면에 형성된 접착층이 완전 건조됨으로써 종래와 같이 원지를 절곡함으로써 생기는 비능률성과 부정확성에서 오는 작업의 번거로움과 비능률성에서 벗어날 수 있고, 넓은 건조실을 구비할 필요가 없어서 경제적인 것이다.”라는 기재를 추가한 사실, 그런데 피고인의 앨범대지 생산기계는 원지의 일면을 점착제로 도포한 후 건조실을 1회 통과하고 다시 원지의 다른 일면을 점착제로 도포한 후 건조실을 1회 통과하는 방법으로 원지의 상·하면의 점착층을 건조하는 구성을 채용하고 있는 사실을 알 수 있다.

앞에서 본 법리와 위 사실관계에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 출원인은 건조실의 작용효과에 관한 거절이유를 극복하고 특허를 받기 위하여 최초 출원 당시 ‘접착제가 도포된 원지의 상면 및 하면이 건조실을 각 1회 통과하는 구성’을 포함하고 있던 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 ‘접착제가 도포된 원지의 상면 및 하면이 건조실을 각 2회 통과하는 구성’으로 한정하고 그에 따른 작용효과로서 ‘접착제의 완전 건조 및 건조실 공간의 축소에 따른 경제성’ 등을 발명의 상세한 설명에 추가하여 보정한 것이므로, 피고인의 앨범대지 생산기계와 같이 ‘접착제 내지 점착제가 도포된 원지의 상면 및 하면이 건조실을 각 1회 통과하는 구성’을 채용하고 있는 장치를 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 봄이 상당하다. 따라서 피고인의 앨범대지 생산기계가 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다.

그럼에도 불구하고, 원심은 피고인의 앨범대지 생산기계가 이 사건 특허발명과 균등관계에 있다는 이유로 피고인이 이 사건 특허발명의 전용실시권을 침해하였다고 판단하였으니, 원심판결에는 특허발명의 보호범위에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 이 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.