출원상표의 등록이 “선출원에 의하여 등록된 타인의 등록상표”인 인용상표와 유사하다 하여 거부되었으나 인용상표에 대한 상표등록무효가 확정된 경우 출원상표가 구 상표법 제9조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부(소극)

상표등록무효 심결이 확정된 때에는 상표등록취소 심결이 확정된 때나 상표권이 말소등록된 때와는 달리 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 있으므로 출원상표의 출원 당시에 인용상표가 있었다 하더라도 인용상표에 대한 상표등록무효가 확정된 이상 인용상표는 소급하여 없었던 것이 되는바, 출원상표의 등록거부사유로 삼은 “선출원에 의하여 등록된 타인의 등록상표”인 인용상표는 결국 출원 당시나 거절사정 당시에 존재하지 아니하였던 것으로 되어 출원상표가 상표법 제9조 제1항 제7호 에 해당한다고 볼 수 없다.

상표법 제48조 제2항 , 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제71조 제3항

에데 가이스틀리히 죄네 악티엔 게젤샤프트 휘르 케미쉐 인두스트리 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호, 김동화

특허청장

특허청 항고심판소 1989.12.29. 자 89항원295 심결

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

출원인 소송대리인의 상고이유에 대하여

기록에 의하면, 출원인이 1987.7.15. “TAUROLIN”이라는 영문자로 구성된 상표를 지정상품은 항생물질제제, 동물용약제, 살균제, 방부제, 호흡기관용제, 혈액용제로 하여 출원하였던바, 상대방은 1989.1.16. 위 출원상표가 타인의 선등록상표인 상표등록번호 제13204호와 유사하다는 이유로 거절사정하였음을 알 수 있다. 그런데 원심결 이유를 보면, 위 인용상표는" "이라는 한글자와 영문자로 구성된 상표로서, 정제, 산제, 수제, 연고제, 주사제, 환제를 지정상품으로 하여 1987.8.10. 갱신등록되었다가 1988.3.7.자로 무효가 확정된 사실을 인정한 다음, 위 출원상표와 인용상표는 “로”의 유무에만 차이가 있을 뿐, 그 칭호가 유사하여 각각의 지정상품에 사용할 경우 일반거래자나 수요자에게 상풀출처의 오인, 혼동을 불러 일으킬 우려가 있으며, 위 출원상표는 인용상표가 1988.3.7. 등록무효되었다고 하더라도 출원시인 1987.7.15.에는 유효하게 등록되어 존재하고 있었으므로 상표법(1990.1.13. 법률제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제7호 의 규정에 해당되어 출원상표를 거절사정한 것은 정당하다고 판단하였다.

그러나 상표등록무효 심결이 확정된 때에는 상표등록취소 심결이 확정된 때나 상표권이 말소등록된 때와는 달리 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 있으므로(위 상표법 제48조 제2항 ), 이 사건의 경우 출원상표의 출원 당시에 인용상표가 있었다 하더라도 인용상표에 대한 상표등록무효가 확정된 이상 인용상표는 소급하여 없었던 것이 된다. 그리하여 위 출원상표의 등록거부사유로 삼은 “선출원에 의하여 등록된 타인의 등록상표”인 인용상표는 결국 출원 당시나 거절사정 당시에 존재하지 아니하였던 것으로 되어 위 상표법 제9조 제1항 제7호 에 해당한다고 볼 수 없는 것이다.

원심이 위와 다른 견해에 서서 출원인의 출원상표를 거절사정한 조치를 지지한 것은 상표등록무효 심결의 효력에 관한 법리를 오해하였거나 위 상표법 제9조 제1항 제7호 에 관한 법령해석을 그릇하여 심결결과에 영향을 미친 위법을 범한 것이라 할 것이므로 논지는 이유 있다고 할 것이다.

그러므로 다른 상고이유에 대한 판단을 생략하고 원심결을 파기하고 사건을 원심에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.