[1] 상표법 제7조 제5항 제3호 의 규정 취지

[2] 상표법 제7조 제5항 제3호 가 적용되기 위해서는 지정상품 전부가 등록취소되어야 하는지 여부(소극)

[1] 상표법 제7조 제5항 제3호 의 규정은 상표등록취소심결이 확정된 경우에는 취소심결의 확정 이전에 상표권자에 의하여 등록출원된 상표라고 하더라도 그 출원이 심판청구일 이후에 이루어졌을 때에는 그 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 등록취소심판제도의 실효성을 확보하고자 하는 규정이라 할 것이다.

[2] 상표법 제7조 제5항 의 부등록사유 중 제73조 제1항 제3호 의 불사용으로 인한 등록취소심판과 관련하여 제73조 제3항 에서는 " 제1항 제3호 에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있고, 제7조 제5항 제3호 에서는 제73조 제1항 제3호 의 불사용으로 인한 등록취소심판과 관련하여 그 지정상품 전부가 등록취소될 것을 별도로 요구하고 있는 것은 아니어서, 등록상표의 지정상품 전부가 아니라 그 중 일부에 대하여 불사용으로 인한 등록취소심결이 확정된 경우에도 상표법 제7조 제5항 제3호 가 적용된다.

[1] 상표법 제7조 제5항 제3호 , 제73조 제1항 제3호 [2] 상표법 제7조 제5항 제3호 , 제73조 제1항 제3호 , 제3항

[1] 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후2267 판결(공1990, 1711) 대법원 2002. 10. 22. 선고 2000후3647 판결(공2002하, 2903)

애쿠쉬네트 캄파니 (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 유규종 외 1인)

토가무역 주식회사 (소송대리인 변리사 우광제)

2004. 4. 2.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 8. 29. 2002당3286 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록 제521653호의 지정상품 중 '양말, 방한용 장갑, 슈우트, 스웨터, 카디건, 속셔츠, 와이셔츠, 조끼, 자켓, T셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 남자용 바지'에 대한 부분을 취소한다.

1. 이 사건 심결의 경위

가. 원고가 상표권자인 별지 1 등록상표(이하 '소멸상표'라고 한다)에 관하여 2001. 2. 7. 상표법 제73조 제1항 제3호 (3년간의 불사용으로 인한 취소)에 의한 등록취소심판이 청구되어 2002. 7. 5. 별지 1 지정상품에 대한 등록취소심결이 확정되었다.

나. 원고는 위 등록취소심판이 청구된 이후인 2001. 5. 7. 위 소멸상표와 표장이 유사하고 지정상품도 일부 동일한 별지 2 등록상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)를 출원하여 2002. 5. 29. 등록받았다.

다. 상표법 제7조 제5항 제3호 는 상표법 제73조 제1항 제3호 를 이유로 상표등록취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 상표등록취소심결이 확정된 때에는 "상표권자 및 그 상표를 사용한 자는 그에 해당하게 된 날부터 3년이 경과한 후에 상표등록출원을 하지 아니하면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없다."고 규정하고 있다(심결은 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 상표법 제7조 제5항 을 적용하고 있으나, 부칙 제1조, 제3조에 의하여 개정된 후의 현행 상표법 제7조 제5항 제3호 를 적용하였어야 할 것이다. 그러나 개정 전과 후의 위 규정이 실질적으로 동일한 내용을 담고 있으므로 위와 같은 적용 잘못은 결론이 정당하다면 심결의 취소사유가 될 수 없다).

라. 피고는 이 사건 등록상표가 위 상표법 제7조 제5항 을 위반하여 등록되었다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는바, 특허심판원은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청구취지 기재의 지정상품에 한하여 피고의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

[증거 : 당사자 사이에 다툼이 없음]

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고의 주장

(1) 상표법 제7조 제5항 제3호 가 적용되기 위해서는 이 사건 등록상표에 대한 출원과 등록이 모두 소멸상표에 대한 등록취소심결이 확정되고 난 이후에 이루어져야 하는데, 이 사건 등록상표는 소멸상표에 대한 등록취소심결이 확정된 2002. 7. 5. 이전에 출원되고 등록된 것이어서 상표법 제7조 제5항 제3호 가 적용되어서는 안된다.

(2) 상표법 제7조 제5항 제3호 가 적용되기 위해서는 지정상품 전부가 등록취소되어야 하므로, 지정상품 중의 일부인 별지 1 지정상품만 등록취소된 이 사건에서는 상표법 제7조 제5항 제3호 가 적용될 수 없다.

나. 판 단

(1) 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제5항 제3호 가 적용될 수 있는지 여부

상표법 제7조 제5항 제3호 의 규정은 상표등록취소심결이 확정된 경우에는 취소심결의 확정 이전에 상표권자에 의하여 등록출원된 상표라고 하더라도 그 출원이 심판청구일 이후에 이루어졌을 때에는 그 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 등록취소심판제도의 실효성을 확보하고자 하는 규정이라 할 것이므로( 대법원 2002. 10. 22. 선고 2000후3647 판결 참조), 소멸상표에 대한 등록취소심판이 청구된 이후에 이 사건 등록상표의 출원이 이루어진 이상, 위 규정이 적용된다고 할 것이다.

한편, 상표법 제7조 제5항 의 부등록사유 중 제73조 제1항 제3호 의 불사용으로 인한 등록취소심판과 관련하여 제73조 제3항 에서는 " 제1항 제3호 에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있고, 위에서 본 바와 같이 제7조 제5항 제3호 에서는 제73조 제1항 제3호 의 불사용으로 인한 등록취소심판과 관련하여 그 지정상품 전부가 등록취소될 것을 별도로 요구하고 있는 것은 아니어서, 소멸상표의 경우와 같이 등록상표의 지정상품 전부가 아니라 그 중 일부에 대하여 불사용으로 인한 등록취소심결이 확정된 경우에도 상표법 제7조 제5항 제3호 가 적용된다고 할 것이다.

(2) 이 사건 등록상표와 소멸상표의 표장 및 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표와 소멸상표는 영문자 'TITLEIST'를 소문자 필기체로 하였느냐, 대문자 고딕체로 하였느냐의 점에서만 차이가 있을 뿐 그 영문자의 구성이 동일하여 전체적으로 유사하고, 소멸상표의 지정상품과 청구취지에 기재된 이 사건 등록상표의 지정상품도 그 지정상품이 중복되거나 그 상품류 구분이 같아서 유사하다고 할 것이다.

다. 소결론

그렇다면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청구취지 기재의 지정상품에 대하여는 상표법 제7조 제5항 제3호 에 해당하는 등록무효사유가 있다고 할 것이므로, 같은 취지로 판단한 심결은 적법하다.

3. 결 론

원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.