주식회사 태평양(소송대리인 변리사 하문수)

로레알(소송대리인 변호사 황영주)

2004. 2. 20.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 7. 11. 2002당3082호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

[증거 : 갑1 내지 5호증의 각 기재]

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호 : 제534795호

(2) 출원일/등록일 : 2000. 9. 29./2002. 11. 11.

(3) 표장 :

(4) 등록권리자 : 원고

(5) 지정상품 : 구 상표법 시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 의 별표 1 상품류 구분(이하 “구 상품류 구분”이라 한다) 제3류 “라벤더유, 스킨밀크, 화장용탈지면, 미용비누, 샴푸, 치약, 향수, 립스틱, 아이섀도, 매니큐어”

나. 인용상표

(1) 등록번호 : 제501495호

(2) 출원일/등록일 : 1999. 12. 6./2001. 9. 17.

(3) 표장 :

(4) 등록권리자 : 피고

(5) 지정상품 : 구 상품류 구분 제3류 “향수, 일반화장수, 목욕;샤워용 젤, 비의료용 목욕;샤워용 염, 화장비누, 인체용방취제, 훼이스크림, 바디크림, 핸드크림, 훼이스밀크, 바디밀크, 핸드밀크, 훼이스로션, 바디로션, 핸드로션, 훼이스젤, 바디젤, 핸드젤, 훼이스파우더, 바디파우더, 핸드파우더, 탠닝밀크, 탠닝젤, 탠닝오일, 애프터선밀크, 애프터선젤, 애프터선오일, 아이섀도, 눈썹용 연필, 아이라이너펜슬, 마스카라, 립스틱, 네일폴리쉬, 파운데이션크림, 블러셔, 볼연지, 샴푸, 헤어스타일링용;헤어케어용 젤, 헤어스타일링용;헤어케어용스프레이, 헤어스타일링용;헤어케어용 무스, 헤어스타일링용;헤어케어용 밤, 헤어래커, 모발염색제, 모발탈색제, 퍼머넌트 웨이빙제, 퍼머넌트 컬링제, 에센셜 오일, 치아분, 치약”

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선출원된 피고의 인용상표와 유사할 뿐만 아니라 이 사건 등록상표는 부당한 이익을 얻을 목적으로 국내외에서 피고의 상표로 널리 인식되어 있는 인용상표를 모방하여 출원 및 등록된 것으로서 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제8조 , 제7조 제1항 제4 , 11 , 12호 에 각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 상표법 제71조 제1항 제1호 에 의하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당3082호 로 심리하여, 2003. 7. 11. 아래 라.항과 같은 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 이 사건 등록상표는 “칼라2중주”와 “우린소중하잖아요”의 결합으로 구성되어 있고 그 중 “우린소중하잖아요” 부분은 그 지정상품에 대하여 일반적으로 사용되는 구호나 슬로건으로 보이지 아니하고 그 지정상품의 출처를 표시하는 것으로 인식되어 식별력이 있고, 인용상표는 “로레알”과 “전 소중하니까요.”의 결합으로 구성되어 있고 그 중 “전 소중하니까요.” 부분은 위와 마찬가지 이유로 식별력이 있으므로, 이 사건 등록상표는 “우린소중하잖아요”로, 인용상표는 “전 소중하니까요.”로 각각 분리되어 호칭·관념될 수 있고, 그와 같은 경우 양 상표는 그 의미와 호칭이 매우 유사하여 전체적으로 서로 유사한 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제8조 에 해당한다.

(2) 또한 인용상표는 이 사건 등록상표의 등록사정시 이미 일반 소비자나 거래자들에게 피고의 상표로 널리 인식되어 있었으므로, 인용상표와 유사한 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있고, 그에 따라 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다.

(3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제8조 , 제7조 제1항 제11호 에 해당하므로 나머지 점에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고의 주장

인용상표의 “전 소중하니까요.” 부분은 실제 광고에서 상품의 선전 문구 바로 밑에서 “당신은 소중하니까요.”라고 표기되어 있는 점 등에 비추어 볼 때 단순한 상품의 선전문구인 슬로건(Slogan)으로만 인식될 뿐 자타 상품을 식별할 만한 특별현저성은 없으므로 인용상표의 요부는 나머지 “로레알”이라고 할 것인바, 이 사건 등록상표와 인용상표의 요부는 그 외관, 칭호 및 관념이 서로 달라 유사하다고 볼 수 없으므로, 양 상표가 유사하다는 전제에서 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 , 제7조 제1항 제11호 에 해당한다고 본 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 판단

(1) 이 사건 등록상표와 선출원된 인용상표의 표장이 서로 유사한지 여부에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표는 “칼라2중주”와 “우린소중하잖아요”의 결합으로 구성된 문자상표이고, 인용상표는 “로레알”과 “전 소중하니까요.”의 결합으로 구성된 문자상표로서, 전체적인 외관은 상이하나, 그 호칭 및 관념에 있어서 양 상표는 위 각 구성 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있고, 이 사건 등록상표의 “우린소중하잖아요” 부분 및 인용상표의 “전 소중하니까요.” 부분 역시 그 문장의 내용이나 방식, 그밖에 일반 수요자의 인식 등으로 미루어 볼 때 그 지정상품인 화장용품, 치약, 향수 등에 있어서 일반적으로 흔히 쓰일 수 있는 구호나 광고문안 정도에 불과한 것으로 보기 어렵고 오히려 일반 거래자들이 위 구성 부분에 의하여 그 지정상품의 출처를 인식할 수 있는 식별력이 있는 것으로 보이므로, 양 상표는 그 구성 부분 중 “우린소중하잖아요” 및 “전 소중하니까요.” 부분만에 의해서도 간략히 호칭·관념될 수 있다고 할 것인바, 만일 양 상표가 “우린소중하잖아요” 및 “전 소중하니까요.” 부분만으로 호칭·관념될 경우 양 상표의 호칭 및 관념이 매우 유사하므로, 양 상표는 동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 대한 오인, 혼동을 일으키게 할 우려가 있는 상표로서 그 표장이 서로 유사하다.

원고는, 인용상표가 실제로 사용된 잡지광고 등에는 “당신은 소중하니까요”라는 문구가 선전문구의 바로 아래쪽에 위치하고 있고 “L'OREAL” 부분과도 분리되어 독립적으로 사용되고 있는 점에 비추어 볼 때 인용상표의 “전 소중하니까요.” 부분은 하나의 선전문구에 불과할 뿐 자타 상품에 대한 식별기능을 하는 것이 아니라고 주장하나, 어떤 상표가 자타 상품의 출처를 식별할 만한 특별현저성이 있는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는 것으로서, 상표의 구성 일부가 그 지정상품의 선전문구에 포함되어 사용된 적이 있다는 사정만으로 곧바로 그 부분이 식별력이 없다고 볼 수는 없고, 오히려 인용상표의 구성 중 “전 소중하니까요.” 부분은 자타 상품의 식별력이 있다는 점은 위에서 본 바와 같으므로, 위 주장은 이유 없다.

(2) 나아가 양 상표의 지정상품은 모두 화장품류, 치약, 향수 등으로서 그 용도, 품질, 생산자, 판매경로 및 소비자의 범위 등을 같이 하고 있으므로 서로 동일 또는 유사하다.

(3) 따라서 이 사건 등록상표는 선출원된 인용상표와 그 표장 및 지정상품이 서로 동일 또는 유사하므로 상표법 제8조 에 해당하는 이상 나머지 상표법 제7조 제1항 제11호 등에 해당하는지 여부에 관하여 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결이 위법함을 전제로 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.