선등록 실용신안권자가 후등록 실용신안권자를 상대로 적극적 권리범위확인심판 청구를 할 수 있는지 여부(소극)

실용신안권의 권리범위확인은 등록된 실용신안을 중심으로 어떠한 비등록 실용신안이 적극적으로 등록된 실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 등록된 두 개의 실용신안권의 고안내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 실용신안권자는 후등록 실용신안권자를 상대로 실용신안등록의 무효를 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 적극적 권리범위확인을 구하는 것은 권리범위확인의 이익이 없어 부적법하다.

[1] 실용신안법 제35조 , 제53조 , 특허법 제135조

대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결(공1997상, 385)

A (소송대리인 변리사 이병일)

B (소송대리인 변리사 김영옥)

1. 이 사건 소를 각하한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 1998. 9. 25. 97당1428호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다는 판결.

1. 기초 사실

갑 제1 내지 3호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

가. 특허심판원에서 진행된 절차의 경위

(1)원고는 명칭이 'C'이고 실용신안청구의 범위가 다음 '1.의 나.항'과 같은 등록번호 D인 실용신안(출원일 E, 등록일 F, 이하 '이 사건 등록고안'이라고 한다)의 실용신안권자이다.

(2)원고는, [별지 2] 기재 도면 및 다음 '1.의 다.항' 기재와 같은 'G'에 관한 고안{이하 '(가)호 고안'이라고 한다}은 이 사건 등록고안과 목적, 구성 및 작용효과가 유사하여 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 이유로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

(3)특허심판원은 위 심판청구사건을 97당1428호로 심리하여 1998. 9. 25. (가)호 고안은 이 사건 등록고안과 구성 및 그에 따른 작용효과가 상이하여 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라고 한다)을 하였다.

나. 이 사건 등록고안의 청구범위(별지 도면 1. 참조)

하부살통(1)에는 연결살대(7)가 연결되고 상부살통(2)에는 지지살대(8)를 연결한 뒤 하부살통 본체의 상단에는 걸편(la)이 형성되며 걸편 상단의 구멍(lb)에는 견인끈(3)을 부착하여서 된 절첩식 방충장에 있어서 상부살통(2) 상단에는 돌출관(2a)을 돌출시켜 그 둘레에 나사부(2b)를 형성시켜 그 상부에 고정관(4)을 나착시키고 고정관 내부에 걸편 수장실(5)을 형성하여 하부살통의 돌출봉이 관통되게 하고 걸편 수장실(5)을 통해 압지관(6)을 투입하여 압지관의 외주에 형성된 걸림턱(6a)은 걸편 수장실(5) 상단턱(5a)에 접리되게 하고 하단은 걸편 외주로 접촉되게 한 C.

다. (가)호 고안의 요지 (별지 도면 2. 참조)

하부살통(1)에는 연결살대(7)가 설치되고 상부살통(2)에는 지지살대(8)가 연결되어 하부살통 본체의 상단에 걸편(1a)이 형성되고 걸편 상단에 견인끈(3)을 부착하여서 절첩식 방충장을 구성한 다음 상부살통(2) 상단에 돌출관(2a)을 돌출형성하여 그 둘레에 나사부(2b)를 만들어 고정관(4)을 나사 끼움하고 고정관(4) 내부에 걸편 수장실(5)을 형성하여 하부살통의 돌출봉 상단이 상부살통의 중심관을 밑에서 위로 관통하여 걸편 수장실에서 돌출봉의 상단걸편(1a)이 상부살통 중심관 상면에 걸릴 수 있게 하고 걸편 수장실(5) 내에 압지관(6)을 장치하여 압지관(6)의 외주에 형성된 걸림턱(6a)이 걸편 수장실의 걸림턱(5a)에 걸려 외부로 탈출되지 못하고 회전될 수 있게 구성하고 압지관의 하단에는 내측에 걸편 압착구(6b)를 형성하여 압지관(6)을 돌리면 걸편(1a)이 내측으로 눌려 걸림 상태가 해제되게 한 구성으로 방충장을 펼칠 때는 고정관(4)을 잡고 견인끈(3)으로 위로 당겨 하부살통(1)의 돌출봉(2) 상단걸편(1a)이 상부살통(2)의 중심관을 통과하여 걸편 수장실(5) 내부에서 확산되면 상부살통 중심관 상단둘레에 걸려 방충장이 펼쳐지고 방충장을 접을 때는 압지관(6)에 힘을 가하여 회전시키면 압지관의 내측 걸편 압착구(6b)에 탄성체인 걸편(1a) 외측이 내측으로 눌려져 수축상태가 되므로 지지살대(8)의 복원력으로 상부살통의 중심공을 벗어나 방충장이 접히도록 되는 방충장의 개폐장치.

2. 당사자의 주장

가. 원고가 주장하는 심결 취소사유의 요지

(1)피고가 H자로 등록 받은 실용신안(등록번호 D)는, 일부 구성에서 (가)호 고안과 다르고, 그 등록일이 이 사건 심판청구일인 1997. 10. 16. 이후이므로, 원고의 이 사건 청구는 적법하다.

(2)(가)호 고안은 이 사건 등록고안과 그 구성 및 작용효과가 동일·유사하여 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하므로, 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장의 요지

(1)(가)호 고안은 H자 등록 I로 실용신안등록이 되었으므로 원고의 이 사건 청구는 등록된 권리를 상대로 한 적극적 권리범위확인심판청구로서 부적법하여 각하되어야 한다.

(2)이 사건 등록고안과 (가)호 고안은 그 구성 및 작용효과가 상이한 별개의 고안이므로 그와 같은 취지의 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 소의 적법 여부에 관한 판단

가.등록된 두 개의 실용신안권 사이에서의 적극적 권리범위확인청구의 적법 여부

실용신안권의 권리범위확인은 등록된 실용신안을 중심으로 어떠한 비등록 실용신안이 적극적으로 등록된 실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 등록된 두 개의 실용신안권의 고안내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 실용신안권자는 후등록 실용신안권자를 상대로 실용신안등록의 무효를 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 적극적 권리범위확인을 구하는 것은 권리범위확인의 이익이 없어 부적법하다.

나. 인정 사실

을 제2 내지 4호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음의 사실이 인정된다.

(1)피고는 J 'C'에 관하여 출원을 하여 H 등록 I로 실용신안등록을 받았다.

(2)피고의 위 등록고안(별지 도면 3. 참조)의 요지는, 상호간에 상하 방향으로 소정의 텐션을 갖고서 승강작동하면서 하부살통 상부의 고정록커에 의해 록킹 및 언록킹되어 전재, 절첩이 선택적으로 이루어지도록 구성된 통상의 방충장개폐장치에 있어서, 상부살통(5)에는 록킹케이스(8)를 결합하여 상기 록킹케이스(8) 내부에서 회동하면서 고정록커(3)를 언록킹할 수 있는 언록킹부(10)를 가진 언록커(11)를 내장하며, 상기 언록커(11)의 외연부에는 이탈방지용 스토퍼링(15)과 파지부(16)를 형성하여 록킹케이스(8) 상부에서 캡으로 결합 고정한 고안이다.

다. 판 단

(가)호 고안 중 압지관(6)의 하부를 수납하는 고정관(4)은 피고의 위 등록고안의 언록커(11)의 하부를 수납하는 록킹케이스(8)와, (가)호 고안 중 걸편(1a)과 접촉역할을 하는 압지관(6)의 걸편 압착구(6b)는 피고의 위 등록고안의 고정록커(3)와 접촉역할을 하는 언록커(11)의 언록킹부(10)와 각 동일 범주에 속하는 기술로서, (가)호 고안의 필수적 구성요소라고 할 수 있는 다음과 같은 구성, 즉 방충장을 접을 때 고정관(4)에 좌우로 선택회전이 가능한 압지관(6)을 좌우중 원하는 일방으로 회전작동시킴으로써 압지관(6) 내연에 형성된 걸편 압착구(6a) 중 하나가 걸편(1a)을 중심방향으로 밀어 하부상통(1)의 걸편(1a)이 상부살통(2)의 중심관둘레로부터 걸림해제되어 방충장을 접을 수 있도록 하는 구성은, 피고의 위 등록고안에 있어서 록킹케이스(8)에 결합된 언록커(11)를 좌우 중 선택된 일방으로 회전시킴으로써 언록킹부(10)에 의해 고정록커(3)가 걸림 상태에서 해제되도록 언록킹부(10)를 가진 언록커(11)를 내장하는 구성과 실질적으로 동일하다.

따라서 (가)호 고안과 피고의 위 등록고안은 고안의 요체를 이루는 핵심적인 구성부분이 동일하여, 원고가 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 실질에 있어서 피고의 명의로 등록된 I 실용신안권의 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이라고 봄이 상당하다. 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 결과적으로 선등록 실용신안권자가 후등록 실용신안권자를 상대로 한 적극적 권리범위확인청구에 해당되어 권리범위확인의 이익이 없으므로 이 사건 소는 부적법하다.

4. 결 론

그러므로 이 사건 소를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.