[1] 구 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 ‘상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부의 판단기준시(=상표등록사정시) 및 갱신등록한 상표권이 같은 법 제7조 제1항 제11호 에 위반되어 그 갱신등록이 무효인지 여부의 판단 기준시(=갱신등록사정시)

[2] “초코파이”라는 표장이 상품의 보통명칭 내지는 관용하는 상표로 되어 자타 상품의 식별력을 상실하였다고 본 사례

[3] 등록상표 “롯데+초코파이”가 인용상표 “오리온 초코파이”와 대비할 때 상품 출처의오인 ·혼동을 일으킬 염려 또는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 없다고 한 사례

[1] 상표법 부칙 제3조의 규정에 의하여 적용될 구 상표법(1997 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제42조 제2항 단서 제1호 는 상표권의 존속기간은 존속기간갱신등록출원에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있는 데 그 등록상표가 같은 법 제7조 제1항 제11호 의 규정에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 같은 법 제72조 제1항 제1호 는 위 단서 규정에 위반되어 갱신등록된 경우에는 그 갱신등록이 무효로 될 수 있도록 규정하고 있고, 같은 법 제7조 제1항 제11호 는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록이 거절되는 것으로 규정하고 있는바, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록사정시를 기준으로 판단하여야 할 것이므로, 갱신등록한 상표권이 같은 법 제7조 제1항 제11호 에 위반되어 그 갱신등록이 무효로 되어야 할 것인지 여부도 갱신등록사정시를 기준으로 판단하여야 한다.

[2] “초코파이” 표장 자체는 원형의 작은 빵과자에 마쉬맬로우를 넣고 초코렛을 바른 제품을 의미하는 것으로 일반 수요자에게 인식이 되며, 여러 제조회사의 초코파이 제품은 그 앞에 붙은 “오리온”, “롯데”, “크라운”, “해태” 등에 의하여 제품의 출처가 식별되게 되었다고 보여지므로 결국 “초코파이”는 그러한 상품의 보통명칭 내지는 관용하는 상표로 되어 자타상품의 식별력을 상실하였다고 봄이 상당하다고 본 사례.

[3] 등록상표 “롯데+쵸코파이”가 인용상표 “오리온 초코파이”에 대비할 때 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려 또는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 없다고 한 사례.

[1] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제11호 , 제42조 제2항 단서 제1호 , 제72조 제1항 제1호 , 부칙(1997. 8. 22.) 제3조 [2] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제11호 , 제42조 제2항 단서 제1호 , 제72조 제1항 제1호 [3] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제11호

[1] 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 (공1997상, 1111) 대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결 (공2000상, 591) [2] 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결 (공1993상, 113) 대법원 1996. 5. 14. 선고 95후1463 판결 (공1996하, 1870)

동양제과 주식회사(소송대리인 변호사 박만호외 2인)

롯데제과 주식회사(소송대리인 변호사 최종영외 2인)

주식회사 크라운제과외 1인(피고 보조참가인들 소송대리인 변리사 백남훈외 1인)

1999. 6. 10.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 1998. 11. 30. 97당575호 사건에 대하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

갑 제1, 2호증, 을 제20호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.

가. 특허청에서의 절차의 경위

(1) 피고는 별지 상표목록 표시와 같이 구성되고, 지정상품을 구 상표법시행규칙(1990. 9. 4. 상공부령 제753호로 전문개정되기 전의 것) 제10조 의 [별표 1] 상품류 구분 제3류에 속하는 “쵸코파이”로 하는 등록 제72924호 상표(출원일 1979. 9. 27., 등록일 1980. 11. 25., 갱신등록일 1991. 6. 19., 이하 ‘이 건 등록상표’라 한다)의 상표권자이다.

(2) 원고는 이 건 등록상표가 원고 소유의 저명한 상표인 “오리온 초코파이”(이하 ‘인용상표’라 한다)와 유사하여 수요자를 기만할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호 의 규정에 해당함에도 불구하고 잘못 갱신등록된 것으로서 같은 법 제72조 제1항 제1호 , 제42조 제2항 단서의 규정에 의하여 그 갱신등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 1997. 5. 3. 이 건 등록상표에 대한 갱신등록의 무효심판을 청구하였다.

(3) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 97당575호 로 심리하여 1998. 11. 30. 다음 ‘나’항의 기재와 같은 이유로 심판청구를 기각한다는 심결(이하 ‘이 건 심결’이라 한다)을 하였다.

나. 이 건 심결 이유의 요지

이 건 등록상표와 인용상표는 출처를 표시하는 “롯데” 및 “오리온” 다음에 “쵸코파이” 또는 “초코파이”를 결합하여 구성된 상표로서 상품을 “초코파이”로 지정하고 있는 사실, 보조참가인 주식회사 크라운제과도 초코파이만을 상품으로 지정하여 “크라운초코파이 I” 및 “크라운초코파이 II” 상표를 이 건 등록상표의 갱신등록일 이전인 1987. 6. 23.자로 등록한 사실, 심판청구인이 다른 상표들에 대하여 초코파이를 상품명으로 지정하여 등록출원을 하여 출원공고되거나 거절이유가 통지된 사실, “CHOCOPIE”는 원형으로 된 빵에 초코렛을 넣어서 만든 파이를 의미하는 기술적 표장에 해당하는 사실 등을 종합하여 볼 때 “초코파이” 또는 “쵸코파이”는 상품명이라 판단되고, 이 건 등록상표와 인용상표의 요부는 “롯데”와 “오리온”으로서 현저히 상이하여 상품 출처를 오인할 염려는 없다 할 것이며, 일반 수요자나 거래자들은 “롯데제과에서 만든 초코파이”, “오리온제과에서 만든 초코파이”, “크라운제과에서 만든 초코파이” 등으로 인식한다 할 것이다.

심판청구인이 제출한 초코파이 제품의 광고선전비 내역은 사문서의 공증에 불과하고, 초코파이를 상표로 하여 미국 등 16개국에 상표등록을 하였다고 주장하나, 언어와 문자 및 관습이 다른 외국에서 이 건 등록상표의 갱신등록일 이후에 등록하였다는 사실만으로는 인용상표가 이 건 등록상표의 갱신등록 전에 저명한 상표였다고 판단되지 아니하고, 피심판청구인 및 참가인들도 갱신등록 전에 초코파이를 생산, 판매한 사실이 인정되므로 이 건 등록상표의 갱신등록사정시 인용상표만이 저명하였다는 심판청구인의 주장은 이유 없다.

2. 이 건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

(1) “초코파이”는 원고가 최초로 창작한 조어상표로서 상품의 보통명칭이 될 수 없고 상표법시행규칙 상의 상품류 구분표에도 상품으로 기재되어 있지 않으며 각종 사전이나 책자에서도 기재된 바가 없다. 원고는 미국 등 세계 30개국에서 초코파이를 상표로서 등록받은 바 있고, 실거래사회에서 원형으로 된 빵에 초코렛을 넣어서 만든 파이에 대하여 몽쉘통통, 빅파이, 초코지오, 초코브린치 등 다양한 명칭의 표장이 사용되고 있으며, “초코”와 다른 문자가 결합된 조어상표들인 쵸코콘, 쵸코팝, 쵸코후레이크 등의 표장도 상표로서 등록된 점을 고려하더라도 “초코파이”는 상품의 보통명칭이 아닌 식별력 있는 표장임이 명백하다. “초코파이”가 피고 등의 몇몇 회사에서 사용한 사실이 있다는 점만 가지고 초코렛이 도포된 빵 제품의 일반 상품명이나 관용표장으로 변질되었다고 할 수는 없다. 원고가 이 사건이 아닌 다른 오래 전의 분쟁사건에서 초코파이를 상품의 보통명칭인 것으로 인정한 사실이 있다고 하여 초코파이가 상품의 보통명칭이나 관용표장으로 될 수는 없다.

(2) “초코파이”는 일반 수요자나 거래자에게 원고의 상표로서 널리 인식되어 있다. 원고는 인용상표를 1974년에 처음으로 창작하여 원형으로 된 빵 제품에 초코렛을 바른 제품에 사용하기 시작하였고, 1974. 11. 16. 상표등록출원을 하여 등록을 받았으며, 1974년부터 이 건 등록상표의 갱신등록 전인 1990년까지 순 내수판매만 하더라도 245,545,000,000원 어치의 인용상표 제품을 판매하였고, 1985년부터 1990년까지만 해도 42억원(1998년까지는 123억원)의 광고비를 지출하는 등, TV, 라디오, 신문, 잡지 등 각종 매체를 통하여 인용상표 제품을 대대적으로 선전광고하여 온 결과, “초코파이”는 원고의 상표로서 일반 수요자들에게 널리 인식되어 누구나 알고 있을 정도로 저명한 상표가 되었다. 따라서, 설령 “초코파이”가 기술적(기술적) 표장에 해당한다 하더라도 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로 상표로서의 적법한 보호를 받아야 마땅하다. 피고는 인용상표의 주지저명성에 편승하여 부당한 이득을 챙기고 있다.

(3) 이 건 등록상표와 인용상표는 “쵸코파이” 또는 “초코파이”라는 식별력 있는 공통된 요부를 가지고 있으므로 서로 유사하고, 따라서 양 상표가 같은 지정상품에 사용되는 경우 상품의 출처를 오인하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있음에도 불구하고 이 건 심결은 상표의 식별력 및 수요자 기만에 관한 법리를 오해하여 결론을 달리 한 위법이 있다.

나. 피고의 주장 요지

(1) “초코파이”는 초코렛이 함유된 파이를 일반적으로 지칭하는 상품의 보통명칭 내지 관용명칭에 불과한바, 원고도 오래 전에 가처분신청서에서 이를 인정한 바 있고, 한국식품연감에도 초코파이가 상품의 보통명칭으로 기재되어 있으며, 이 건 등록상표와 인용상표를 비롯한 많은 상표등록의 등록원부에 초코파이가 지정상품으로 기재되어 있는 것을 보더라도 이를 확인할 수 있다. 비록 초코파이가 사전에 등재되어 있지는 않으나, 모든 복합명사가 사전에 기재될 수는 없는 것으로서 “레몬파이”, “치킨파이” 등도 국어사전에 기재되어 있지 않고, 마찬가지로 “초코우유”, “초코케익”, “초코아이스크림” 등의 상품 또한 사전에 기재되어 있지 않은 것을 보더라도 “초코파이”가 사전에 기재되어 있지 않다 하여 상품의 보통명칭이 아니라고 할 수는 없다. 초코파이 제품에 몽쉘통통, 빅파이 등의 상표가 사용되는 경우가 있으나 이는 프리미엄 초코파이 제품의 상표에 불과하고 초코파이가 상품의 보통명칭이 아니라는 점을 반증하는 것은 아니다. 초코파이 스타일의 제품은 원고가 최초로 개발한 것이 아니고 이미 미국에서 1917년부터 조그만 원형의 빵에 마쉬맬로우(marsh mallow)를 넣고 초코렛을 입힌 제품이 개발되어 판매되어 왔다.

(2) 설령 인용상표의 출원 당시에는 초코파이가 상품의 보통명칭이 아니었다고 하더라도 이 건 심결 당시에는 일반 수요자 사이에서 초코렛이 함유된 파이를 일컫는 보통명칭 내지 관용표장이 되었다. 피고는 이 건 등록상표가 부착된 초코파이 제품을 1979년부터 생산, 판매하기 시작하여 1998년까지 약 1860억원의 매출액을 기록하고 있고, 1992년부터 1998년까지의 수출실적만 해도 37,724,000달러에 이르고 있으며, 주식회사 크라운제과도 1989년부터 “크라운초코파이” 상표로 초코파이 제품을 연 평균 약 105억원 상당을 판매하여 왔고, 해태제과 주식회사도 1980년부터 “해태초코파이” 상표로 초코파이 제품을 판매하여 오는 등 “초코파이” 표장은 원고만이 사용해온 것이 아니라 피고 등에 의하여도 상품의 보통명칭으로 광범위하게 사용되어 왔다. 이러한 사용의 결과 일반 수요자는 “초코파이”를 초코렛이 표면에 발라져 있고 내부에는 크림류가 들어 있는 파이를 지칭하는 보통명칭 내지 관용표장으로 인식하게 되었다. 상품의 보통명칭이나 관용표장의 경우에는 상표법 제6조 제2항 의 사용에 의한 식별력을 취득할 수는 없다. 원고가 제출한 주지저명성의 입증자료는 “오리온 초코파이”에 관한 것이지 “초코파이”에 관한 것이 아니므로 “초코파이”의 주지저명성을 뒷받침하는 자료는 아니다.

(3) “초코파이” 표장은 직감적으로 초코렛이 함유된 파이를 의미하는 것으로 인식되므로 지정상품의 형상, 품질, 원재료 등을 직접적으로 표시하는 기술적 표장에 불과하다. 따라서 이 건 등록상표 및 인용상표에 있어서 요부는 “롯데”와 “오리온”이라 할 것이므로(상호라고 하여 자타 상품의 식별력이 없는 것이 아니다) 양 상표는 상품 출처의 오인, 혼동의 염려가 없어 수요자를 기만할 우려가 없다.

다. 판단

(1) 적용법규와 판단의 기준시점

상표법 부칙 제3조의 규정에 의하여 이 건에 적용될 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제2항 단서 1호 는 상표권의 존속기간은 존속기간갱신등록출원에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있는데 그 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 의 규정에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 같은 법 제72조 제1항 제1호 는 위 단서 규정에 위반되어 갱신등록된 경우에는 그 갱신등록이 무효로 될 수 있도록 규정하고 있다. 또한, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록이 거절되는 것으로 규정하고 있는바, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록사정시를 기준으로 판단하여야 할 것이므로, 갱신등록한 상표권이 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에 위반되어 그 갱신등록이 무효로 되어야 할 것인지 여부도 갱신등록사정시를 기준으로 판단하여야 할 것이다. 갑 제1호증의 기재에 의하면, 이 건 등록상표는 1991. 5. 24. 갱신등록사정이 된 사실을 인정할 수 있으므로 이 건 등록상표가 인용상표와 유사하여 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부는 1991. 5. 24.을 기준으로 판단하여야 할 것이다.

(2) 이 건 등록상표와 인용상표의 유사성 및 인용상표의 주지저명성에 대한 판단

이 건 등록상표는 “롯데” 아래에 “쵸코파이”가 2단으로 결합된 상표이고 인용상표는 “오리온 초코파이”로 구성된 상표인바, 양 상표에 있어서 “쵸코파이” 및 “초코파이”가 “롯데” 및 “오리온”과 일련불가분적으로 결합되었다고 볼 수 없으므로만약 “초코파이”(“쵸코파이”와 첫음의 모음에 극미한 차이만 있을 뿐 사실상 동일하므로 양 단어를 동시에 사용함에 있어서는 “초코파이”라고만 한다)가 자타 상품의 식별력이 있는 표장이라면 위 양 상표는 각각 “초코파이”로 약칭될 수 있다 할 것이어서 호칭과 관념이 유사하여 전체적으로 서로 유사한 상표라고 할 것이다.

한편, 인용상표가 그 지정상품과 관련하여 1991. 5. 24.을 기준으로 일반 수요자나 거래자에게 널리 인식되어 있는 사실에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론의 전취지에 의하여 이를 인정할 수 있고 반증이 없다(피고는 “초코파이”가 식별력이 없다고 주장할 뿐 “오리온 초코파이”가 일반 수요자에게 널리 인식된 상표라는 사실에 대하여는 이를 다투지 아니하고 있다).

따라서, “초코파이”가 자타 상품의 식별력이 있다면 특별한 사정이 없는 한(이 건 등록상표도 갱신등록사정시를 기준으로 국내의 일반 수요자에게 널리 알려져 있다면 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 없으나 이에 대하여는 “초코파이”가 식별력이 있는 경우에만 더 나아가 살펴볼 필요가 있다) 이 건 등록상표는 국내에 널리 인식된 인용상표와 유사하고 지정상품도 동일하므로 상품 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다 할 것이다. 그러므로, 아래에서는 “초코파이”의 식별력에 대하여 살펴본다.

(3) “초코파이” 표장의 자타 상품 식별력에 대한 판단

(가) 이 건 등록상표의 등록원부에 기재된 지정상품은 “쵸코파이”이므로 이 건 등록상표에 포함된 “쵸코파이”는 그 지정상품의 명칭을 사용한 것에 불과하여 당연히 식별력이 없다고 할 것이지만, 아래에서는 “초코파이”가 상품의 보통명칭이 될 수 없음에도 불구하고 지정상품으로 잘못 등록된 경우(이 경우에는 지정상품의 기재가 없는 셈으로 되나 지정상품을 “초코렛이 함유된 파이” 정도로 전제하고 판단할 수 밖에 없다)를 대비하여 더 나아가 살펴보기로 한다.

(나) 갑 제4 내지 9호증, 갑 제166호증, 을 제4호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, “초코”는 영어적으로 “초코렛”의 정식 약칭은 아니지만 “초코렛”을 의미하는 약칭으로 널리 사용되어 국내의 일반 수요자는 “초코”에 의하여 “초코렛”을 직감하고, “파이”는 과일이나 고기 등을 밀가루 반죽에 싸서 구운 것을 의미하며 밀가루 반죽에 싸는 과일이나 고기의 이름을 따라서 애플파이, 치킨파이, 레몬파이 등으로 호칭되는 사실, 원고는 1974년 원형으로 된 작은 크기의 빵과자 안에 마쉬맬로우를 넣고 외부에는 초코렛을 바른 제품을 개발하여 출시하면서 그 제품을 “초코파이”라 이름짓고 상표로는 “오리온 초코파이”를 부착하여 사용한 사실, “초코파이”는 원고가 처음으로 창작한 단어로서 원고가 창작하기 전에는 국내 및 국외에서 사용된 바가 없는 사실을 각 인정할 수 있고 반증 없다.

위 인정사실에 의하면, “초코파이”는 “초코”와 “파이”가 결합된 조어표장으로서 문언적으로 “초코렛을 밀가루 반죽에 싸서 구운 것” 내지는 “외부에 초코렛이 발라져 있는 파이”를 의미하는 것으로 일반 수요자에게 인식이 되어 상품의 원재료 등을 표시하는 기술적 표장에 해당된다 할 것이나, 원고가 초코파이 제품을 판매하기 시작할 무렵에는 초코파이가 거래자나 일반 수요자에 의하여 상품의 보통명칭 내지 관용표장으로 사용되고 있었다고 할 수는 없다.

(다) 갑 제26, 27호증, 갑 제29 내지 185호증의 각 기재 및 증인 김광집, 이성구의 각 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 원고의 초코파이 제품은 출시 이후 선풍적인 인기를 끌어 출시 첫해 약 10억원의 매출을 올린 것을 비롯하여 이 건 등록상표의 갱신등록 전인 1990년까지 국내에서만 약 245,545,000,000원(1998년까지는 약 583,747,000,000원) 어치의 인용상표 제품을 판매하는 등 단일 과자 제품으로는 역대 최고의 매출액을 기록하였고, TV, 라디오, 신문, 잡지 등 각종 매체를 통하여 1985년부터 1990년까지만 약 4,200,000,000원(1998년까지는 약 12,100,000,000원)의 광고비를 지출하는 등 인용상표 제품을 대대적으로 선전광고하여 이미 1990년경에는 원고의 인용상표가 부착된 초코파이 제품은 국내의 일반 수요자나 거래자에게 현저하게 인식된 사실, 삼성경제연구소의 1998년도 조사보고서에 의하면 원고의 초코파이 제품은 우리 나라 역대히트상품 9위를 차지한 사실, 1991년부터는 수출에 주력하여 중국, 러시아 등에 1996년 한해만 해도 약 24,000,000,000원 어치를 수출한 사실, 한국갤럽조사연구소가 1995. 11. 실시한 소비자 조사 결과에 의하면 최근 초코파이를 구매한 조사대상자의 79%가 원고의 초코파이 제품을 구입한 사실, 코리아리서치센터가 1994. 6. 25. 실시한 조사에 의하면 초코파이 하면 오리온 상표를 떠올리는 사람이 조사대상자의 91%에 이르는 사실을 각 인정할 수 있고 반증 없는바, 위 인정사실에 의하면 원고의 인용상표는 일반 수요자에게 현저하게 인식된 주지저명상표라 할 것이다.

그런데, 비록 대다수의 일반 수요자들이 “초코파이” 하면 “오리온” 상표를 떠올린다고 하더라도, 이는 “초코파이”가 “오리온”과 함께 원고의 상표로서 유명하기 때문인지, 아니면 “초코파이”가 상품의 보통명칭이지만 원고의 초코파이 제품이 가장 맛이 좋아 인기가 높고 시장 점유율이 매우 높기 때문에 “초코파이”에 의하여 원고의 상표인 “오리온”이 생각나기 때문인지에 대하여는 더 검토되어야 할 것인바, 아래에서는 이에 대하여 살펴본다.

(라) 갑 제1호증, 갑 제180 내지 183호증, 을 제1호증, 을 제3호증의 1, 을 제5 내지 7, 을 제10호증의 1 내지 8, 을 제12호증의 1 내지 35호증의 2, 을 제37호증의 1 내지 11, 을 제40 내지 56, 58호증, 을 제64 내지 80호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 원고는 1974. 11. 16. 구 상품류 구분 제3류에 지정상품을 “초코파이”로 하여 인용상표인 “오리온초코파이”에 대한 상표등록출원을 하여 1976. 6. 10. 등록 제46159호로 상표등록을 한 사실, 원고의 인용상표 제품이 인기를 끌자 피고는 지정상품을 “쵸코파이”로 하여 이 건 등록상표에 대하여 1979. 9. 27. 상표등록출원을 하여 1980. 11. 25. 상표등록을 하고, 이 건 등록상표가 부착된 초코파이 제품을 1979년부터 생산, 판매하기 시작하여 1989년에는 약 14,000,000,000원의 매출을 기록하는 등 1998년까지 약 186,000,000,000원의 매출액을 기록한 사실, 피고보조참가인 주식회사 크라운제과도 지정상품을 “초코파이”로 하여 “크라운초코파이 I” 및 “크라운초코파이 II” 상표에 대하여 1986. 9. 2. 상표등록출원을 하여 1987. 6. 23. 상표등록을 하고, 1989년부터 1998년에 이르기까지 크라운초코파이 상표로 초코파이 제품을 국내에서만 연 평균 약 8,300,000,000원 상당을 판매하여 왔으며, 피고보조참가인 해태제과 주식회사도 1980년부터 해태초코파이 상표로 초코파이 제품을 판매하여 온 사실, 각종 언론매체에서도 “초코파이”를 상품명으로 사용하여 원고와 피고를 비롯한 여러 제과회사에서 초코파이 제품을 판매하고 있고 또 러시아, 중국 등 외국에 대한 수출 경쟁이 치열하다고 소개하고 있는 사실, 1988. 4. 23. 원고는 피고를 상대로 제기한 부정경쟁금지 가처분신청사건에서 “초코파이”가 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이므로 요부가 될 수 없다고 자인한 사실, 원고는 인용상표 제품을 광고함에 있어서 “오리온 상표를 꼭 확인하세요”라는 문구를 넣어 광고하는 등 항상 “오리온”을 상표로 하여 “오리온 초코파이”로 사용하여 온 사실, 소외 주식회사 빙그레는 “쵸코렛성분이 함유된 파이” 등을 지정상품으로 하여 “빙그레 초코파이” 상표에 대하여 1999. 2. 4. 상표등록을 받은 사실, 원고는 1986. 1. 10. “초코파이” 표장에 대하여 상표등록출원을 하였으나 상품의 원재료 표시에 해당하고 “파이”가 아닌 지정상품에 사용될 경우 수요자들이 상품을 오인할 우려가 있다는 거절이유를 받고 거절사정되었고, 1997. 5. 19.에도 “CHOCOPIE” 표장에 대하여 상표등록출원을 하였으나 과자류의 보통명칭에 해당하고 초코파이와 관련이 없는 지정상품에 사용하면 이것과 관련이 있는 것으로 일반 수요자들로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 우려가 있다는 이유로 거절사정된 사실, 원고는 그 이후에도 계속하여 “초코파이” 표장이 포함된 상표에 대하여 상표등록출원을 하였으나 거절이유를 받고 지정상품을 “초코파이”로 보정하여 상표등록을 한 사실, 피고도 1984. 11. 27. “쵸코파이 골드” 상표에 대하여 상표등록출원을 하였으나 “쵸코파이”가 상품의 보통명칭에 해당하고 “골드”는 상품의 품질을 표시한다는 이유로 거절사정된 사실을 각 인정할 수 있고 반증이 없다.

위 인정사실에 의하면, 원고가 초코파이 표장을 처음으로 사용하기 시작한 1974년부터 인용상표의 등록시에 지정상품의 명칭을 “초코파이”로 스스로 기재한 것을 비롯하여 항상 “오리온”을 상표로 내세워 “오리온 초코파이”로만 사용하였을 뿐 “초코파이”를 독자적인 상표로 사용하였다고 볼만한 자료가 없고, 피고 등의 경쟁업체가 이미 1979년경부터 초코파이 표장을 상품명으로 광범위하게 사용하는 것을 보고도 한번도 사용 중지를 요구하지 않는 등 20여년에 걸쳐 “초코파이”를 상표로서 보호하기 위하여 필요한 조치를 취한 바 없으며, 이에 따라 피고나 피고보조참가인들도 초코파이 표장을 자유롭게 사용하여 왔고 각종 언론매체에서도 마치 “초코파이”가 상품의 종류를 나타내는 보통명칭인 것처럼 사용하여 온 결과(갑 제155호증에서 보는 바와 같이 언론매체에 따라서는 “초코파이”를 상표로서 이해하고 있는 경우도 있으나, 대부분의 언론매체는 “초코파이”가 상품의 보통명칭으로서 여러 제과회사에서 누구나 사용할 수 있는 것으로 기재하고 있다), “초코파이” 표장 자체는 원형의 작은 빵과자에 마쉬맬로우를 넣고 초코렛을 바른 제품을 의미하는 것으로 일반 수요자에게 인식이 되며, 여러 제조회사의 초코파이 제품은 그 앞에 붙은 “오리온”, “롯데”, “크라운”, “해태” 등에 의하여 제품의 출처가 식별되게 되었다고 보여지므로 결국 “초코파이”는 이 건 등록상표의 갱신등록사정 당시에 그러한 상품의 보통명칭 내지는 관용하는 상표로 되어 자타 상품의 식별력을 상실하였다고 봄이 상당하다 할 것이다(상표가 상품의 보통명칭화되었는지 여부는 당해 거래사회에서의 상품거래의 실정에 따라 결정되는 것이므로 “CHOCOPIE”가 법제와 관습 및 거래실정이 다른 외국에서 상표로서 등록되었다고 하여 우리 나라에서도 식별력이 있다고 할 수는 없다).

이와 같이 상품의 보통명칭 내지 관용표장이 되는 경우에는 구 상표법 제6조 제2항 에서 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득할 수도 없는 것이므로 원고의 초코파이 표장이 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 원고의 주장은 이유 없다(위에서 본 바와 같이 “초코파이” 표장이 단순히 상품의 성질을 나타내는 기술적 표장에 해당될 뿐 상품의 보통명칭이나 관용표장에 해당되지 않는다면 사용에 의한 식별력을 취득할 여지가 있었으나 “초코파이” 표장이 해당 상품의 제조업자들에 의하여 자유롭게 사용되고 원고도 20여년에 걸쳐 “초코파이” 표장의 독점적 사용에 대한 아무런 노력을 기울이지도 않음으로써 상표가 희석화되어 해당 상품의 보통명칭 내지 관용표장이 되어 버렸다 할 것이다).

(4) 소결론

따라서, 이 건 등록상표와 인용상표에 있어서 “초코파이”는 식별력이 없고 요부는 “롯데”와 “오리온”이라 할 것이므로 양 상표는 서로 비유사하여 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없고 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 없다 할 것이다.

3. 결론

그렇다면 이 건 심결은 결과적으로 정당하고 원고의 이 건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.