[1] 특허협력조약이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 한 경우, 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령에 따르는지 여부(적극) / 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하는 경우, 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보아야 하는지 여부(적극) / 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계한 경우, 우선권 주장을 할 수 있는지 여부(적극) 및 이때 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야 하는지 여부(소극)

[2] 갑 등이 을이 출원한 제1 내지 제5 선출원 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였고, 병이 갑 등으로부터 위 선출원 발명들을 기초로 우선권을 주장하여 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)이 정한 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 5개의 PCT 국제출원을 하면서 선출원 발명들을 기초로 우선권을 주장하였는데, 그 후 정 등이 후출원들에 관한 권리를 양수한 후 특허출원인명의를 변경하였고 특허청장에게 후출원들에 관하여 선출원 발명들에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였으나, 특허청장이 후출원들의 출원시점에서의 출원인과 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않는다는 등의 이유로 각 우선권 주장을 무효로 하는 처분을 한 사안에서, 병이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 된다고 한 사례

[1] 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘PCT’라 한다)이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다. 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다[PCT 제8조 ⑵⒝].

특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 ‘선출원’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다( 특허법 제55조 제1항 ). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 ‘선출원 발명’이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 ‘우선권 주장일’이라 한다)에 한 것으로 본다( 같은 조 제3항 ).

따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다.

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고( 특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로( 특허법 제37조 제1항 ), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항 은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

[2] 갑 등이 을이 출원한 제1 내지 제5 선출원 발명(이하 ‘선출원들’이라 한다)에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였고, 병이 갑 등으로부터 선출원들을 기초로 우선권을 주장하여 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘PCT’라 한다)이 정한 국제출원(이하 ‘PCT 국제출원’이라 한다)을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 5개의 PCT 국제출원(이하 ‘후출원들’이라 한다)을 하면서 선출원들을 기초로 우선권을 주장하였는데, 그 후 정 등이 후출원들에 관한 권리를 양수한 후 특허출원인명의를 변경하였고 특허청장에게 후출원들에 관하여 선출원들에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였으나, 특허청장이 후출원들의 출원시점에서의 출원인과 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않는다는 등의 이유로 각 우선권 주장을 무효로 하는 처분을 한 사안에서, 병은 후출원을 할 때 선출원들을 기초로 우선권 주장을 하면서 그 시점에 선출원들에 관하여 특허청장에게 특허출원인변경신고를 하지 않았지만, 후출원 시에 선출원들에 대하여 반드시 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없고, 병이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 되는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

[1] 특허협력조약 제8조 ⑵⒝, 특허법 제33조 제1항 , 제37조 제1항 , 제38조 제4항 , 제52조 , 제53조 , 제55조 제1항 , 제3항 , 특허법 시행규칙 제7조 제1항 , 제26조 제1항 [2] 특허협력조약 제8조 ⑵⒝, 특허법 제33조 제1항 , 제37조 제1항 , 제55조 제1항 , 제3항 , 특허법 시행규칙 제7조 제1항 , 제26조 제1항

제닙 피티이 엘티디(GENIP PTE. LTD) 외 1인 (소송대리인 변호사 윤인성 외 3인)

특허청장

서울고법 2016. 10. 11. 선고 2016누30905 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘PCT’라 한다)이 정한 국제출원(이하 ‘PCT 국제출원’이라 한다)을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다(이하 ‘PCT 자기지정출원’이라 한다). 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다[PCT 제8조 ⑵⒝].

특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 ‘선출원’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다( 특허법 제55조 제1항 ). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 ‘선출원 발명’이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 ‘우선권 주장일’이라 한다)에 한 것으로 본다( 같은 조 제3항 ).

따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다.

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고( 특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로( 특허법 제37조 제1항 ), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항 은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

① PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 ⑵⒝에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 한다. 피고는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로( 특허법 시행규칙 제7조 제1항 ), 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있다. 그리고 특허법 제38조 제4항 을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 된다. 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 된다.

② 특허법 제55조 제1항 은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 ‘특허를 받으려는 자’라고 규정하고 있을 뿐이다. 이는 특허법이 분할출원( 제52조 )과 실용신안등록출원의 변경출원( 제53조 )을 할 수 있는 자는 ‘출원인’이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비된다. 발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로( 특허법 제33조 제1항 ), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항 의 ‘특허를 받으려는 자’ 및 ‘자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당한다고 봄이 문리해석에 부합한다. 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항 도 이러한 해석을 뒷받침한다.

2. 원심판결 이유 및 적법하게 채택된 증거들에 의하면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가. 소외 1과 소외 2는 소외 3이 출원한 이 사건 제1 내지 제5 선출원 발명(이하 그 출원을 ‘이 사건 선출원들’이라 한다)에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였다.

나. 소외 4(영문 이름 생략)는 소외 1과 소외 2로부터 이 사건 선출원들을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 5개의 이 사건 PCT 국제출원(이하 ‘이 사건 후출원들’이라 한다)을 하면서 이 사건 선출원들을 기초로 우선권을 주장하였다.

다. 원고 제닙 피티이 엘티디(이하 ‘원고 제닙’이라 한다)는 소외 4로부터 이 사건 후출원들에 관한 권리를, 원고 인포브릿지 피티이 엘티디(이하 ‘원고 인포브릿지’라 한다)는 이 사건 후출원들 중 이 사건 제3, 4, 5 후출원에 관한 권리를 원고 제닙으로부터 양수한 후 특허출원인명의를 변경하였다.

라. 원고들은 피고에게 특허법 제203조 에 따라 이 사건 후출원들에 관하여 이 사건 선출원들에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였다. 피고는 원고들에게 이 사건 선출원들의 출원인 명의는 ‘소외 1과 소외 2’로 변경되었지만 이 사건 후출원들의 출원인은 ‘소외 4’이므로, 이 사건 후출원들의 출원시점에서 선출원인과 후출원인의 명의가 동일하지 않다면서 ‘후출원의 출원시점에서 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류를 제출하라’는 취지로 보정을 요구하였다.

마. 원고들은 위 보정요구에 따라 피고에게 이 사건 선출원들에 기초하여 우선권을 주장하여 PCT 국제출원(이 사건 후출원들)을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약서들을 제출하였고, 원고들이 이 사건 선출원들에 기초하여 우선권을 주장할 수 있는 권리를 양수하였다는 점에 대해 피고도 다투고 있지 않다.

바. 그러나 피고는 ‘이 사건 후출원들의 출원시점에서의 출원인과 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않고, 원고들이 보정서에 첨부서류로 제출한 권리이전계약서는 후출원의 출원시점에 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류에 해당하지 않는다’는 이유로 특허법 제16조 제1항 에 따라 각 우선권 주장을 무효로 하는 이 사건 처분을 하였다.

3. 이러한 사정을 앞서 살펴본 법리에 비추어 살펴본다.

가. 소외 4는 이 사건 후출원을 할 때 이 사건 선출원들을 기초로 우선권 주장을 하면서 그 시점에 이 사건 선출원들에 관하여 피고에게 특허출원인변경신고를 하지 않았지만, 이 사건 후출원 시에 이 사건 선출원들에 대하여 반드시 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없다. 소외 4가 이 사건 선출원들에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계사실을 후출원일 이후에 증명하는 것이 허용되기 때문이다. 또한 원고들이 피고에게 제출한 이 사건 각 권리이전승계서는 이 사건 후출원 발명의 등록 전에 제출되었으므로 특허법 시행규칙 제26조 제1항 에 따라 적법하게 제출된 것으로 볼 수 있다.

나. 이 사건 선출원들의 출원인과 이 사건 후출원들의 출원인이 동일하지 아니하므로, 이 사건 각 권리이전계약서 등에 따라 소외 4가 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있다. 이를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 될 것이다.

4. 그럼에도 원심은 이와 달리 이 사건 후출원 시에 특허출원인변경신고가 되어 있지 않다는 이유로 원고들의 이 사건 우선권 주장을 무효로 한 이 사건 처분이 적법하다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 국내우선권 주장 및 우선권 심사에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

5. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.