2009가합10983 직무발명보상금

차A (63년생, 남)

소송대리인 변호사 조봉국

주식회사

대표이사 이D

소송대리인 법무법인 화우

담당변호사 홍동오, 전소연

2010. 12. 2.

2010. 12. 23.

1. 피고는 원고에게 71,170,931원 및 이에 대하여 2009. 6. 11.부터 2010. 12. 23.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용 중 4/5는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

피고는 원고에게 1,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

1. 기초사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1, 2호증의 각 1, 2, 을 제11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가. 원고는 선박의 건조, 판매 및 수출 등을 목적으로 하는 회사인 피고의 생산관리부 생산기술팀 과장으로 근무하다가 2001년 8월경 퇴사하였다.

나. 원고는 피고의 생산기술팀원들과 함께 1999년 3월경 피고로부터 연간 매출 증대의 사업 목표 달성을 위하여 선박 건조 도크 등에서의 블록 탑재 단위를 크게 할 수 있는 방법 등에 관한 연구 과제를 부여받고 그 무렵부터 개발업무에 착수하여 7~8개월간 수행한 결과, 별지(생략) 목록 제1항 기재와 같은 스키드 탑재공법을 이용한 드라이 도크에서의 선박건조공법 및 이를 위한 스키드 보기 시스템(발명자 : 원고, 이하 '제1발명'이라 한다)과 별지(생략) 목록 제2항 기재와 같은 개방힌지 및 이를 이용한 선박의 격벽 셋업 구조체(발명자 : 원고와 김C, 이하 '제2발명'이라 한다)를 발명하게 되었고, 이후 피고는 원고 등 발명자들로부터 제1, 2발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 제1발명에 관하여는 1999. 12. 31. 출원하고 2002. 2. 27. 특허등록을, 제2발명에 관하여는 2000. 1. 15. 출원하고 2002. 7. 18. 특허등록을 각 마친 다음 그 무렵 전후부터 제1 발명을 피고의 부산 영도, 인천, 부산 다대포, 울산 등 4곳의 조선소에서 그 선박건조 작업에 채택. 적용하여 왔다.

다. 피고의 직무발명보상규정에 의하면, 피고는 종업원의 직무발명에 따르는 모든 권한을 승계하고, 그 대가로 보상금을 지급하여야 하며 그 보상은 등록보상, 실적보상, 처분보상으로 나뉘어져 있는데 원고는 위 규정에 따라 피고로부터 제1, 2발명에 관한 보상금으로 합계 30만 원(= 출원보상 15만 원 + 등록보상 15만 원)을 지급받았다.

라. 한편 이 사건과 관련된 발명진흥법 제15조 (직무발명에 대한 보상)의 규정은 아래와 같다.

① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의의 상황

2. 책정된 보상기준의 공표 게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황

3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황

③ 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

2. 주장 및 판단

가. 원고의 주장

원고는 이 사건 청구원인으로, 피고가 자신에게서 제1, 2발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 특허등록을 마친 후 이를 실시하여 상당한 이익을 얻고 있는바, 주된 발명인 제1발명에 관한 특허권 존속기간인 그 등록일 2002. 2. 27.부터 그 만료일 2019. 12. 31.까지 약 17년 10개월 동안 얻을 이익 약 896억 6,940만 원[= 2002. 2. 27.부터 2009. 2. 27.까지 이익 420억 원{= 연간 영업이익 60억 원(= 제1, 2발명에 따른 매출증가분 750억 원X 통상 영업이익률 8%) X 7년} + 2009. 2. 28.부터 2019. 12. 31.까지 현가로 환산한 이익 476억 6,940만 원(= 60억 원X 호프만수치 7.9449)]에 원고의 공헌도 내지 기여율 50%를 고려하면, 피고가 지급해야 할 정당한 보상금은 448억 3,470만 원(= 896억 6,940만 원 X 50%)이 되는데 그 중 일부로서 우선 10억 원의 보상금의 지급을 구한다고 주장한다.

나. 판단

1) 직무발명 보상금청구권의 발생

가) 위 인정사실에 의하면, 원고는 피고의 종업원으로서 직무발명에 해당하는 제1발명에 대하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 승계시켜 주었으므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 그에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나) 그러나 제2발명에 관하여 보건대, 설령 원고가 피고에게 그 특허를 받을 권리를 승계시켜 주었다 하더라도 원고는 이 법원의 수차례에 걸친 석명요구에도 불구하고 줄곧 피고가 제2발명으로 인하여 매출 및 이익의 증대를 얻었으므로 제1, 2발명에 관한 보상금 산정을 함께 해야 한다고만 주장하거나 뒤늦게 피고의 제2발명으로 인한 연간 이익이 1억 원 정도에 이른다고 주장만 하였을 뿐 그 보상금 산정자료 등을 제출하거나 그에 관한 소송행위를 전혀 하지 않았으며, 또한 원고의 위 주장사실에 관하여는 피고가 제2발명을 부산 조선소에서 채택하고 있다는 사정이나 갑 제2호증의 1, 2, 갑 제3호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 제2발명에 관한 직무발명 보상금청구는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

다) 피고의 주장에 관한 판단

먼저 피고는, 피고가 실시하고 있는 기술은 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우로서 제1발명과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않으므로, 원고는 제1발명 이 직무발명임을 이유로 보상금청구를 할 수 없다고 주장한다.

살피건대, 종업원이 직무발명을 하여 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 계약 · 근무규정에 의해 승계하게 한 경우 그 승계와 동시에 종업원은 사용자에 대해 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 권리를 취득하고, 그 후 그 직무발명에 대해 특허가 실제로 출원·등록되었는지 여부, 사용자가 그 직무발명 내지 이에 기초한 특허를 실제로 실시하였는지 여부, 또는 그 특허의 등록이 무효가 되었는지 여부 등의 후발적 사정은 직무발명 보상금청구권의 발생에 장애가 되지 아니하고, 다만 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있을 뿐이라 할 것인바, 피고가 주장하는 사정은 사실상 제1발명의 특허권 등록에 무효사유가 있다는 것으로 그와 같은 사정은 직무발명 보상금 산정에 고려될 수 있는 요소일 뿐이지 그 청구권 행사 자체를 저지할 사유는 아니라 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

다음으로 피고는, 제1발명과 대비하여 기술적 측면이나 경비의 측면에서 동등한 유사 대체기술이 존재하고 또한 제1발명은 객관적인 기술가치가 매우 낮을 뿐만 아니라 타사에 무상의 통상실시권을 허여하였으므로 제1발명으로 인한 이익은 전무하며 더욱이 이러한 사정을 알면서도 거액의 보상금지급을 구하는 원고의 청구는 권리남용에 해당하여 부당하다는 취지로 주장한다.

살피건대, 우선 앞서의 주장 사정들은 보상액 산정시 원고에게 불리하게 작용될 수 있는 사유들일 뿐이지 그로써 사용자가 얻을 독점적 실시 이익이 전무하다고 볼 수 없고, 비록 타사에 무상의 통상실시권을 허여하였다 하더라도 이 사건에서는 전용실시권을 설정하였을 경우의 예상 실시료율을 기준으로 삼아야 하는 것이며, 피고는 여전히 제1발명의 특허권자로서 그 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위에 있다 할 것이고, 또한 제1발명의 특허에 무효사유가 있음이 분명한 경우 제1발명의 특허권자인 피고가 그에 기초한 금지와 손해배상 등의 주장을 하는 것이 권리남용에 해당하여 불허됨은 별론으로 하고, 원고가 피고의 위 주장 사정들을 알고 있었다는 점만으로 권리남용에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라 그와 같은 점을 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 피고의 위 주장 역시 이유 없다.

끝으로 피고는, 원고가 이미 회사 내부 직무발명보상규정에 따른 보상금을 수령하였으므로 추가로 거액의 보상금을 청구하는 것은 다른 종업원과의 형평성 등에 비추어 부당하다는 취지로 주장하므로 살피건대, 발명진흥법 제15조에 의하면 계약이나 근무규정에서 따라 수령한 종업원의 직무발명보상금이 제반 상황을 고려하여 합리적인 것으로 인정될 경우 정당한 보상으로 보지만 그렇게 볼 수 없는 경우에는 사용자가 얻을 이익 등을 고려하여 정당한 보상액을 결정하여야 한다는 취지로 규정되어 있는바, 원고가 수령한 위 30만 원이 정당한 보상액이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고의 위 주장도 이유 없다.

2) 직무발명 보상금의 범위

가) 직무발명으로 인한 보상금청구소송에서 그 청구권의 발생사실은 인정되나 구체적인 보상금의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 정당한 보상금의 수액은 직무발명제도와 그 보상에 관한 법령의 취지를 참작하고, 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 직무발명의 경위와 객관적인 기술가치, 유사한 대체기술의 존재 여부, 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 종업원과 사용자가 공헌한 정도, 사용자의 과거 직무발명에 대한 보상금 지급례, 그 특허의 이용 형태 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 산정함이 상당하다고 할 것인바(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결 등 참조), 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는, ① 제1발명에 의하여 피고가 얻을 이익 X ② 발명자인 원고에 대한 보상률로 정해진다 할 것이다.

나) 제1발명으로 인하여 피고가 얻을 이익

(1) 살피건대, 피고가 원고의 제1발명을 승계하여 그 특허권을 보유함으로써 얻을 이익은 특허권자로서 일반 공중으로 하여금 이를 실시할 수 없도록 함과 아울러 이를 제3자에게 실시하게 할 권리를 전유함으로써 얻는 이익이라 할 것인데 그 이익액은 제1발명 자체가 지니는 독점적 효력만을 참작하여야 할 것인 점, 피고가 제1발명을 유상으로 제3자에게 실시하게 할 수 있는 지위에 있는 점 등에 비추어 피고의 연 평균 매출액에, 피고가 이를 독점적으로 이용함으로 인하여 얻는 이익률 및 제1발명을 제3자에게 전용실시권을 설정해 주고 받을 경우의 적정 실시료율을 곱한 금액 상당이라 할 것이다 (따라서 사용자가 얻을 이익은 타인의 실시를 배제하고 이를 독점적으로 사용하거나 사용권을 설정함으로써 얻게 되는 이익으로 사용자가 특허발명의 실시로 받은 영업이익 전부가 그 이익이 되는 것은 아니라 할 것이므로, 제1발명에 따른 연간 영업이익 60억 원을 기준으로 하는 보상금 산정에 관한 원고의 주장은 받아들이지 않는다).

(2) 이 사건에 관하여 보건대, 갑 제3호증, 갑 제6호증, 을 제1, 2, 7, 8, 9호증, 을 제10호증의 1 내지 5, 을 제12, 13호증의 각 기재와 감정인 임E의 감정결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 1999. 6. 21.부터 같은 달 24일까지 4일간 개최된 제1발명에 의한 생산혁신에 관한 피고의 TFT(Task Force Team) 회의 결과에 따르면 제1발명의 시행으로 인한 연간 매출액이 기존의 5,140억 원에서 750억 원이 증대된 5,890억 원으로 예상 분석된 점, 2001년도 기준 생산성 배가추진에 따른 혁신적인 공법 개발의 필요성으로 1999년 10월경 완성된 제1발명의 특허권 존속기간은 그 등록일인 2002. 2. 27.부터 출원일로부터 20년이 되는 날인 2019. 12. 31.까지로 그로 인하여 생산 효율성이 증대되어 선박 건조기간이 단축되고 선박 건조량이 증가된 것으로 보이는바, 위 기간 동안의 연간 위 예상 매출액은 경쟁업체의 신 공법 개발과 피고의 선박 수주 감소, 선박 시장 경기 악화 등으로 인한 시장점유율의 변동에 따라 실제로는 감소되었거나 향후 더 감소될 여지도 있으나 반면 시장 규모의 확대, 경쟁력 강화 등으로 실제 그보다 매출액이 증가하였거나 향후 더 증가할 가능성도 배제할 수 없어 위 기간 동안의 연간 평균 매출액은 약 5,890억 원에 이를 것으로 추정되고 이와 달리 볼 만한 증거가 없는 점, 피고는 제1발명 특허권 등록일로부터 약 4개월 후인 2002.6.11. ◆ 주식회사로부터 조선공업협회 산하 특허기술 분과위원회에서의 조사 분석 결과 제1발명의 특허에 무효사유가 있다는 이유로 그 특허권 행사의 자제 요청을 받고 이를 수용하여 같은 달 25일 제1발명의 특허기술에 관한 통상실시권을 허여한 점, 제1발명 특허등록 이후 경쟁업체에서도 제1발명과 유사한 대체기술들을 도입 채택하여 건조기간 단축과 인건비 절감 등의 효과를 거둔 것으로 보이는 점, 사실상 제1발명을 채택, 적용한 것으로 봄이 상당한 피고 주장 실시 기술은 모두 5단계로 이루어져 있는데 이는 1980. 11. 4. 일본 특허공보(소55-140682호)에 공개된 대형구조물의 조립방법에 관한 발명, 1995. 7. 31. 국내 특허공보(공고번호 제1995-0008504호)에 공고된 중량물 반송장치에 관한 발명, 1998. 12. 1. 국내 특허공보(등록번호 제0159809호)에 공고된 대형구조물 유압식 승강 및 이송대차에 관한 발명 등 제1발명의 출원일인 1999. 12. 31. 이전의 공지의 기술로부터 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 경우에 해당하여 제1발명의 특허등록에 무효사유가 있음을 배제할 수 없고 그 객관적인 기술가치나 독점적인 지위가 낮아진 것으로 평가되는 점(원고는, 위 감정인 임E는 선박기술 분야의 전문가가 아닌 변리사에 불과하여 그가 특허청의 실질조사 결과의 당부를 감정평가하는 것은 부당하므로 위 감정결과를 신빙할 수 없고 부당하다는 취지로 주장하나, 이 법원의 특허청장에 대한 사실조회 결과만으로 위 임E의 감정평가에 오류가 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리그 감정이 경험법칙이나 논리법칙에 위배되어 위법하다고 볼 만한 사정을 찾아볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다), 피고는 제1발명에 관한 권리를 원고로부터 승계하지 않았더라도 무상의 통상실시권을 가질 수 있었던 점 등에 비추어 보면, 2002년경부터 2019년경까지 제1발명으로 인한 피고의 연 평균 매출액은 약 5,890억 원, 제1발명에 관한 독점적 지위에 의한 이익률은 1%, 그 적정 실시료율은 0.5%로 봄이 상당하다.

(3) 이상의 판단을 기초로 원고가 구하는 바에 따라 그 특허등록일인 2002. 2. 27.부터 그 존속기간 만료일인 2019. 12. 31.까지 약 17년 10개월간 피고가 제1발명으로 인하여 얻을 이익을 계산하면 아래와 같이 474,472,876원이 된다.

(가) 2002. 2. 27.부터 이 사건 변론 종결일에 가까운 2010년 12월경까지 8년 10개월간의 예상 매출액 : 약 5조 2,028억 3,333만 3,333원= 연 평균 매출액 5,890억 원 X (8 + 10/12), 원 미만은 버림, 이하 같다)

(나) 2011년 1월경부터 그 만료일에 가까운 2019년 12월경까지의 추정 매출액 : 4조 2,866억 2,420만 원(호프만식 계산법에 의하여 이 사건 변론종결일이 속한 2010년 12월경 당시의 현가로 환산한 것으로 구체적인 내역은 별지 계산 내역과 같다) (다) 소계 : 9조 4,894억 5,753만 3,333원(= 5조 2,028억 3,333만 3,333원 + 4조 2,866억 2,420만 원)

(라) 수익액의 결정 : 474,472,876원(= 9조 4,894억 5,753만 3,333원 X 독점적 지위에 의한 이익률 1% X 적정 실시료율 0.5%)

다) 원고에 대한 보상률(피고의 공헌도) 제1발명에 있어서 사용자인 피고와 발명자인 원고가 어느 정도의 비율로 공헌하였는지에 관하여 보건대, 앞서 든 증거들과 갑 제4, 5호증의 각 1, 을 제18호증의 각 일부 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 피고는 국내 굴지의 선박회사로서 그동안 축적된 연구 경험과 노하우 등을 바탕으로 1999년 3월경 그 생산관리부 생산기술팀 소속의 원고로 하여금 제1발명을 위한 연구 개발작업을 수행하도록 한 후 연구 보조시설과 연구비를 동원하는 등 지속적인 물적 투자를 해 온 결과 제1발명이 완성에 이르게 된 것으로 보이는 점, 특히 제1발명의 특허출원이 이루어지기 전의 연구 개발기간은 1991년 3월경부터 같은 해 10월경까지 1년이 채 안 되는 것으로 보이나 그 과정에서 피고는 설계부서, 생산관리, 생산부서, 시설 · 외주·공무 등 4개의 조직으로 이루어진 앞서 본 TFT팀을 구성하여 제1발명의 개발 업무에 보조 인적 자원을 제공한 것으로 보이는 점, 비록 제1발명의 연구 개발에 있어 원고가 기본설계 등 주요 업무를 맡아 주도적인 역할을 수행한 것으로 보이기는 하나 위 TFT팀의 조직 구성원들인 피고의 도D1부장(TFT팀장), 김D2 차장(생산관리부), 김C 과장(생산관리부 소속으로 원고와 함께 제2발명의 공동발명자로 등록됨)의 자문과 협조 및 피고의 연구비 내지 연구 자재 등의 인적·물적 지원 없이는 제1발명이 이루어질 수 없었던 점, 더욱이 위 TFT팀의 운영을 총괄한 사람은 피고의 정D3 이사였는데 그가 당시 피고의 건설부문에서 사용되던 잭업(Jack-up) 공법의 수직운동을 선체 블록 조립분야에서 스키딩에 의한 수평운동으로 응용하는 것이 좋겠다는 아이디어를 제공하여 제1발명의 기초가 마련된 것으로 보이는 점, 피고의 직무발명보상규정에는 처분보상의 발명자 보상률을 5%(상한 2,000만 원)로 정하고 있는 점 등 연구 과제의 기획 및 수행 경위, 피고의 인적·물적 토대의 제공, 제1발명의 연구 개발에 직·간접적으로 참여한 인적 구성원의 범위와 참여 정도, 원고의 경력, 연구 개발기간 등 이 사건 변론에 나타난 제반 사정을 종합하면, 제1발명에 대한 사용자인 피고의 공헌도는 85% 정도에 이른다고 봄이 상당하므로, 발명자인 원고에 대한 보상률은 15%가 된다고 할 것이다.

라) 소결

따라서 피고가 원고에게 지급해야 할 정당한 보상금의 액수는 71,170,931원(= 제1발명으로 인하여 피고가 얻을 이익 474,472,876원 X 원고에 대한 보상률 15%)이 된다 할 것이므로, 결국 피고는 원고에게 71,170,931원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날임이 기록상 명백한 2009. 6. 11.부터 피고가 이 사건 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 사건 판결 선고일인 2010. 12. 23.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장판사고재민

판사이효인

판사김병주