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원고
원고 (소송대리인 법무법인 비전인터내셔널 담당변호사 정재헌)
피고
벌서티 스피릿 코퍼레이션 (소송대리인 변호사 이회기 외 1인)
변론종결
2010. 7. 13.
주문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지
도메인이름 “www.nca.com”에 관하여 피고의 원고에 대한 등록이전 또는 사용금지 청구권이 존재하지 아니함을 확인한다.
이유
1. 기초사실
가. 원고는 2000. 5. 10. 도메인이름 등록기관인 주식회사 사이덴티티(www.cypack, 이하 ‘사이덴티티’라고 한다)에 “nca.com"이라는 도메인이름(이하 ‘이 사건 도메인이름’이라 한다)을 등록한 대한민국 국민이다.
나. 미국의 소외 1은 1948.경 전국치어리더연합회(National Cheerleaders Association)를 설립하였는데, 고등학생과 대학생들이 치어리딩을 배울 수 있는 치어리딩 캠프를 운영하고, 치어리더 경연대회를 개최하였으며, 치어리딩 의상, 용품을 제작, 판매하였다. 전국치어리더연합회는 1952.경부터 NCA라는 상표를 사용하기 시작하였고, NCA 표장을 1997. 2. 11. 미국 주1) 특허상표청 에, 2002. 10. 15. 유럽 상표청에 각 등록하였다.
한편, 1974.경 소외 2는 Universal Cheerleaders Association(UCA)을 설립하였는데, 학생들에게 치어리딩을 가르치는 캠프를 개최하는 것 외에도 치어리딩 의상, 용품을 제작하는 Varsity Spirit Fashions and Suppliers라는 부서를 만들어 사업분야를 확장하였다. 이후 치어리딩 의류, 용품에 대한 매출이 늘자 1992.경 UCA를 현재 피고 회사명인 Varsity Spirit Corporation으로 상호를 변경하였다.
2008.경 피고와 National Spirit Group이 합병하였는바, 합병에 의하여 피고는 NCA 상표권을 비롯한 권리를 모두 승계받게 되었고 2008. 7. 21. NCA 표장에 관한 미국 상표권이 피고 명의로 양도등록되었다.
다. 원고는 이 사건 도메인이름을 이용한 웹사이트를 개설하여 NCA Cheerleading, Cheerleading, Cheerleading Music, Cheerleading Outfits, Cheerleading Shoes 등의 단어를 포함한 각종 검색어들을 나열하고, 성인용품 등의 서비스를 포함하는 제3자의 웹사이트로 연결되는 링크와 치어리딩 의류, 용품 등을 파는 피고의 경쟁사들의 웹사이트로 연결되는 링크를 설정해 두고 있었다 주2) .
라. 피고는 2008. 8. 12. 미국의 국가중재위원회(National Arbitration Forum 주3) ) 에 원고를 상대로 원고가 정당한 권리 없이 악의적으로 피고의 상표와 유사한 도메인이름을 보유하고 있다는 이유로 그 도메인이름을 피고에게 이전등록을 명하여 줄 것을 요구하는 분쟁처리신청을 하였고, 위 위원회는 2008. 10. 13. UDRP 제4조 제a항에 따라, 원고의 도메인이름 중 일반최상위 도메인이름의 확장자에 불과한 .com을 제외한 nca는 피고의 등록 상표 중 ‘NCA'와 동일하고, 원고가 그 접속자들로 하여금 피고와 경쟁관계에 있는 업체의 웹사이트로 연결되도록 하는 행위는 피고의 상표의 가치에 편승하여 피고의 서비스를 이용하려고 하는 인터넷이용자들을 이 사건 도메인이름을 통해 연결된 웹사이트로 유인함으로써 이익을 얻으려는 의도를 가지고 이루어진 것이므로 원고에게는 그 도메인이름에 관한 정당한 권리 내지 이익이 없고 부정한 목적이 인정된다는 이유로, 원고에 대하여 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전하라는 내용의 결정을 하였고, 원고는 이에 불복하여 UDRP 제4조 제k항에 따라 이 사건 소를 제기하였다.
[인정근거] 갑7, 10, 11호증의 각 기재, 을1 내지 6호증, 을11 내지 16호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장
원고는 장래의 도메인 사업을 위하여 이 사건 도메인이름을 등록하였고, 이 사건 도메인이름 하에 웹사이트를 개설하여 각종 언어로 검색루트를 제공하는 등 이 사건 도메인이름을 사용해 왔으므로 이 사건 도메인이름에 대한 정당한 권리 및 이익을 가지고 있고, 원고로서는 피고의 등록 상표인 NCA 표장에 대한 아무런 부정한 목적이 없는데도 불구하고, 국가중재위원회는 원고에게 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전하라고 결정한 것은 UDRP 제4조 제a항 및 제c항의 충족 여부를 잘못 판단한 것이므로, 피고의 원고에 대한 이 사건 도메인이름에 관한 등록이전 또는 사용금지 청구권이 존재하지 아니한다는 확인을 구한다.
나. 피고의 주장
(1) 피고는 미국과 유럽 등지에서 등록된 NCA 상표 및 서비스표권을 보유하고 있는 권리자이므로 이와 요부가 동일한 이 사건 도메인이름에 대한 정당한 권리가 있고, 원고가 막연히 인터넷 사업준비를 위해 이 사건 도메인이름을 등록, 보유하였다는 주장만으로는 이 사건 도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익이 있다고 할 수 없으며, 원고가 이 사건 도메인이름을 등록, 보유하고 있는 것은 이 사건 도메인이름에 대한 정당한 권리를 가진 자의 사업을 방해하거나 그로부터 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적으로 이루어진 것이 명백하므로, 원고의 이 사건 도메인이름의 등록은 UDRP 제4조 제a항 및 제c항을 충족하는 것으로서 국가중재위원회의 이전결정에 아무런 하자가 없으므로 원고의 청구는 기각되어야 한다.
(3) 또한 원고의 행위는 국내의 인터넷주소자원에 관한 법률 제12조 에서 금지하고 있는 “타인이 정당한 권원을 가진 도메인이름을 부정한 목적으로 등록, 보유, 사용하는 행위”에 해당되므로, 피고는 원고에 대하여 이 사건 도메인이름에 대한 이전을 청구할 수 있는 권리가 있다.
3. 판단
가. UDRP가 피고의 이 사건 도메인이름 사용금지청구권과 이전등록청구권의 판단기준이 될 수 있는지 여부
아이칸의 UDRP는 도메인이름 등록기관과 도메인이름 등록인 사이에 합의된 등록약관의 내용에 편입되어 도메인이름 등록인과 상표 또는 서비스표에 관한 권리를 가진 자(이하 ‘제3자’라고 한다) 사이에 도메인이름을 둘러싸고 분쟁이 발생한 경우 그 등록의 유지·취소·이전 등에 관한 판단을 신속히 내려 등록행정의 적정성을 향상시키기 위한 등록기관의 행정절차에 관한 규정으로서, 그 자체에 분쟁해결정책에 의한 의무적 행정절차(Mandatory Administrative Proceeding)의 개시 전 또는 종결 후는 물론 절차진행 중에도 국제재판관할권이 있는 법원이 도메인이름에 관한 분쟁을 최종적으로 해결할 것을 예정하고 있으므로(분쟁해결정책 제4조 제k항, 분쟁해결정책규칙 제18조 제a항 참조), 의무적 행정절차에서 도메인이름 등록기관과 그 등록인 및 제3자에 대하여 구속력을 가짐에 불과하고, 도메인이름 등록인과 제3자 사이에 이를 의무적 행정절차 외에서도 분쟁해결의 기준으로 삼기로 합의하는 등 특별한 사정이 없는 한 의무적 행정절차 외에서 도메인이름 등록인과 제3자를 규율하는 구속력을 가지는 것은 아니다. 따라서 도메인이름 등록인과 제3자 사이의 도메인이름에 관한 소송을 심리·판단하는 법원은 특별한 사정이 없는 한 분쟁해결정책에 의할 것이 아니라 당해 사건에 적용 가능한 법률에 의하여 당해 사건을 심리·판단하여야 한다( 대법원 2008. 2. 1. 선고 2004다72457 판결 참조).
따라서 원고가 UDRP에 따른 도메인이름 이전결정에 불복하여 제기한 이 사건 소에 있어서 UDRP가 피고의 이 사건 도메인이름에 대한 사용금지청구권 및 이전등록청구권의 존부에 관한 사법적 판단기준이 될 수는 없으므로, 원고의 이 사건 도메인이름의 등록이 UDRP 제4조 제a항 및 제c항을 충족하기 때문에 국가중재위원회의 이전결정에 아무런 하자가 없다는 피고의 주장은 이유 없다.
나. 미국 반사이버스쿼팅 소비자보호법(이하 ‘ACPA’라 한다)이 피고의 이 사건 도메인이름 사용금지청구권과 이전등록청구권의 판단기준이 될 수 있는지 여부
(1) 이 사건에서 피고의 원고에 대한 도메인이름의 사용금지청구와 이전등록청구는 사인의 재산권에 기초한 청구이고, 원고는 주소가 대한민국 국내에 있는 한국인이고, 피고는 본점이 있는 곳이 미국인 미국법인이며, 원고의 우리나라에서의 행위에 관한 청구이지만, 미국 ACPA에 따라 부여된 권리에 기초한 청구라는 점에서 국제적인 요소가 포함되어 있으므로 준거법을 결정할 필요가 있다.
미국 ACPA에 기초한 도메인이름 사용금지청구와 이전등록청구는 정의와 공평의 관념에서 피해자에게 생긴 과거의 손해를 전보하고자 함을 목적으로 하는 불법행위에 기초한 청구와 그 취지와 성격을 달리하는 것이고, 미국 상표권의 독점적 배타적 효력에 기초한 것이다. 따라서 미국 상표권에 기초한 도메인이름의 사용금지청구와 이전등록청구에 관해서는 그 법률관계의 성질을 상표권의 효력으로 봄이 상당하다.
그리고 상표권의 효력의 준거법에 관해서는 국제사법 제24조 에서 ‘지적재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다.’고 규정하고 있다. 이는 지적재산권에 관한 일반적인 준거법을 규정할 필요가 크지 아니하여 지적재산권의 침해행위의 준거법만을 규정한 것이고, 지적재산의 침해와 관련해서는 지적재산권의 보호를 인정하는 보호국에서만 침해가 인정될 수 있으므로 침해지법은 보호국법과 동일하다. 따라서 상표권의 효력의 준거법은 국제사법 제24조 의 침해지법에 해당하는 당해 상표권과 가장 밀접한 관계가 있는 국가인 당해 상표권이 등록되어 있는 국가의 법률에 의한다고 해석함이 상당하다. 이는 상표권이 국가별로 출원과 등록을 거쳐 권리로서 인정되는 것이고, 상표권에 관해서는 속지주의 원칙을 채용하는 국가가 많고, 그에 따르면 각국의 상표권이 그 성립, 이전, 효력 등에 관해 당해 국가의 법률에 따라 정해지며, 상표권의 효력이 당해 국가의 영역 내에서만 인정되고, 상표권이 효력이 당해 국가의 영역 내에서만 인정되고 있는 한 당해 상표권의 보호가 요구되는 국가는 등록된 국가라는 사정에 비추어 상표권과 가장 밀접한 관계가 있는 것은 당해 상표권이 등록된 국가라고 해석함이 상당하다.
따라서 상표권에 기초한 도메인이름의 사용금지청구와 이전등록청구의 준거법은 당해 상표권이 등록된 국가의 법률이라고 보아야 하고, 피고의 원고에 대한 이 사건 사용금지청구와 이전청구에 관해서는 미국 상표권이 등록되어 있는 국가인 미국 법률이 준거법이 된다.
(2) 그런데 미국의 ACPA{미합중국법전 제15권 제1125조 (d)항}는 타인의 상표를 이용하여 이득을 취하려는 부정한 목적을 가지고 식별력이 있는 상표와 동일 내지는 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 사용하거나 저명한 상표와 동일 내지는 혼동을 일으킬 정도로 유사하고 그 저명한 상표를 희석시키는 도메인이름을 사용하는 경우에는 법원이 그 도메인이름의 등록의 말소나 취소 또는 그 도메인이름을 상표권자에게 이전할 것을 명할 수 있도록 규정하고 있다. 또한 부정한 목적을 판단함에 있어 도메인이름의 등록자가 소비자들을 상표권자의 온라인 영역으로부터 그 도메인이름을 통해 접속되는 사이트로 유인함으로써 그 상표의 신용을 훼손하려는 의도가 있었는지, 사이트의 운영주체에 관한 혼동을 일으킴으로써 상업적 이득을 취하거나 상표의 가치를 손상시킬 의도가 있었는지 여부를 그 고려요소의 하나로 규정하고 있다.
따라서 ACPA에 따르면 위와 같이 부정한 목적으로 타인의 상표와 유사한 도메인이름을 사용함으로써 미국의 상표권을 침해하는 행위에 대해서는 그 도메인이름이 우리나라의 등록기관에 등록되어 있다고 하더라도 우리나라의 영역 내에서 그 도메인이름의 등록의 말소나 그 도메인이름의 이전등록을 구하는 청구가 용인될 여지가 있다.
그러나 우리나라는 상표권에 관해서 속지주의의 원칙을 채용하고 있고, 그에 따르면 각국의 상표권은 해당국의 영역 내에서만 효력을 가짐에도 불구하고 이 사건 미국의 상표권에 기초하여 우리나라에서의 도메인이름의 등록말소(사용금지)나 이전등록을 인정하는 것은 이 사건 미국 상표권의 효력을 그 영역인 미국 이외인 우리나라에 미치게 하는 것과 실질적으로 동일한 결과를 가져오게 되어 우리나라가 채용하고 있는 속지주의의 원칙에 반하는 것이 된다. 또한 우리나라와 미국 사이에서 서로 상대국의 상표권의 효력을 자국에 있어서도 인정하여야 하는 내용을 정한 조약도 존재하지 않으므로, 이 사건 미국 상표권의 침해행위에 대하여 미국 ACPA를 적용한 결과 우리나라 국내에서 그 침해행위의 금지의 효과로서 도메인이름의 사용금지의무나 이전의무를 인정하는 것은 우리나라의 상표법 질서의 기본이념에 비추어 받아들일 수 없다. 따라서 미국 ACPA의 위와 같은 규정들을 적용하여 원고에게 이 사건 도메인이름의 사용금지의무와 이전등록의무를 인정하는 것은 국제사법 제10조 에서 말하는 우리나라의 사회질서에 반하는 것이라고 봄이 상당하므로, 미국 ACPA를 이 사건에 적용할 수는 없다.
(3) 따라서 미국 ACPA는 피고의 이 사건 도메인이름에 대한 사용금지청구권 및 이전등록청구권의 존부에 관한 사법적 판단기준이 될 수는 없으므로 피고의 위 주장도 이유 없다.
다. 원고의 이 사건 도메인이름 등록 및 사용이 인터넷주소자원에 관한 법률(이하 ‘인터넷주소자원법’이라 한다) 제12조 제1항 에 위반되는지 여부
(1) 인터넷주소자원법의 적용범위
인터넷주소자원법 제4조 는 ‘이 법은 대한민국에서 할당되는 인터넷 프로토콜 주소와 대한민국에서 등록·보유 또는 사용되는 도메인이름 등 인터넷주소자원에 대하여 적용된다’라고 주5) 규정 하고 있으므로 국가별 최상위 도메인인 .kr 뿐만 아니라 일반 최상위 도메인에도 적용되고, 부칙 제9782호 제2항은 ‘이 법 시행 당시 인터넷주소관리기관 등에 등록된 인터넷주소는 이 법에 따라 등록된 인터넷주소로 본다’라고 규정하고 있고, 원고가 2000. 5. 10. 사이덴티티에 이 사건 도메인이름을 등록하였음은 앞서 살핀바와 같으므로, 이 사건 도메인이름은 인터넷주소자원법에 따라 등록된 인터넷주소로 간주되는바, 이 사건 도메인이름에는 인터넷주소자원법이 적용된다.
(2) 인터넷주소자원법 제12조 제1항 위반여부
인터넷주소자원법 제12조 제1항 은 ‘누구든지 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등의 등록을 방해하거나 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름 등을 등록·보유 또는 사용하여서는 아니된다’라고 하고, 제2항 은 ‘정당한 권원이 있는 자는 제1항 을 위반하여 도메인이름 등을 등록·보유 또는 사용한 자가 있으면 법원에 그 도메인이름 등의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있다’라고 규정되어 있는바, 이 사건 도메인이름의 등록, 사용이 인터넷주소자원법 제12조 제1항 을 위반하였는지의 점에 관하여 살피건대, 위 기초사실에서 본 바와 같이 1948.경 설립된 NCA가 1952.경부터 NCA라는 상표를 사용하기 시작하였고, NCA 표장을 1997. 2. 11. 미국 특허상표청에, 2002. 10. 15. 유럽 상표청에 각 등록한 점, 1974.경에 설립된 Universal Cheerleaders Association(UCA)이 1992.경 현재 피고 회사명인 Varsity Spirit Corporation으로 상호를 변경하고, 2008.경 피고와 NCA의 모기업인 National Spirit Group이 합병한 점, 합병에 의하여 피고는 NCA 상표권을 비롯한 권리를 모두 승계받게 되었고 2008. 7. 21. NCA 표장에 관한 미국 상표권이 피고 명의로 양도등록된 점 등을 종합하면 피고는 이 사건 도메인이름에 대하여 정당한 권원이 있는 자라고 할 것이고, NCA 표장이 미국 특허상표청에 등록된 것은 1997. 2. 11.인 점, 원고는 자신이 도메인등록기관에 2000. 5. 10. 등록한 이 사건 도메인이름을 이용하여 웹사이트를 개설한 다음 NCA Cheerleading, Cheerleading, Cheerleading Music, Cheerleading Outfits, Cheerleading Shoes 등의 단어를 포함한 각종 검색어들을 나열하고, 성인용품 등의 서비스를 포함하는 제3자의 웹사이트로 연결되는 링크와 치어리딩 의류, 용품 등을 파는 피고의 경쟁사들의 웹사이트로 연결되는 링크를 설정해 두고 있었던 점 등을 종합하면 이 사건 도메인이름에 관하여 원고는 'NCA'가 도메인이름으로 등록되어 있지 않음을 알고 이를 미리 선점하여 NCA의 도메인이름 등록을 방해하거나 NCA로부터 부당한 이득을 얻으려는 등의 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록·보유 또는 사용하였음을 넉넉히 추인할 수 있다.
이에 대하여 원고는, 인터넷주소자원법 제12조 의 ‘정당한 권원이 있는 자’는 ‘국내에 널리 인식된 표장에 대한 권리를 보유하는 자’로 해석하여야 하는데, NCA라는 표장은 국내에서 주지성을 취득하지 못했으므로, 피고는 인터넷주소자원법상의 정당한 권원이 있는 자가 아니라고 주장하므로 살피건대, 사이버스쿼팅 규제를 위한 인터넷주소자원관리법 제12조 의 제정 목적과 2009. 9. 10. 개정으로 그 적용범위를 대한민국의 국가코드(code)에 따르는 도메인이름에 국한하지 않고, 대한민국에서 등록, 보유 또는 사용되는 도메인이름에까지 확대한 취지를 종합하면, 인터넷주소관리법 제12조 에 정한 등록말소 내지 등록이전청구권을 행사하려는 권리자가 반드시 국내에서 널리 인식된 표지를 보유하고 있어야만 한다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
(3) 소결론
따라서 피고는 원고에게 인터넷주소자원법 제12조 제2항 에 의하여 이 사건 도메인이름의 등록말소(사용금지) 또는 등록이전을 청구할 권리가 있다.
4. 결 론
그렇다면 이 사건 도메인이름에 관하여 피고의 원고에 대한 등록이전 또는 사용금지 청구권의 부존재확인을 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
주1) 등록자는 National Spirit Group인데, National Spirit Group은 소외 1이 설립한 치어리딩 의류, 용품 등과 관련된 회사들의 모기업이다.
주2) 현재는 이 사건 도메인이름(www.nca.com)이 원고가 운영하는 주식회사 마이미디어디에스의 웹사이트(인터넷 주소 생략)에 연결되도록 도메인 포워딩(forwarding)되어 있다.
주3) 인터넷주소관리기구(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, 이하 ‘아이칸’이라 한다)은 인터넷 도메인이름의 등록과 사용에 관한 분쟁의 신속하고 저렴한 해결을 위하여 통일도메인이름분쟁해결방침(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 ‘UDRP’라고 한다)을 마련하고 있는데, 미국의 국가중재위원회는 UDRP에 따른 분쟁해결기관 중 하나이다. UDRP의 주요내용은 별지 기재와 같다.
주4) 사이버스쿼팅(Cybersquatting)이란 도메인 선점이나 불법점유 등 유명한 기업·단체·기관·조직 등의 이름과 같은 인터넷 주소를 투기나 판매 목적으로 선점하는 행위를 말한다.
주5) 2009. 6. 9. 법률 제9782호로 개정되기 전 인터넷주소자원법 제4조는 “이 법은 국제표준에 따라 대한민국에서 할당되는 인터넷 프로토콜 주소와 ‘대한민국의 국가코드(code)에 따르는 도메인이름’ 등의 인터넷주소자원에 대하여 적용한다”라고 규정하고 있었다.