[2] 상표등록거절사유를 규정한 '공업소유권의 보호를 위한 파리조약' 제6조의5 제2항 (b)의 '당해 상표가 두드러진 특징을 가지지 못할 경우'의 의미 및 판단 기준

[3] 미국에 등록된 출원상표 "JAVA"가 상표법 제6조 제1항 제4호 소정의 '현저한 지리적 명칭'만으로 된 상표로서 특별현저성이 없어 '공업소유권의 보호를 위한 파리조약' 제6조의5 제2항 (b)의 '당해 상표가 두드러진 특징을 가지지 못할 경우'에 해당되어 등록될 수 없다고 한 사례

[2] 공업소유권의 보호를 위한 파리조약 제6조 제1항은 "상표의 출원과 등록 조건은 각 동맹국에서 그 국내법에 따라 정한다."고 규정하고 있고, 제6조의5는 위 제6조 제1항에 대한 예외 내지 특례로서 이른바 외국등록상표의 보호에 관하여 규정하고 있는바, 제6조의5 제1항 (a)에 의하면 "본국에서 정당하게 등록된 상표는 본조에서 명시된 유보를 따를 것을 조건으로 타 동맹국에 있어서도 그대로 출원이 받아들여지고 보호된다."고 하고 있고, 제2항의 (a)(b)(c)에서는 위 본국에서 정당하게 등록된 상표가 타 동맹국에서 등록받을 수 없는 경우를 각 규정하고 있는바, 위 제6조의5 제1항에서 말하는 '본조에서 명시된 유보'는 위 제6조의5 제2항의 (a)(b)(c)에서 규정하는 각 상표등록거절사유를 의미하는 것이고, 또 위 제2항의 (b)에서 말하는 '당해 상표가 두드러진 특징을 가지지 못할 경우'라 함은 당해 상표가 특별현저성이 없는 경우를 의미하는 것으로 보아야 할 것이며, 이러한 상표의 특별현저성은 각국의 법제, 거래 등 사회실정에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

[3] 출원상표 "JAVA"가 우리 나라에 출원되기 전에 미국에서 정당하게 등록된 사실은 인정되나, 위 출원상표는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표이고, 또 우리 상표법 제6조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있다 할 것이므로, 결국 현저한 지리적 명칭만으로 된 위 출원상표는 특별현저성을 인정할 수 없어 '공업소유권의 보호를 위한 파리조약' 제6조의5 제2항 (b)의 '당해 상표가 두드러진 특징을 가지지 못할 경우'에 해당되어 등록될 수 없다고 보아야 한다고 한 사례.

1. 제2점에 대하여

상표법 제6조 제1항 제4호에서 말하는 현저한 지리적 명칭이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 특정상품과 지리적 명칭을 연관하여 그 지방의 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하는 것은 아니라 할 것이며, 따라서 그 지리적 명칭이 현저하기만 하면 여기에 해당하고, 지정상품과의 사이에 특수한 관계가 있음을 인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다 (대법원 1988. 10. 25. 선고 86후104 판결 등 참조).

원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원상표인 "JAVA"는 인도네시아의 수도인 자카르타를 비롯한 보고르, 반둥, 요자카르타, 세메랑 등의 주요 도시가 위치해 있는 인도네시아의 정치, 경제, 사회 등 모든 면에서 중심이 되는 섬으로 잘 알려져 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당된다는 취지로 판단하였다.

기록과 위에서 본 법리에 비추어 보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 상표법 제6조 제1항 제4호에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

그리고 이 사건 출원상표가 미국 등 세계 여러 나라에서 등록되어 사용되어 왔고 국내에서도 그 지정상품의 수요자들이 이 사건 출원상표를 알고 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로는 이 사건 출원상표인 "JAVA"가 현저한 지리적 명칭에 해당되지 아니한다고 단정할 수는 없다.

이 부분 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

2. 제1점에 대하여

공업소유권의 보호를 위한 파리조약(이하 '파리조약'이라고 한다) 제6조 제1항은 "상표의 출원과 등록 조건은 각 동맹국에서 그 국내법에 따라 정한다."고 규정하고 있고, 제6조의5는 위 제6조 제1항에 대한 예외 내지 특례로서 이른바 외국등록상표의 보호에 관하여 규정하고 있는바, 제6조의5 제1항 (a)에 의하면 "본국에서 정당하게 등록된 상표는 본조에서 명시된 유보를 따를 것을 조건으로 타 동맹국에 있어서도 그대로 출원이 받아들여지고 보호된다."고 하고 있고, 제2항의 (a)(b)(c)에서는 위 본국에서 정당하게 등록된 상표가 타 동맹국에서 등록받을 수 없는 경우를 각 규정하고 있다 .

그리고 위 제6조의5 제1항에서 말하는 '본조에서 명시된 유보'는 위 제6조의5 제2항의 (a)(b)(c)에서 규정하는 각 상표등록거절사유를 의미하는 것이고, 또 위 2항의 (b)에서 말하는 '당해 상표가 두드러진 특징을 가지지 못할 경우'라 함은 당해 상표가 특별현저성이 없는 경우를 의미하는 것으로 보아야 할 것이며, 이러한 상표의 특별현저성은 각국의 법제, 거래 등 사회실정에 따라 독자적으로 판단하여야 하는 것이다 (대법원 1980. 10. 29. 선고 79후84 판결 등 참조).

기록에 의하면, 이 사건 출원상표가 우리 나라에 출원되기 전인 1988. 12. 13. 본국인 미국에서 정당하게 등록된 사실은 인정되나, 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표이고, 또 우리 상표법 제6조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있다 할 것이므로(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 등 참조), 결국 현저한 지리적 명칭만으로 된 이 사건 출원상표는 특별현저성을 인정할 수 없어 파리조약 제6조의5 제2항 (b)의 '당해 상표가 두드러진 특징을 가지지 못할 경우'에 해당되어 등록될 수 없다고 보아야 할 것이다.

원심은 파리조약 제6조의5는 파리조약 제6조에 대한 보충적인 조항으로서 제6조의 기본원칙 내에서 상표등록에 관하여 규정한 것이지 제6조의 범위를 능가하여 규정한 것은 아니라고 하여 이 사건 출원상표는 파리조약 제6조에 의하여 그 등록이 거절되는 것이라는 취지로 판단하였는바, 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 등록이 거절되는 것은 파리조약 제6조의5 제2항의 (b)에 근거한 것이므로 파리조약 제6조에 의하여 이 사건 출원상표의 등록이 거절되어야 한다고 판단한 원심의 조치는 잘못되었다고 할 것이나, 이 사건 출원상표가 등록될 수 없다고 보는 이상, 위와 같은 원심의 위법은 심결에 영향을 미칠 만한 것은 아니다.

결국, 원심심결은 그 설시에 있어서 미흡한 점이 없지 아니하나 그 결론에 있어서는 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 파리조약의 해석을 잘못하여 심결에 영향을 미친 위법은 없다.

이 부분 상고이유의 주장도 받아들일 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.