나.제법특허출원의물질특허보호제공에관한대한민국정부와미합중국정부간의서한교환(1987.5.18. 발표, 조약 제923호)의 "물질특허"에 "미생물 자체에 관한 발명"이 포함되는지 여부

다. 특허 청구 범위 중 하나의 항이라도 거절 사유가 있는 경우, 전부를 거절사정하여야 하는지 여부

나. 제법특허출원의물질특허보호제공에관한대한민국정부와미합중국정부간의서한교환(1987.5.18. 발효, 조약 923호)에서 보호하고자 하는 "물질특허(product patent)"에는 "미생물 자체에 관한 발명(microorganisms)"은 포함되지 아니함이 그 문언상 명백하다.

다. 특허출원에 있어서 청구범위가 2 이상의 항인 경우에 하나의 항이라도 거절 이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 한다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

기록에 의하면, 본원발명은 1985.4.23. 출원되고, 1987.7.31. 특허청구의 범위를 변경하였으며, 1989.12.30. 분할 출원된 것인데, 후천성면역결핍성증후군(AIDS)과 에이즈의 전단계 증상을 보이는 환자 및 건강한 보균자로부터 세포손상 또는 세포파괴 작용을 나타내는 인체 T-임파구 지향성을 지닌 바이러스(HTLV-과)에 관한 발명으로서, 1992.11.24. 보정된 특허청구범위 제11항과 제12항에 의하면 미생물(HTLV-III 바이러스) 그 자체에 관한 발명을 포함하고 있고, 한편 제법특허출원의 물질특허 보호제공에 관한 대한민국 정부와 미합중국 정부간의 서한교환(1987.5.18. 발효, 조약 제923호)에 의하면, "본 서한은 계류중인 일정한 제법특허 출원에 대하여 물질특허보호를 제공하기 위하여 대한민국 정부가 취할 조치를 열거하고 있습니다. 새로운 법률의 발효일 현재 대한민국에 계류중인 제법특허 출원은 출원인의 신청에 의하여 물질특허청구를 포함하도록 보정될 수 있습니다...."라고 규정되어 있으며, 위 조약에 따라 당시 시행되던 특허법은 1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되어 1987.7.1.부터 시행되게 되었다.

그런데, 이 사건 특허발명이 출원될 당시의 구 특허법(1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것)에서는 미생물 그 자체는 특허의 대상이 아니었고, 위 조약 923호에서 보호하고자 하는 "물질특허(product patent)"에는 "미생물 자체에 관한 발명(microorganisms)"은 포함되지 아니함이 그 문언상 명백하며, 특허출원에 있어서 청구범위가 2 이상의 항인 경우에 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 할 것이므로(대법원 1992.2.25.선고 91후578판결 참조), 결국 이 사건 특허출원에 대하여는 그 등록을 허여할 수 없다 할 것이다.

이와 같은 취지에서 이 사건 특허출원의 등록을 거절한 원사정이 정당하다고 하여 이를 유지한 원심결은 정당하고, 거기에 소론이 주장하는 바와 같은 위 조약 923호나 특허법의 개정취지를 잘못 판단한 법리오해의 위법은 없다.한미양국간의 지적재산권에 관한 양해록(1986.8.28.)은 조약으로서의 효력이 없어 이 사건에 영향을 미칠 수는 없으므로 이를 들어 원심의 판단을 탓하는 소론 주장도 이유 없다. 논지는 모두 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.