[2] 소극적 권리범위확인심판청구에서 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다른 경우의 심판 대상

[3] 명칭을 “X선 발생장치 및 이것을 사용한 정전기 제어기”로 하는 특허발명의 특허청구범위 제3항 발명의 ‘중간부재’는 높은 열전도성을 가지고 있어 열의 발산을 촉진시킬 수 있는 반면, 확인대상발명의 ‘충격흡수부’는 외부로부터의 진동 및 충동을 받더라도 이를 흡수할 수 있고 열전도성과 전기전도성을 갖지 아니하는 점에서 그 구성 및 작용효과에서 차이가 있어서, 확인대상발명은 위 특허발명의 특허청구범위 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 사례

1. 확인대상발명이 특허청구범위 제1항의 권리범위에 속하는지에 관하여

특허권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다 ( 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003후1581 판결 등 참조).

기록에 의하면, 명칭을 “X선 발생장치 및 이것을 사용한 정전기 제어기”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제465346호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)은 이 사건 소가 상고심에 계속 중이던 2009. 9. 24. 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 그 특허가 무효로 확정되었음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것이 되었다고 할 것이다. 이와 같이 이 사건 제1항 발명의 특허권이 소멸된 결과 이 사건 심판의 심결 중 이 사건 제1항 발명에 관한 부분은 그 취소를 구할 법률상 이익이 없어졌다고 할 것이므로 이 사건 소 중 이 사건 제1항 발명에 관한 부분은 부적법하게 되었다.

결국 원심판결 중 이 사건 제1항 발명에 대한 부분은 그대로 유지될 수 없다.

2. 확인대상발명이 이 사건 제5항, 제8항, 제11항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여

기록에 의하면, 피고는 이 사건 제5항, 제8항, 제11항 발명(이하 ‘이 사건 제5항 등 발명’이라고 한다)에서 이 사건 제1항 발명 또는 제2항 발명을 인용하던 부분을 이 사건 제2항 발명만을 인용하는 것으로 정정심판청구를 하였고, 원심판결 선고 이후인 2010. 6. 4. 위 정정을 인용하는 심결이 내려지고 그 무렵 위 심결이 확정되었음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 제5항 등 발명은 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제9항 에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 한다.

따라서 정정 전의 이 사건 제5항 등 발명의 권리범위를 대상으로 하여 확인대상발명이 그 권리범위에 속하는지 여부를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있으므로, 결과적으로 판결에 영향을 끼친 법령위반의 위법이 있다.

이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 확인대상발명이 나머지 청구항의 권리범위에 속하는지에 관하여

가. 확인대상발명이 자유실시기술인지에 관하여

기록을 살펴보면, 원심이 확인대상발명은 원심 판시 비교대상발명 4 내지 6으로부터 용이하게 발명할 수 있는 자유실시기술에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 자유실시기술 여부 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다.

나. 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여

기록에 비추어 살펴보면 다음을 인정할 수 있다. 즉 이 사건 제2항 발명과 확인대상발명은 모두 소형의 X-선 발생장치에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하고, X-선 발생장치에서 생기는 열을 냉각시키고 X-선 발생장치의 소형화에 따른 장착의 용이성을 향상시키고자 하는 점에서 목적에 공통점이 있다. 이 사건 제2항 발명의 원심 판시 구성 ③에서 ‘전원부를 수용하는 전원용기에 X-선관 수용부를 설치하는 구성’은 ‘전원용기 내에 X-선관 수용부를 설치하는 구성’ 뿐만 아니라 ‘X-선관 수용부를 전원용기 측면에 인접하여 설치하는 구성’도 포함한다. 그러므로 이 사건 제2항 발명의 구성 ③은 확인대상발명의 원심 판시 구성 ⓒ와 실질적으로 동일하고, 그 밖에 이 사건 제2항 발명의 원심 판시 구성 ①, ②도 확인대상발명의 원심 판시 구성 ⓐ, ⓑ와 실질적으로 동일하다. 그리고 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 위 대응구성에 원심 판시 구성 ⓓ, ⓔ, ⓕ를 부가하고 있어서 이 사건 제2항 발명과 이용관계에 있다.

따라서 원심이 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 이 사건 제2항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

다. 확인대상발명이 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여

1) 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이다 ( 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조). 그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다 ( 대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결 , 대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결 등 참조).

2) 원심은 확인대상발명의 ‘충격흡수부’는 그 설명서에 ‘열전도성과 전기전도성을 갖지 않는다’라고 기재되어 있더라도 실제로는 열전도성 및 전기전도성을 가지는 구성이라는 전제 아래 이 사건 제3항 발명 중 ‘열전도성을 가지는 중간부재’에 관한 구성과 실질적으로 동일한 것으로 보아, 확인대상발명이 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속한다고 판단하고 있다.

3) 그러나 위 법리에 비추어 기록을 살펴보건대, 확인대상발명의 설명서에 의하면 ‘충격흡수부는 그 재질이 실리콘 스펀지이고 외부로부터의 진동 및 충동을 받더라도 이를 흡수할 수 있고 열전도성과 전기전도성을 갖지 아니하는 구성’임을 알 수 있다. 그렇다면 이 경우 설령 확인대상발명의 ‘충격흡수부’가 열전도성과 전기전도성을 가지고 있어야 하고 그렇지 아니한 구성으로는 실시될 가능성이 없어서 심판청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있음은 별론으로 하고, 심판의 대상으로서는 여전히 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 하여야 하고 이를 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 하는 것이다.

그리하여 이 사건 제3항 발명의 ‘중간부재’와 확인대상발명의 설명서에 의하여 특정된 ‘충격흡수부’를 대비해 보면, 이 사건 제3항 발명의 ‘중간부재’는 높은 열전도성을 가지고 있어 플랜지부와 정면판 사이의 열전도를 확장시킴으로써 보호용기를 통한 열의 발산을 촉진시킬 수 있는 반면, 확인대상발명의 ‘충격흡수부’는 외부로부터의 진동 및 충동을 받더라도 이를 흡수할 수 있고 열전도성과 전기전도성을 갖지 아니하는 점에서 그 구성 및 작용효과에서 차이가 있어서, 이들이 균등관계에 있다고 할 수 없다. 따라서 나머지 구성에 대하여 살필 것도 없이 확인대상발명은 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이다.

그렇다면 원고가 특정한 것과 다른 내용을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단한 이 부분 원심판결에는 권리범위확인심판의 대상에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다.

라. 확인대상발명이 이 사건 제4항, 제6항, 제7항, 제9항, 제10항, 제12항, 제13항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여

이 사건 제4항, 제6항, 제7항 발명은 이 사건 제3항 발명을 직접 또는 간접으로 인용하고 있는 종속항이므로, 확인대상발명이 앞서 본 대로 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 확인대상발명은 이 사건 제4항, 제6항, 제7항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다. 또한 이 사건 제9항, 제10항, 제12항, 제13항 발명은 각각 이 사건 제3항, 제4항, 제6항, 제7항 발명의 X-선 발생장치를 이용한 정전기 제거장치이므로, 마찬가지의 이유로 확인대상발명은 이 사건 제9항, 제10항, 제12항, 제13항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다고 할 것이다. 이 점에 관한 상고이유의 주장도 이유 있다.

4. 결론

그러므로 원심판결 중 이 사건 제1항, 제3항 내지 제13항 발명에 대한 부분을 파기하고 이 사건 제1항 발명에 대한 부분의 소를 각하하며 이 사건 제3항 내지 제13항 발명에 대한 부분의 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 원고의 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.