[2] 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 입은 손해의 배상을 청구하는 경우, 상표법 제67조 제5항 의 적용을 받기 위하여 주장·증명하여야 할 사항 및 손해 발생에 관한 주장·증명의 정도 / 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우, 상표권 침해로 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정되는지 여부(원칙적 적극)

기록에 의하면, 원고가 피고를 상대로 상표권 침해 등을 원인으로 374,354,837원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하는 손해배상청구 소송을 제기하고, 제1심이 피고의 손해배상책임을 인정하여 청구액 중 일부인 21,290,322원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 명하는 판결을 하였는데, 원고만이 항소한 결과 원심이 원고의 항소를 일부 받아들여 피고로 하여금 원고에게 제1심판결의 원고 패소 부분 중 28,709,678원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 명하는 판결을 선고하였음을 알 수 있다.

원고의 청구를 일부 받아들이는 제1심판결에 대하여 원고는 항소하였으나 피고는 항소나 부대항소를 하지 아니한 경우, 제1심판결의 원고 승소 부분은 원고의 항소로 인하여 항소심에 이심은 되었으나 항소심의 심판범위에서는 제외되었다 할 것이다. 이러한 경우 항소심이 원고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결의 원고 패소 부분 중 일부를 취소하고 그 부분에 대한 원고의 청구를 받아들였다면, 이는 제1심에서의 원고 패소 부분에 한정된 것이며 제1심판결 중 원고 승소 부분에 대하여는 항소심이 판결을 한 바 없어 이 부분은 피고의 상고대상이 될 수 없다. 그러므로 원고 일부 승소의 제1심판결에 대하여 아무런 불복을 제기하지 않은 피고는 제1심판결에서 원고가 승소한 부분에 관하여는 상고를 제기할 수 없다 ( 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결 참조).

따라서 이 사건에서 피고가 제1심판결의 원고 승소 부분에 대하여 제기한 상고는 상고의 대상이 될 수 없는 부분에 대한 상고로서 부적법하다.

2. 피고의 나머지 부분에 대한 상고이유와 원고의 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 원고의 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

가. 피고의 상고이유 제1점에 대하여

(1) 상표법 제67조 제5항 은 ‘법원은 상표권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’고 규정하고 있다.

위 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해액을 증명하는 것이 곤란한 점을 감안하여 상표권자 등이 입은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없다. 따라서 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·증명할 필요가 있다. 다만, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하므로 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다 ( 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 , 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결 참조).

(2) 원심판결 이유와 기록에 의하면, ① 원고는 피고와 동종의 영업인 스텐레스 스틸 제품 등 가정용 주방기구 등의 제조, 판매업무 등을 하는 법인인 사실, ② 원고는 원심 판시 이 사건 상표의 통상사용권을 설정하고 상표사용료를 받거나 통상사용권 설정 대상인 제품에 관하여 A/S 상담업무를 하는 등 영업을 하여 온 사실, ③ 피고는 원고와의 통상사용권 계약기간이 종료된 후인 2010. 2. 1.부터 2010. 3. 29.까지 원고와 상표권사용 협의 등의 절차를 거치지 않은 채 이 사건 상표가 부착된 수입물품과 재고상품을 판매하거나 유통시킴으로써 원고의 상표권을 침해한 사실을 알 수 있다.

위와 같은 사실을 앞서 본 법리에 따라 살펴보면, 피고의 상표권 침해 행위로 인하여 원고가 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있으므로 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 책임이 있다.

원심판결의 이유 설시에 다소 부적절한 점이 있기는 하나, 위와 같은 취지에서 피고의 손해배상책임을 인정한 원심의 결론은 정당하다. 거기에 피고의 상고이유 주장과 같이 상표법 제67조 제5항 에 정한 손해액의 추정 등에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

나. 피고의 상고이유 제2점 및 원고의 상고이유 제2, 3점에 대하여

원심판결 이유에 의하면 원심은, ① 피고가 원고의 상표권을 침해한 기간을 2010. 2. 1.부터 2010. 3. 29.까지로 인정한 다음, 피고가 위 기간 동안 원고의 상표권을 침해하여 판매한 제품은 시가 110,806,382원 상당이고, 피고가 이 사건 상표가 부착된 주방용품을 수입한 후 수입단가에 약 55~59% 정도의 금액을 더한 가격에 이를 판매한 사실은 인정되나 판매비용 등에 관한 증명이 곤란하여 피고가 침해행위에 의하여 받은 이익액을 산출하기 어려우므로 상표법 제67조 제5항 에 의하여 손해액을 정하기로 하고, ② 피고가 이 사건 계약 종료 무렵 원고 측에 보유하고 있다고 통보하였던 재고품의 수량과 그 후 원고 측의 조사 결과 남아 있었던 재고품의 수량 차이, 수사기관의 수사 결과 피고가 위와 같이 실제로 판매한 것으로 밝혀진 제품의 내역, 피고가 손해액 인정을 위한 기초 자료를 밝히지 않은 점, 당사자 사이의 통상사용료 액수 등 이 사건 변론 과정에 나타난 여러 사정을 종합하여 위 기간 동안 원고가 입은 손해의 액수를 50,000,000원으로 정하였다.

기록을 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하다. 거기에 피고와 원고의 상고이유 주장과 같이 상표법상 손해배상의 범위에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 없다.

다. 원고의 상고이유 제1점에 대하여

원심은, 피고가 이 사건 상표가 부착된 제품을 적법한 상표사용권자로부터 매수하여 이를 다시 판매하면서 제품포장이나 광고 등에 피고의 약칭 상호에 해당하는 문구를 함께 표시한 행위는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 판단하였다.

관련 법리와 기록에 따라 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다. 거기에 원고의 상고이유 주장과 같이 상표권 소진과 상표권 침해에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

3. 그러므로 제1심판결의 원고 승소 부분에 대한 피고의 상고를 각하하고, 원고의 상고와 피고의 나머지 상고를 기각하며, 상고비용은 각자 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.