[2] 발명의 대비에 있어서 출원명세서에 기재되지 아니한 작용효과는 고려할 수 없다고 한 사례

[3] 발명의 대비에 있어서 출원명세서에 기재되지 아니한 기술적 구성방법이라도 통상의 방법으로 용이하게 실시할 수 있는 것은 고려할 수 있다고 한 사례

[4] 세라믹필터 제조에 관한 특허의 진보성을 부인한 사례

[2] 출원명세서에 기재된 내용에 기초하여 세라믹필터 제조에 관한 본건발명과 인용발명의 목적이나 작용효과를 대비하면 모두 세라믹필터의 열적 및 기계적 안정성을 증가시키기 위한 것이어서 서로 동일하고, 본건발명의 필터는 이중여과의 효과가 있어 단순하고 경제적이며 효율적이라는 주장은 출원명세서에 기재되지 아니한 내용이어서 고려될 수 없다고 한 사례.

[3] 세라믹필터 제조에 관한 본건발명과 인용발명의 기술적 구성에 있어서, 인용발명들에서는 그 대강의 방법만 기재되어 있을 뿐 구체적인 방법이 제시되어 있지는 아니하나, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 인용발명들의 기재로부터 공지된 통상의 방법으로 극히 용이하게 실시할 수 있는 방법이고, 본건발명의 방법들이 공지된 통상적인 방법과 달리 특이하다거나 그 실시에 어려움이 있는 것이라고 보기도 어려우므로 그 기술적 구성이 다르지 않다고 한 사례.

[4] 세라믹필터 제조에 관한 본건발명과 인용발명들은 그 목적이나 기술적 구성 및 작용효과가 동일한 범주에 속하고, 또한 본건발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상 진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되지도 아니하여 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이어서, 본건발명에는 진보성이 인정되지 아니한다고 한 사례.

1. 원심의 인정사실과 판단

1985. 2. 15. 출원하여 1990. 5. 16. 특허청 제33154호로 등록한 이 사건 특허발명(세라믹필터 및 그를 이용한 용융철의 여과방법) 중의 특허청구범위 제10항(이하 본건발명이라고 한다)은 세라믹필터의 외부 표면 근처에서의 체적밀도가 내부에서의 체적밀도에 약 1.2 내지 10배인 것으로 한정하고 있는데, 이는 인용발명들이나 심판청구인의 제출한 갑호증 어디에서도 찾아볼 수 없고, 더욱이 본건발명은 그 상세한 설명에서 "세라믹필터의 열적·기계적 안정성을 증가시키기 위해서 세라믹필터의 외부 부분의 체적밀도는 필터의 내부 부분의 체적밀도보다 다소 큰 것이 바람직하다. (중략) 체적밀도는 이미 함침 및 건조된 세라믹 필터의 표면을 세라믹 슬러리로 재함침시킴으로써 변경될 수 있다. 재함침은 분무 또는 침지에 의하여 달성될 수 있다."고 기재하고 있어 그 실시가능성을 확실하게 하여 주고 있는바, 갑 제10호증(실험증명서)에서는 갑 제4호증(1976. 12. 7. 공개된 일본공개특허공보 소 51-142162호)의 방법으로 제조한 세라믹필터도 본건발명과 같은 특성을 갖는다고 되어 있기는 하나, 갑 제4호증에서 외부의 체적밀도를 내부보다 조밀하게 하는 아무런 기재가 없는 이상 이러한 시험결과는 비록 특정 기관에서 특별히 시험한 결과가 그렇게 되었다고 하더라도 재함침 등에 의하여 언제나 같은 결과를 기대할 수 있게 하는 본건발명과 같이 자명한 것이라고 할 수 없으므로, 결국 본건발명은 갑 제4호증 등과 동일성이 있다거나 이들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되지 아니하고, 또한 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제11항 내지 제13항은 제10항의 물리적 특성을 한정하고 있으므로 본건발명과 같이 신규성과 진보성을 인정할 수 있다.

2. 당원의 판단

가. 특허발명이 공지공용의 기존 기술을 수집 종합하고 이를 개량하여 이루어진 경우에 있어서, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없는 것 이고( 대법원 1996. 7. 26. 선고 95후1197 판결 참조), 그러한 발명은 비록 등록이 되었다 하더라도 그 등록은 무효라고 할 것이다.

나. 그러므로 기록에 의하여 본건발명과 인용발명들을 살펴보기로 한다.

(1) 본건발명의 명세서에서는 "세라믹필터의 열적 및 기계적 안정성을 증가시키기 위하여 세라믹필터의 외부 부분의 체적밀도가 내부 부분의 밀도보다 다소 큰 것이 바람직하다고 하고, 체적밀도는 기계적으로 이를테면 유기용매와 혼합된 내화성 과립물질로 만들어진 프레임 또는 금속으로 만들어진 프레임으로 세라믹필터를 둘러쌈으로써 변경될 수 있고, 반대로 함침 및 건조된 세라믹필터의 표면을 세라믹슬러리로 재함침시킴으로써 변경될 수 있다."고 하며, 그 특허청구범위 제10항에서는 "세라믹필터의 외부 표면 근처에서의 체적밀도가 내부에서의 체적밀도에 약 1.2 내지 10배인 것"으로 한정하고 있고, 특허청구의 범위 제11항 내지 제13항은 제10항의 실시방법을 구체화하고 있다.

(2) 갑 제10호증에 의하면, 갑 제4호증과 갑 제5호증(미국 특허 제3090094호에 대한 공보)의 세라믹필터 제조방법으로 제조한 세라믹필터들을 실험한 결과, 갑 제4호증의 세라믹필터는 주연부가 중심부보다 1.3배 내지 1.7배 정도로 밀도가 높았고, 갑 제5호증의 세라믹필터는 주연부가 중심부보다 1.3배 또는 2.3배 정도로 밀도가 높았다고 한다(갑 제4호증이나 갑 제5호증 자체에는 위와 같이 외주연의 밀도를 내부보다 높게한다는 기재는 없다).

(3) 갑 제7호증(1983. 9. 8. 공개된 일본공개특허공보 소 58-151379호의 "다공 세라믹 구조체"에 관한 특허발명)은 3차원 망상(망상)구조로 된 세라믹 골격의 외주에 보강벽을 갖춘 다공성 세라믹 구조체로서, 보강벽은 미세한 세공으로 밀폐하며, 이렇게 함으로써 세라믹구조체의 기계적 강도와 내열충격강도를 향상시키는 효과가 있다고 한다.

(4) 갑 제9호증(1983. 3. 일본에서 발행된 "화학장치" 잡지)에 의하면, 세라믹구조는 내열, 내약품성 여과제나 용융금속 여과제로 사용될 수 있는데, 용도에 따라서는 제품 주위의 일부를 단말처리하여 틈새를 막음으로써 보강효과를 가지게 한다든지, 유체의 흐름을 차단한다든지 하는 처리를 할 수도 있다고 기재하고 있다.

(5) 갑 제29호증(1983. 5. 26. 공개된 일본공개특허공보 소 58-88017호의 "배기가스 정화용 구조물의 제조방법"에 관한 특허발명)에서는 세라믹구조물의 외주부의 구멍을 치밀(미세)하게 함으로써 구조물의 기계적 강도를 향상시킨다고 기재되어 있다.

다. 본건발명과 갑 제7, 9, 29호증의 인용발명들을 대비하여 보기로 한다.

(1) 목적이나 작용효과에 있어서 본건발명은 명세서의 자세한 설명에서 세라믹필터의 열적 및 기계적 안정성을 증가시키기 위한 것이라고 기재하고 있으므로, 이는 갑 제7호증, 갑 제9호증, 갑 제29호증의 발명과 동일한 것임을 알 수 있다 .

피심판청구인은 본건발명의 필터는 이중여과의 효과가 있어 단순하고 경제적이며 효율적이라고 주장하나, 이는 출원명세서에 기재되지 아니한 내용일 뿐만 아니라 , 이중필터의 효과를 가지려면 먼저 밀도가 낮은 곳을 통과시키고 난 후에 밀도가 높은 곳을 통과시켜야 되는 것인데, 본건발명의 경우에는 그 반대로 실시함으로써 이중여과의 효과는 없다고 하겠으므로 이 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.

(2) 기술적 구성을 보건대, 본건발명에서는 프레임으로 세라믹필터 주위를 둘러싸거나 슬러리에 분무 또는 침지로 재함침시키는 방법이고, 갑 제7, 9, 29호증의 인용발명들에서는 세라믹구조체의 외주연 틈새를 막거나 구멍을 미세하게 한다고 기재되어 있을 뿐 그 구체적인 방법이 제시되어 있지는 아니하나, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 인용발명들의 기재로부터 공지된 통상의 방법으로 극히 용이하게 실시할 수 있는 방법이고, 본건발명의 위 방법들이 공지된 통상적인 방법과 달리 특이하다거나 그 실시에 어려움이 있는 것이라고 보기도 어려우므로 그 기술적 구성이 다르다고 할 수도 없다 .

한편, 위 인용발명들은 외주연의 체적밀도가 내부의 그것보다 높게 만든다는 것이고 다만 그 비율을 특정하지 아니하였음에 대하여, 본건발명에서는 그 비율을 1.2배 내지 10배로 한정하고 있으나, 본건발명의 그 비율 자체는 위 인용발명들에 의하여 당해분야에서 통상의 지식을 가진 자가 볼 때 극히 용이하게 상정할 수 있는 정도에 불과하여 그 범주를 달리한다고 보기도 어렵다 하겠다(갑 제4호증이나 갑 제5호증의 방법에 의하여 공지된 통상적인 방법으로 제조하는 경우에도 폴리우레탄의 압축과정에서 슬러리가 측면부로 밀려나갔다가 압축이 끝나면 다시 폴리우레탄 속으로 끌려 들어가기 때문에 결국 외주부의 밀도가 내부보다 높게 되고 그 경우에도 통상 1.3배 이상의 밀도가 나오는 점에 비추어 보면 더욱 그러하다).

라. 앞에서 본 바와 같이 본건발명과 갑 제7, 9, 29호증의 인용발명들은 그 목적이나 기술적 구성 및 작용효과가 동일한 범주에 속한다고 하겠고, 또한 본건발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상 진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되지도 아니하여 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 용이하게 도출해 낼 수 있다 할 것이므로, 본건발명에는 진보성이 인정되지 아니하며 , 아울러 이 사건 특허발명의 청구범위 제11항 내지 제13항은 본건발명의 종속항들로서 제조하는 구체적인 방법들을 권리범위로 기재하고 있으나, 그 방법들은 모두 공지된 것들이어서 본건발명과 별도로 특허성이 엿보이지 아니한다고 할 것임에도 불구하고, 원심은 심리를 다하지 아니하여 본건발명과 인용발명들의 핵심적인 기술사상을 제대로 파악하지도 못한 채 만연히 본건발명은 인용발명들과 달라서 진보성이 있다고 판단하고 말았으니, 그러한 원심심결에는 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

그러므로 원심심결 중 심판청구인의 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.