[2] 취소의 대상으로 지목된 지정상품이 아닌 타 지정상품을 사용한 바 있고, 그 상품들이 서로 유사한 상품들이라는 것이 불사용취소를 면할 수 있는 사유가 되는지 여부(소극)

[2] 상표법 제73조 제1항 제3호 를 이유로 하여 상표등록의 취소심판이 제기된 경우에는, 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판에 관계되는 "지정상품" 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하였음 등을 증명하여야 그 취소를 면할 수 있는 것인바, 이 경우 상표의 사용은 취소심판에 관계되는 지정상품 그 자체에 대한 것만을 의미하며 그와 유사한 상품에 대한 것은 포함하지 않는다고 할 것이므로, 심판청구에서 취소에 관계되는 지정상품들이 아닌 다른 상품의 사용사실을 내세워 위 지정상품들에 대한 사용과 동일한 것으로 보아야 한다는 취지의 주장은 이유 없다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

[증거：갑 제1, 2, 13호증의 각 기재]

가. 원고의 이 사건 등록상표의 내용

(1) 등록번호：제227980호

(2) 출원일/등록일：1990. 10. 17./1991. 12. 12.

(3) 표장：

(4) 지정상품(구 상품류 구분 제12류)：콜드퍼어머용액, 퍼머넌트용액, 헤어스프레이, 헤어크림, 헤어토닉, 헤어드렛싱어, 모발보존처리제, 헤어콘디셔너, 헤어글레이즈, 헤어겔

나. 이 사건 심판청구의 경위 및 심결의 요지

(1)피고는 1999. 3. 4. 이 사건 등록상표가 위 지정상품 중 어느 것에 대하여도 그 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었다고 주장하면서 원고를 상대로 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 위 심판청구사건을 1999당432호로 심리하여 2000. 1. 29. 이 사건 등록상표가 위 심판청구일 이전 3년 이내에 그 지정상품 중 '퍼머넌트용액'에 사용된 사실이 있다는 이유로 피고의 위 심판청구를 모두 기각하였고 위 심결은 그 무렵 확정되었다.

(2)피고는 그 이후 2000. 3. 14. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '콜드퍼어머용액, 퍼머넌트용액'을 제외한 나머지 지정상품들, 즉 '헤어스프레이, 헤어크림, 헤어토닉, 헤어드렛싱어, 모발보존처리제, 헤어콘디셔너, 헤어글레이즈, 헤어겔'에 대하여 이 사건 등록상표가 그 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었다고 주장하면서 원고를 상대로 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 이 사건 심판청구를 하였는바, 특허심판원은 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일 이전 3년 이내에 위 지정상품들 중 1 이상에 사용하였다거나, 사용하지 못한데 정당한 이유가 있다는 점에 대하여 아무런 주장·입증이 없다는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되는 부적법한 청구인지 여부

(1) 원고 주장의 심결취소사유

이 사건 심판청구는 앞서 제기된 위 1999당432호 심판청구사건과 마찬가지로 이 사건 등록상표가 상표권자 등에 의하여 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되고 있지 아니하므로 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당함을 이유로 하여 피고가 제기한 것이고, 나아가 원고로서는 위 1999당432호 심판청구사건에서와 동일한 증거를 내세워 이 사건 등록상표가 '퍼머넌트용액'에 사용되었다는 사실을 주장하면서 심판청구의 기각을 구하는 것이므로, 결국 이 사건 심판청구는 위 1999당432호 심판청구와 동일사실, 동일증거에 의한 것으로서 일사부재리의 원칙에 위배되므로 각하되었어야 할 것이다.

(2) 판 단

(가) 상표법 제77조 에 의하여 준용되는 특허법 제163조 는 '이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.'고 규정하고 있는바, 여기서 동일사실이라 함은 청구원인사실의 동일성을, 동일증거라 함은 증거 내용의 동일성을 말하는 것이고 거기에는 전에 확정된 심결을 전복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다 할 것이다( 대법원 1987. 7. 7. 선고 86후107 판결 참조).

(나)먼저 이 사건 심판청구와 위 1999당432호 심판청구가 동일사실에 기초한 것인지 여부를 보건대, 갑 제2, 13호증의 각 기재에 의하면, 피고가 위 1999당432호 심판청구사건에서는 이 사건 등록상표가 위 지정상품 10 개 모두에 대하여 1999. 3. 4. 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었음을 청구원인사실로 내세워 위 지정상품 전부에 대하여 이 사건 등록상표의 취소를 구한데 비하여, 이 사건 심판청구사건에서는 이 사건 등록상표가 그 중 '콜드퍼어머용액, 퍼머넌트용액'을 제외한 '헤어스프레이, 헤어크림, 헤어토닉, 헤어드렛싱어, 모발보존처리제, 헤어콘디셔너, 헤어글레이즈, 헤어겔' 등 8개의 지정상품에 대하여 2000. 3. 14. 이전 3년간 국내에서 사용된 사실이 없었음을 청구원인사실로 내세워 위 8개의 지정상품에 대하여서만 이 사건 등록상표의 취소를 구한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정 사실에 의하면, 이 사건 심판청구와 위 1999당432호 심판청구 사건은 동일한 상표의 등록취소를 구하는 것이기는 하나 대상이 되는 지정상품의 범위가 달라서 취소를 구하는 범위도 서로 상이할 뿐만 아니라, 취소심판을 구하는 대상이 되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 사용사실이 입증되면 그 심판청구는 전체로서 기각되는 것이므로 비록 이 사건 심판청구에 포함된 지정상품들이 이미 위 1999당432호 심판청구사건에 지정상품으로서 포함된 것이었다고 하더라도 위와 같이 이 사건 심판청구에 이르러서 지정상품의 구성을 달리하는 것이 무의미한 것이라고 할 수 없으며, 더 나아가 양 심판청구사건은 심판청구일을 달리 하는 결과 등록취소를 면할 수 있는 상표의 사용행위의 기준 시점 또한 달라지므로, 양 사건이 청구원인이 동일하여 동일사실에 기초한 것이라고 보기는 어렵다고 할 것이다.

따라서 이 사건 심판청구는 위 1999당432호 심판청구사건과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배되는 것이라고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

나.이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 사실이 있는지 여부

(1) 원고 주장의 심결취소사유

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 현대화장품은 1998. 2. 12.부터 2000. 3. 7.까지 이 사건 등록상표가 부착된 '퍼머넌트용액'을 서울 구로구 소재 '영광미용재료' 등에 판매하였는바, 위 '퍼머넌트용액'은 구 상품류 구분 제12류 제1군에 속하는 상품으로서 같은 상품류에 속하는 이 사건 심판청구의 지정상품들과 유사상품의 관계에 있으므로, 이 사건 등록상표는 위 지정상품들과의 관계에 있어서도 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용된 사실이 있다고 보아야 한다.

(2) 판 단

보건대, 상표법 제73조 제1항 제3호 를 이유로 하여 상표등록의 취소심판이 제기된 경우에는, 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판에 관계되는 "지정상품" 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하였음 등을 증명하여야 그 취소를 면할 수 있는 것인바, 이 경우 상표의 사용은 취소심판에 관계되는 지정상품 그 자체에 대한 것만을 의미하며 그와 유사한 상품에 대한 것은 포함하지 않는다고 할 것이므로, 이 사건 심판청구에서 취소에 관계되는 지정상품들이 아닌 다른 상품의 사용사실을 내세워 위 지정상품들에 대한 사용과 동일한 것으로 보아야 한다는 취지의 원고의 주장은 그 자체로서 이유 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 "헤어스프레이, 헤어크림, 헤어토닉, 헤어드렛싱어, 모발보존처리제, 헤어콘디셔너, 헤어글레이즈, 헤어겔"에 대한 부분이 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.