[2] 선등록상표 “ ”가 등록상표의 출원시에 저명성을 취득하지 못하였다고 본 사례

1. 상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업’은 저명상표 등을 말하고, 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 한다 ( 대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2205 판결 참조).

2. 원심은 그 판시의 선등록상표 1인 “ ” 등을 부착한 한방화장품의 개발경위와 1997년부터 2003년까지의 판매실적, 2001년부터 2003년까지의 광고실적, 한국능률협회로부터의 수상경력 등만으로 선등록상표 1 등이 이 사건 등록상표의 출원시인 2003. 5. 12. 무렵에 저명성을 취득하였다고 보았다.

3. 그러나 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 선등록상표 1 등의 광고를 위해 지출한 비용이 2001년에 3,500만 원, 2002년에 4,200만 원에 불과하고 2003년에 비교적 많은 19억 3,500만 원을 지출하기는 하였으나, 이 사건 등록상표의 출원일인 2003. 5. 12. 이전에 얼마를 지출하였는지를 알 수 없어서 상표의 저명성 판단에 큰 영향을 미치는 광고실적이 높다고 할 수 없고, 선등록상표 1 등을 사용한 기간 또한 저명성을 인정하기에는 비교적 짧은 기간이어서 다른 특별한 사정을 발견할 수 없는 상황에서 선등록상표 1 등의 저명성을 선뜻 인정하기 어려울 뿐만 아니라, 선등록상표 1 등을 부착한 상품이 이 사건 등록상표의 출원일 이전까지 전체 화장품 시장에서 차지한 비중, 선등록상표 1 등을 부착한 상품의 종류와 생산량 등의 구체적인 사용실태 등을 알 수 있는 자료도 나와 있지 않다. 그럼에도 원심이 그 인정 사실만으로 선등록상표 1 등의 저명성을 인정한 것은 상표의 저명성 판단에 관한 법리를 오해하거나 심리를 미진하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 살펴볼 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.