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대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결

[거절결정(특)][미간행]

판시사항

의약의 용도발명에 관한 특허출원 명세서에 있어서 약리효과의 기재 정도

원고, 상고인

존 와이어쓰 앤드 브라더 리미티드 (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 홍동오외 1인)

피고, 피상고인

특허청장

주문

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

이유

상고이유를 살펴본다.

1. 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다 ( 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 , 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 의하면, 명칭을 ‘피페라진 유도체를 포함하는 인식장애 치료용 약제학적 조성물’로 하는 이 사건 출원발명은 약리기전이 명확하게 밝혀지지 아니한 것임에도 불구하고 명세서에 그 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였다고 할 수 없으므로, 원심이 그 판시와 같은 이유로 이 사건 출원발명은 그 화합물의 효과를 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 이해할 수 있도록 명확하게 기재한 것으로 인정할 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 의약의 용도발명에 있어서의 약리효과 기재요건에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 없다. 상고이유에서 인용하는 여러 판례는 상고이유가 주장하는 바와 그 취지를 달리하거나 이 사건과 사안이 다른 경우이어서 모두 상고 논지를 뒷받침하는 것으로 원용할 수 없는 것이다.

3. 한편, 이 사건 출원발명이 출원될 때 특허청에서 만들어 놓았던 산업부문별 심사기준은 특허청 내부의 사무처리지침에 불과하여 법적인 구속력이 없으므로 특허청 심사관이 그 기준과 달리 결정한 것이 신뢰보호의 원칙에 반한다고 할 수 없고, 상고이유에서 내세우는 판례는 앞서 본 바와 이 사건에서 인용할 수 있는 적절한 것이 못되므로 원심이 그 판례들과 다른 기준을 적용한 것이 평등의 원칙에 반하는 것이라고 할 수도 없다.

따라서 이를 내세우는 상고이유의 주장도 이유 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 강신욱(재판장) 고현철 양승태(주심) 김지형

심급 사건
-특허법원 2004.7.1.선고 2003허6562