등록상표와 선등록상표·서비스표들은 모두 ‘TOM’ 또는 ‘TOMS’라는 부분을 포함하고 있다는 공통점이 있기는 하나, 등록상표 출원일 이전에 커피 등과 동일·유사한 상품이나 서비스에 관하여 “TOM'S CABIN”, “Tom's ville”, “TOMCAT” 등 ‘TOM’ 또는 ‘TOM’S’를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 있었던 사정에 비추어, 등록상표 중에서 ‘TOM’ 또는 ‘TOMS’ 부분은 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않아, 등록상표에서 ‘TOMS’ 부분은 상표등록출원 시나 등록결정 시를 기준으로 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없고, ‘ROASTING CO.’ 부분은 ‘(커피 등을) 볶는 회사’의 의미를 가지고 있어 지정상품인 ‘커피’ 등과 관련하여 상품의 ‘생산방법 또는 가공방법’ 등을 나타내는 기술적 표장과 ‘회사’를 나타내는 보통명칭으로서 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없으므로, 선등록상표·서비스표들과 대비할 때 등록상표는 표장 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 할 것인데, 등록상표와 선등록상표·서비스표들은 비록 관념은 일부분이 서로 유사하더라도, 외관이 서로 확연히 구별되고 호칭도 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수 없어 등록상표는 선등록상표·서비스표들과 표장이 유사하다고 보기 어려우므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없다고 한 사례이다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 이 사건 등록상표

1) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일/ 소멸일: (등록번호 1 생략)/ 2014. 5. 20./ 2016. 4. 22./ 2017. 2. 21.

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 커피(Coffee), 볶은 커피콩(roasted coffee beans), 분말 커피콩(ground coffee beans), 인조커피(artificial coffee), 인스턴트 커피(instant coffee), 커피음료(coffee based beverages), 가공된 커피(processed coffee)

나. 선등록서비스표 1

1) 서비스표등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: (등록번호 2 생략)/ 1999. 12. 15./ 2001. 6. 27./ 2010. 8. 9.

2) 구성:

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제42류의 커피전문점경영업, 커피전문점체인업

4) 등록권리자: 주식회사 탐앤탐스

다. 선등록상표 2

1) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: (등록번호 3 생략)/ 2005. 1. 20./ 2006. 4. 28./ 2016. 3. 18.

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 커피, 코코아, 대용커피, 밀크커피, 밀크코코아, 초콜릿음료, 커피음료, 슈크림, 아이스캔디, 아이스크림, 쿠키, 크림빵, 각설탕, 맥아당, 샐러드드레싱, 프렌치드레싱, 과자용향미료(정유는 제외), 양념용 수프, 음료용 향미료(정유는 제외), 녹차, 홍차

4) 등록권리자: 주식회사 탐앤탐스

라. 선등록상표 3

1) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 4 생략)/ 2010. 12. 2./ 2013. 9. 30.

2) 구성:

3) 지정상품: 별지 1 기재와 같다.

4) 등록권리자: 주식회사 탐앤탐스

마. 선등록상표 4

1) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 5 생략)/ 2010. 12. 2./ 2013. 9. 30.

2) 구성:

3) 지정상품: 별지 2 기재와 같다.

4) 등록권리자: 주식회사 탐앤탐스

바. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 “이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제7조 제1항 제7호 에서 정한 바와 같이 타인의 선출원상표·서비스표들과 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사한 상표에 해당하여 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다.”라고 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2016당3174호 로 심리한 후, 2018. 4. 23. “이 사건 등록상표의 표장 중 ‘TOM’ 및 ‘TOMS’ 부분은 이 사건 등록상표의 출원 전에 그 부분을 포함하는 상표 또는 서비스표가 관련 지정상품 등에 관하여 다수 등록되어 있었던 사정에 비추어 식별력이 약하여 요부가 될 수 없다. 이 사건 등록상표와 선출원상표·서비스표들은 관념에 있어서는 일부분이 서로 유사하다 하더라도 그 외관에 있어서 서로 확연히 구별되고 호칭에 있어서도 표장 전체로서 인식되어 호칭되므로 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표·서비스표들은 서로 유사한 표장이라고 할 수 없다.”라는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1 내지 6호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표와 선등록상표·서비스표들은 모두 ‘TOMS’ 부분이 요부로서 분리관찰되고 식별력이 있으므로 그 표장이 서로 유사하고 지정상품 또한 유사하다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

나. 피고 주장의 요지

이 사건 등록상표의 출원 전에 ‘커피’ 관련 상품 또는 서비스를 지정상품 또는 서비스로 하여 ‘TOM’ 및 ‘TOMS’ 또는 ‘Tom’s’ 부분과 결합된 표장이 선등록상표·서비스표들을 제외하고도 다수 등록되어 있으므로 ‘TOM’ 및 ‘TOMS’는 식별력이 미약하여 각각의 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없다. 이 사건 등록상표와 선등록상표·서비스표들은 전체로서 관찰 및 인식되는 표장이므로 서로 유사하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표는 선등록·선사용상표들과의 관계에서 그 등록이 무효로 될 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다( 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다( 대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 , 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).

한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다( 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없는 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다( 대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결 , 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1843 판결 , 대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 이 사건 등록상표와 선등록상표·서비스표들의 구성

이 사건 등록상표는 “ ”와 같이 영문자 ‘TOMS’와 ‘ROASTING CO.’만으로 구성된 표장이다.

한편 선등록서비스표 1은 “ ”와 같이 영문자로만 구성된 표장이고, 선등록상표 2, 3, 4는 “ ”, “ ”와 같이 내부에 영문자 ‘T’를 포함한 초록색 도형과 그 외부에는 영문자 ‘TOM N TOMS’와 ‘COFFEE’ 또는 영문자 ‘TOM N TOMS’만을 포함한 갈색 원형도형으로 구성된 표장이다.

2) 이 사건 등록상표 중 각 구성 부분의 식별력 여부

가) 이 사건 등록상표와 선등록상표·서비스표들은 모두 ‘TOM’ 또는 ‘TOMS’라는 부분을 포함하고 있다는 공통점이 있기는 하다.

그런데 을 제2호증의 1 내지 21의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록상표 출원일 이전에 상품류 구분 제30류의 커피 등과 동일·유사한 상품이나 서비스에 관하여 별지 3 기재와 같이 “TOM'S CABIN”, “Tom’s ville”, “TOMCAT”, “TOMTOM”, “ ”, “Tom＆Paul”, “ ”, “TOM MORRIS”, “BYTOM”, “탐’s 비어”, “TOMDON”, “Tom's Table” 등 ‘TOM’ 또는 ‘TOM’S’를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 있었던 사실이 인정된다.

이와 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표 중에서 ‘TOM’ 또는 ‘TOMS’ 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않다. 따라서 이 사건 등록상표에서 위 ‘TOMS’ 부분은 그 상표등록출원 시나 등록결정 시를 기준으로 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없다.

나) 한편 이 사건 등록상표에서 영문자 ‘ROASTING CO.’ 부분은 ‘(커피 등을) 볶는 회사’의 의미를 가지고 있어 지정상품인 ‘커피’ 등과 관련하여 상품의 ‘생산방법 또는 가공방법’ 등을 나타내는 기술적 표장과 ‘회사’를 나타내는 보통명칭으로서 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없다.

3) 이 사건 등록상표와 선등록상표·서비스표들의 표장의 유사 여부

그렇다면 선등록상표·서비스표들과 대비할 때 이 사건 등록상표는 그 표장 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 할 것인데, 아래와 같은 사정들을 종합하면 이 사건 등록상표와 선등록상표·서비스표들은 비록 관념에 있어서는 일부분이 서로 유사하다 하더라도, 그 외관에 있어서 서로 확연히 구별되고 호칭에 있어서도 그 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수 없어 서로 유사한 표장이라 할 수 없다.

가) 외관

양 표장의 외관을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표 1은 구성문자의 내용과 형태에 차이가 있고, 선등록상표 2, 3, 4와는 도형의 형태 및 구성문자의 내용과 형태에 있어 차이가 있으므로 그 외관은 서로 다르다 할 것이다.

나) 관념

관념을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표의 ‘TOMS’는 미국식 이름인 ‘토마스(Thomas)’의 애칭 또는 ‘(각종 동물의) 수컷, 여자, 아가씨’ 등을 의미하는 ‘TOM’의 복수형이며, ‘ROASTING CO.’는 ‘(커피 등을) 볶는 회사’를 의미하여 전체적으로 ‘톰스의 (커피 등을) 볶는 회사’ 등의 관념을 가진다고 할 것이다. 선등록상표·서비스표들은 ‘톰 N 톰스 커피 또는 톰과 톰스의 커피’ 등의 관념을 가져, 양 표장에 공통적으로 포함되어 있는 ‘TOMS’라는 단어로 인하여 관념에 있어 일부 유사한 측면이 있다.

다) 호칭

호칭을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표는 표장 전체로 인식되어 호칭된다고 봄이 타당하므로 ‘톰스 로스팅 코’로 호칭된다. 반면, 선등록상표·서비스표들의 경우 전체적으로 그 음절수가 많지 아니하므로 ‘톰’ 또는 ‘톰스’로 분리되어 호칭되기보다는 표장 전체로 인식되어 ‘톰 앤 톰스’로 호칭된다고 봄이 타당하다.

4) 검토 결과의 정리

앞에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 선등록상표·서비스표들과 표장이 유사하다고 보기 어려우므로, 지정상품의 유사 여부 등에 대하여 더 나아가 살펴보지 않더라도 선등록상표·서비스표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이와 결론을 같이하여 이 사건 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에서 정한 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없다고 판단한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[[별 지 1] 선등록상표 3의 지정상품: 생략]

[[별 지 2] 선등록상표 4의 지정상품: 생략]

[[별 지 3] 생략]

판사 이규홍(재판장) 우성엽 이진희

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