[2] 출원상표 “ ”은 선등록상표 “ ”과 그 호칭이 유사하므로, 두 상표가 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 거래자나 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 한 사례

1. 원심은 지정상품을 ‘비타민제, 중추신경계용 약제 등’으로 하는 선등록상표 “ ”은 ‘엘레콤’으로 호칭될 것이고, 지정상품을 ‘비타민제, 중추신경계용 약제, 진통제 등’으로 하는 이 사건 출원상표 “ ”은 ‘엘로콤’, ‘엘로컴’, ‘에로콤’, 또는 ‘에로컴’ 등으로 호칭될 수 있을 것인데, 이 사건 출원상표의 지정상품은 모두 의약품으로서 약사 관계법령의 규정에 의하면 그 명칭이 한글로 표시되어야 하는 점, 국내 의약품 제조업체들이 의약품에 한글 명칭과 외국어 명칭을 함께 표기하거나 외국어 표장 및 한글음역 표장도 함께 출원·등록하는 경우가 많은 점, 원고가 한글 상표 “에로콤”을 별도로 출원·등록하여 현재 생산, 판매하고 있는 일부 의약품에 이 사건 출원상표와 함께 병기하고 있으며, 원고의 계열회사가 현재 시판되는 “에로콤” 연고의 변경 전 명칭으로 “에로신”과 “ELOCYN”을 각 상표로 출원·등록받아 사용한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품에는 “ ”뿐만이 아니라 “에로콤”도 함께 표기될 것으로 보이고 그 경우 거래자 및 일반수요자들은 상품에 표기된 한글 상표를 보고 이 사건 출원상표를 보통 ‘에로콤’으로 호칭할 것이므로, ‘에로콤’으로 호칭되는 이 사건 출원상표는 ‘엘레콤’으로 호칭되는 선등록상표와 그 청감이 달라 서로 유사한 상표로 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 상표의 유사 여부 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여야 할 것이되, 다만 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있을 것이나 ( 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 , 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조), 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 먼저 약사법 제50조 내지 제52조 , 약사법 시행규칙 제80조 는 의약품의 용기나 포장 등에 대한약전(대한약전)에 수재(수재)된 의약품의 경우 대한약전에 정하여진 명칭을, 기타 의약품은 일반명칭을 한글로 기재하되, 한글과 같은 크기의 한자 또는 외국어를 함께 기재할 수 있도록 규정하고 있을 뿐, 외국어 상표의 특정 한글음역을 그 지정상품에 항상 동일하게 표시하도록 규정하는 것은 아니어서, 위 규정들만으로 이 사건 출원상표의 모든 지정상품에 ‘에로콤’이라는 한글음역이 언제나 이 사건 출원상표와 함께 기재되어 사용된다고 단정할 수 없고, 또한 국내 의약품 제조업체들이 한글과 외국어로 된 상표를 각 출원·등록하여 의약품에 이를 함께 표기하는 경우가 많고, 원고 역시 이 사건 출원상표와 다른 별개의 한글 상표 “에로콤”을 출원·등록하여 이 사건 출원상표의 지정상품 중 일부 제품에 이 사건 출원상표와 함께 사용하고 있다거나 원고의 계열회사가 과거에 “ELOCYN”과 “에로신”으로 구성된 상표를 각 출원·등록받아 이 사건 출원상표의 지정상품 중 일부 제품에 이들을 함께 사용하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 이 사건 출원상표 자체가 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분에 의하여 실제로 ‘에로컴’이라는 특정한 발음으로만 널리 호칭·인식되고 있다고 볼 수 없다.

결국, 이 사건 출원상표는 우리나라의 거래자나 일반수요자의 자연스러운 발음에 따라 ‘엘로콤’, ‘엘로컴’, ‘에로콤’, ‘에로컴’ 등으로 호칭된다고 봄이 상당하고, 그 중 이 사건 출원상표가 ‘엘로콤’ 또는 ‘엘로컴’으로 호칭되는 경우에는 선등록상표와 그 호칭이 유사하므로, 양 상표는 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 거래자나 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보아야 할 것이다.

다. 그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 출원상표가 우리나라의 거래자나 일반수요자들에 의해 보통 ‘에로콤’으로만 호칭될 것이라고 섣불리 단정한 나머지 이 사건 출원상표가 선등록상표와 호칭이 서로 달라 양 상표가 서로 유사하지 않다고 판단하였는바, 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.