2. 소송 총비용은 신청인의 부담으로 한다.

3. 제1항중 원판결 취소를 명한 부분은 가집행할 수 있다.

피신청인이 그의 공장, 사무실 또는 그 이외의 장소에 보관하고 있거나 앞으로 보관하게 될 위와 같은 상표나 용기를 사용한 샴푸 제품에 대한 피신청인의 점유를 풀고 신청인이 위임하는 집달리에게 그 보관을 명한다.

집달리는 위 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

소송비용은 피신청인의 부담으로 한다라는 판결을 구하다.

피신청인은 첫째, 신청인으로 표시된 크레아롤 인코포레이티드가 우리나라 소송법상 당사자능력을 가진 법인이라고 볼 수 없으므로 이사건 신청은 부적법하다고 주장하나, 민사소송법 제47조 에 의하면 당사자능력에 관하여는 같은법에 규정이 없으면 민법 기타의 법률에 의하도록 되어 있고 섭외사법 제29조 에 의하면 상사회사의 당사자능력은 그 영업소 소재지법에 의하여 정한다고 규정되어 있는바 신청인 대리인이 제출한 법인국적 증명서의 기재내용 및 변론의 전취지에 의하면 신청인은 미합중국 델라웨어주 법에 따라 설립 되었고 미합중국내에 주 영업소를 설치한 법인으로서 물품의 제조, 판매 등을 영위하는 이른바 상사회사임을 인정할 수 있으므로 피신청인의 위 주장은 이유없고 둘째, 신청인은 외국법인으로서 국내에 주소 또는 영업소를 두지 아니한 자이며 조약 또는 이에 준하는 것에 별단의 정한 바도 없으므로 부정경쟁방지법 제5조 의 규정하는 바에 따라 같은법 제2조 소정의 부정경쟁행위의 중지를 청구할 수 없어 신청인의 이사건 신청은 부적법하다고 주장하나 가사 신청인이 피신청인 주장과 같이 국내에 주소 또는 영업소를 두지 아니한 법인이라 하더라도 신청인이 미합중국의 법인임은 위에서 인정한 바와 같고 대한민국과 미합중국간에 1957.10.7. 발효된 양국간의 우호통상 및 항해조약(조약 제40호) 제10조 1항에 의하면 일방체약국의 국민과 회사는 타방체약국의 영역내에서 특허권 상표, 영업용의 명칭, 영업용의 표호 및 모든 종류의 공업소유권에 관하여 내국민 대우와 최혜국민 대우를 받도록 되어 있으며 위와 같은 권리에는 상표의 등록여부를 불문하고 상표에 관한 일체의 권리 이외에 상표 등에 관련한 부정경쟁행위의 금지청구권 등도 포함된다 할 것이므로 피신청인의 위 주장도 이유없으며 셋째, 신청인이 우리나라 민사소송법상 당사자능력이 있고 피신청인이 샴푸제품에 사용하는 상표가 신청인의 상표와 같은 종류 또는 유사한 것이라 하더라도 신청인은 미국법인으로서 우리나라에서 아무런 영업활동을 하고 있지 아니하며 신청인의 영업상 이익이 침해될 염려가 없으므로 이사건 신청은 권리보호의 이익 내지 필요가 없는 것이라고 주장하나 신청인의 영업상의 이익이 침해될 우려가 있느냐의 여부는 피보전 권리의 존부나 보전의 필요성에 관한 문제에 불과하므로 피신청인의 위 셋째 주장은 이유없고 넷째, 평화유지공업주식회사는 회사정리법에 의한 정리회사이므로 소송추행권이 없는데 이사건 신청은 평화유지공업주식회사를 상대로 하여 제기되었으므로 부적법하다고 주장하므로 보건대, 신청인은 이사건 신청제기시에는 평화유지공업주식회사를 상대방으로 표시하였으나 그후 상대방의 표시를 같은 주식회사에서 소송추행권이 있는 사람인 정리회사 평화유지공업주식회사 관리인 김일국으로 정정하였음은 기록상 명백하고 이와 같은 당사자 표시정정은 적법하다고 보여지므로 피신청인의 위 넷째 주장도 이유없다.

(2) 나아가 본안의 피보전권에 관하여 판단한다.

(가) 먼저 신청인의 부정경쟁방지법에 기한 청구에 관하여 판단 하기로 한다.

신청인은 이사건 부정경쟁방지법에 기한 신청원인으로서 신청인은 미합중국내에 본사를 둔 전세계적으로 유명한 화장품 제조회사로 1970년대 초부터 액체성 모발세제인 샴푸를 생산하여 이를 별지 제1의 1,2 도면기재와 같은 용기에 넣고 이에 로마자로 "herbal essnce"라고 기재한 상표를 붙여 미국내는 물론 세계 각국에 이를 판매하여 왔으며 또 막대한 광고비를 들여 선전광고를 하여 미국 및 세계 각국에서 위 상표 및 용기가 신청인이 생산하는 상품의 상표 및 용기로 주지되어 있고 또 한국에서도 세계적으로 유명한 잡지인 리더스 다이제스트를 통하여 위 상품을 선전하였으며 1970년경부터는 주한미군의 군용 매점(P.X)이나 외국인전용 상품점에서 위 샴푸가 판매되었고 1974년과 1975년경에는 신청인과 소외 보령제약주식회사가 위 상품을 공동 생산하여 판매할 계획으로 선전광고를 만들어 일반 약국이나 병원 등에 배포한 바 있으며 신청인의 모 기업으로 한국에도 그 지점을 설치하고 있는 브리스톨, 마이어스(Bristor myers)회사를 통하여 한국에 위 상품을 수입한 바도 있어 신청인의 위 상표 및 용기는 한국내에서 신청인의 것임이 널리 인식되어 있음에도 불구하고 피신청인은 1977.10.경부터 신청인의 아무런 승낙없이 신청인의 위 상품과 같은 액체성 모발세제인 샴푸를 생산하여 이를 신청인의 위 상품용기와 똑같은 별지 제2의 1,2 도면기재와 같은 용기에 넣고 이에 신청인의 위 상표와 같은 "herbal essence" 또는 허발(Herbal)이란 상표를 붙여서 판매함으로써 신청인의 상품과 혼동을 일으키는 행위를 하고 있음으로 이의 금지를 위하여 이사건 신청에 이르렀다고 주장하므로 살피건대, 상품의 사진임에 다툼이 없는 소갑 제1호증의 1,2, 같은 소갑 제2호증의 1,2(각 사진), 성립에 다툼이 없는 갑 제27호증의 1,2(각 증인신문조서)의 각 기재내용 일부와 원심증인 청구의 증언 일부에 변론의 전취지를 종합하면 피신청인이 신청인의 샴푸제품 용기와 같은 용기를 사용하고 이에 "herbal essence" 또는 "허발샴푸"라는 상표를 붙여 샴푸를 제조하여 판매한 사실은 인정이 된다.

그러나 부정경쟁방지법은 상표나 실용신안권 등이 등록되어 있지 않더라도 부정경쟁행위 그 자체에 착안하여 상표를 포함한 일정의 상품표시가 주지성을 획득하여 현실로 특정상품의 유통과정이 독점화 되어 있는 상태에서 불공정한 행위에 의하여 경업질서를 파괴하는 부정한 활동을 규제하고 공정한 경업질서를 유지함과 동시에 독점상태를 유지하고 있는 자를 보호함을 목적으로 하고 있다고 할 것이므로 신청인이 같은법 제2조 1호 에 의하여 부정경쟁행위의 중지를 청구함에 있어서는 신청인이 과거나 현재 우리나라에서 영업 활동을 하였거나 하고 있어서 신청인의 위 상품이 주지되어 있고 그 영업이익이 침해될 우려가 있어야 된다고 할 것인바 신청인 제출의 각 소명자료에 의하면 신청인의 영업활동에 관한 위 각 주장 사실은 일응 인정이 되지만 주한미군의 군용 매점이나 외국인전용 상품점에서의 신청인이 제조한 위 상품판매 행위 및 이의 한국내 유출은 한국내에 거주하는 외국인만을 상대로 하는 영업이거나 그 상품의 한국내 유출이 법으로 금지된 것이어서 한국내에서의 신청인의 정당한 영업활동이라고 볼 수 없고 또 위 소명자료에 의하면 그 이외의 위 상품 일부 수입도 극히 소량이거나 외국인전용 상품점에서의 판매를 위한 것이며 리더스 다이제스트의 광고는 영어로 된 것이어서 일반적으로 널리 알려질 수 없는 것이고 위 보령제약주식회사와의 합작생산계획도 추진되다 중간에 와해된 것이며 그 선전광고도 극히 미미한 것임을 인정할 수 있을 뿐더러 당원의 상공부 및 보건사회부에 대한 사실조회결과와 변론의 전취지에 의하면 세제인 샴푸제품은 우리나라에서 예전부터 1979년 초까지 수입이 금지되어 있다가 상공부 고시가 개정됨으로써 1979년 상반기에 자동승인 품목으로 되었으나 1979.7.20. 보건사회부 고시 제42호로서 샴푸가 특수화장품으로 지정됨으로써 동일부터 다시 수입이 금지된 사실을 인정할 수 있으니 전단 인정사실만 가지고서는 신청인이 과거나 현재 우리나라에서 샴푸제품에 관하여 실질적인 영업활동을 하여 위 상품이 주지되어 있고 그 영업이익이 침해되었다고는 보기 어렵고 달리 이를 인정할만한 자료가 없으므로 이와 같은 점을 전제로 하여 부정경쟁행위의 중지를 구하는 신청인의 위 신청원인은 더 나아가 판단할 필요없이 이유없다.

(나) 다음 신청인의 상표권에 기한 청구에 관하여 판단한다.

성립에 다툼이 없는 소갑 10호증(상표등록 원부)의 기재내용에 의하면 신청인은 1975.12.26 한글로 된 "허벌 에센스"상표를 상표법시행령 별표 1 상품구분의 제12류 항료훈료와 다른 류에 속하지 않는 화장품을 지정상품으로 하여 한국 특허청에 등록한 사실을 인정할수 있고 피신청인이 그가 제조하는 샴푸제품에 "herbal essence"라는 상표를 사용하고 있음은 전단인정과 같다. 그렇다면 신청인의 등록상표가 한글로 되어 있고 피신청인이 사용하는 상표는 로마자로 표기되어 있어 그 외관에서 서로 상이하기는 하나 위 양상표는 그 관념과 호칭이 동일하여 전제적으로 볼 때는 유사상표라고 할 것이므로 특별한 사정이 없는 한 신청인은 위 상표권에 기하여 피신청인에게 "herbal essence"로 표시되는 상표의 사용금지를 청구할 수 있다 할 것이다.

그런데 이에 대하여 피신청인은 첫째, 상표법 제45조 1항 3조 에 의하면 정당한 이유없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니하였을 때에는 그 상표등록을 취소하여야 한다고 규정되어 있는데 신청인은 위 상표를 1975.12.26. 등록한 이래 4년이 경과한 현재까지도 이를 지정상품에 사용한 바 없으므로 위 상표등록은 취소될 운명에 있어 신청인은 위 상표권을 행사할 수 없다는 취지의 주장을 하나, 위 인정사실 및 변론의 전취지에 의하면 신청인의 샴푸제품은 우리나라 정부의 수입금지조치로 인하여 수입을 할 수 없었던 관계로 부득이 하여 그 등록상표가 국내 일반시장에서 정상적으로 사용치 못한 사실을 인정할 수 있고 이와 같은 경우는 불가항력에 기인하는 것이라 할 것이므로 신청인의 등록상표 불사용은 같은법 제45조 1항 3호 의 정당한 이유가 있는 때에 해당되어 신청인의 위 등록상표는 그 불사용을 이유로 취소할 수 없다 할 것이니 피신청인의 위 첫째 주장은 이유없고 둘째, 피신청인은 1977.12.14. 특허청 상표등록 제51604호로서 로마문자로 된 "HERBAL"과 한글로 표시된 "허발"의 연합상표를 상표법 제11조 1항 , 같은법시행령 제5조 1항 에 의하여 같은법시행령 별표 1 상품구분의 13류 비누와 세제에 속하는 화장비누, 세탁비누, 가루비누, 샴푸, 세액을 지정상품으로 하여 특허청에 등록하였고 피신청인은 같은 13류의 상품을 제조 판매하고 있으므로 같은법시행령 별표 1 상품구분의 12류 화장품을 지정상품으로 한 신청인의 상표권은 피신청인이 제조 판매하는 모발세제 샴푸에 대하여 까지 그 권리범위가 미치는 것이 아니며 또 일단 등록된 피신청인의 상표등록의 효력은 특허청의 무효심판에 의한 형성적 행정처분이 내려지기 전에는 법원은 설사 무효원인이 있는 상표라 하더라도 이를 유효한 것으로 취급하지 아니하면 아니되고 신청인의 전단인정과 같은 상표의 사용은 위 등록상표권을 실행하는 것이니 신청인의 위 등록상표권에 기한 청구는 부당하다고 주장하나 상표법시행령의 상품류 별표는 상표등록사무의 편의를 위한 것으로서 같은 종류의 상품을 법정한 것이 아니므로 상품의 동종 여부는 그 상품의 품질, 형상, 용도, 거래의 실정 등에 비추어 거래의 통념에 따라 이를 결정하여야 할 것인데 신청인과 피신청인이 각 생산하여 이 사건에서 문제가 되고 있는 상품은 전부 액체성 모발세제인 샴푸임은 전단에서 인정한 바와 같아 이들이 동 종의 상품인이 분명하므로 피신청인의 위 전단부 주장은 이유없고, 다음 피신청인의 위 후단부주장 즉 일단 등록된 상표는 취소나 무효사유가 있더라도 당연무효라고는 할 수 없고 무효심판 등에 의하여 그 등록의 무효가 확정될 때까지는 그 상표권은 유효하여 그 상표권자는 그 상표를 사용할 수 있다는 점은 인정이 된다.

그러나 전단 인정사실에 의하면 피신청인이 등록한 상표는 로마자로 된 "HERBAL"과 한글로 된 "허발"임을 인정할 수 있는바 이 연합상표는 신청인이 피신청인에게 그 사용을 금지하고 있는 로마자로 표기된 "herbal essence"와는 그 외관 및 호칭에 있어 절반정도가 상이하고 관념에 있어서는 전혀 상이하여 전체적으로 보아 같은 상표라고 할 수 없으므로 피신청인은 피신청인이 권리자로 된 위 등록상표권에 기하여 "herbal essence"로 표시되는 상표까지도 사용할 수 있다고는 할 수 없으니 피신청인의 위 둘째 후단부 주장도 이유없다.

따라서 신청인은 위 등록된 상표권에 기하여 피신청인에게 "HERBAL"또는 "허발"로 표시된 상표의 사용과 청구취지란 기재와 같은 용기의 사용금지를 청구할 수는 없으나 적어도 피신청인이 제조하여 판매하는 샴푸 제품에 "herbal essence"라는 상표를 사용하지 못하도록 청구할 권리는 있다 할 것이다.

(3) 그러나 나아가 이 사건의 보전의 필요성에 관하여 보건대, 신청인은 이사건 보전의 필요성으로 전단 (2)의 (가)항 기재와 같이 신청인은 "herbal essence"로 표시되는 상표 및 청구취지란 기재와 같은 용기를 사용하여 샴푸를 만들어 한국에서 영업활동을 하고 있고 앞으로 한국의 럭키주식회사와 계약을 하여 위와 같은 샴푸제품을 한국에 수출하려 하고 있으므로 피신청인이 청구취지 기재와 같은 상표 및 용기를 사용하여 샴푸제품을 제조 판매하는 것을 본안에 대한 판결 이전에 시급히 중지시켜야 할 필요성이 있다고 주장하나 신청인의 전단 (2)의 (가)항 기재와 같은 우리나라에서의 샴푸제품 판매행위가 우리나라에서의 실질적인 영업활동이라고 볼 수 없다 함은 이미 위에서 설시한 바와 같아 신청인이 위 상표를 등록한 1975.12.26. 이후 현재까지 우리나라에서 위 상표를 지정상품에 대하여 실제 사용하여 영업활동을 하였다고 볼 수 없고 또 당원의 상공부 및 보건사회부에 대한 사실조회결과 및 변론의 전취지에 의하면 샴푸제품은 수입금지품이었다가 1979년 상반기에 잠시 수입이 허가되었으나 세제인 샴푸가 보건사회부 고시에 의하여 특수화장품으로 지정되어 1979.7.20.부터 다시 수입이 금지된 사실을 인정할 수 있어 신청인이 제조한 샴푸가 우리나라에 수입되어 판매되고 있다거나 앞으로 판매될 전망이 있다고 할 수 없으므로 본안판결 이전에 시급히 가처분으로 피신청인의 위와 같은 샴푸제품의 제조, 판매를 금지하여야 할 보전의 필요성이 있다고 할 수 없다.

(4) 결론

그렇다면 신청인의 이사건 신청은 이유없어 기각할 것인바 이와 일부 결론을 달리하는 원판결은 부당하므로 피신청인의 항소를 받아들여 원판결중 피신청인의 패소부분을 취소하여 이 부분에 해당하는 신청인의 이사건 신청을 기각하고 소송 총비용은 패소자인 신청인의 부담으로 하며 원판결 취소를 명한 부분은 가집행할 수 있음을 선고하기로 하여 주문과 같이 판결한다.